アメリカで特許権者が特許訴訟を起こす場合、裁判地(venue)をある程度選ぶことができます。当然、特許権者としては自分に有利な裁判地で戦いたいと思うので、そこで裁判地は比較されるようになります。特許訴訟を喜んで受け入れる裁判地は少ないですが、それでも積極的に「誘致」しているところもあり、その１つがWest Texasです。

言葉の選択は、米国特許の質に大きな影響を及ぼします。特に、明細書や審査中に使用される言葉に関しては慎重になるべきでしょう。厄介なのが、例えば日本では無害な表現であっても、アメリカでは、クレームの範囲を不用意に限定するような表現もあります。今回は判例を通していくつか例を見てみましょう。

特許侵害訴訟の損害賠償の算出に関して、理由と証拠が明確でなかったため、複数の特許に均等に損害割合を配分した損害賠償専門家の証言を地裁が排除しました。特許の価値は平等ではありません。また、保有している特許が必ずしも使用されている特許ではないことを理解し、信頼できる既存の方法を用いて損害賠償の算出を行う必要があります。

トレードドレス（trade dress）の有効性を判断する際、Louboutinの機能性テストを適用し、商標で保護されている対象に機能性があるかを分析するべきです。トレードドレスは機能性があると判断された場合、商標の保護が受けられないので、トレードドレスが関わる訴訟における重要なポイントになります。

低コストを強調している商標出願サイトは検索すればたくさん出てきますが、今回のようにすべてがウソで偽物の商標登録証書を発行するところもあるので気をつけましょう。ブランドオーナーとしては、そのような悪質なサイトを避け、なるべく商標を専門に取り扱う専門家に依頼することをおすすめします。

競合他社を相手に特許訴訟を行う場合、自社の事業の根幹に関わるような重要な情報や書類を「Attorney’s Eyes Only」にすることがあります。今回の判例では、必ずしも営業秘密でない関連文章が「Attorney’s Eyes Only」に該当すると認められたので、どのような情報や書類が「Attorney’s Eyes Only」に該当するかを知るのに参考になります。

プログラムが開始されたときに説明しましたが、アメリカで審判（ex parte appeal）を検討しているのであれば、Fast-Track Appeals Pilot Programを活用してみるのはどうでしょうか？最近リリースされたUSPTOの統計によると審判の期間が劇的に短くなっているので、今年７月までですが活用する価値がありそうです。

みなさんが務めている企業はランクインしましたか？ランキングがすべてでは無いですが、知財を重んじる企業体として認識されるのは悪いことではないですよね。今後も知財はより重要になり企業の価値のより多くの部分を占めることになるので、積極的に知財に投資するべきだと私は考えています。

IDSで提出された文献はIPRの実施を決める上で、審査中に引用されていなくても特許庁に以前提出された同一又は実質的に同一の技術に該当します。そのため、そのような文献をベースにした主張をIPRで行う場合、特許庁が特許性について重大な形で間違っていたことを申立人が証明する必要があり、IPRの開始が非常に困難になります。