Category: 契約

人工知能（AI）モデルは、産業や職場を変革しています。AIモデルをゼロから作成する企業はほとんどありませんが、ほとんどの企業は他社からAIモデルのライセンスを受けることになるでしょう。こうしたライセンスの交渉には、AIライセンスのリスクと価値をよく理解することが必要です。

M&A取引における知的財産（「IP」）の重要性は、IP、テクノロジー、データがビジネスの評価において重要な要素となっていることから、ますます高まっています。ターゲット企業のIPの強さと執行可能性は、取引の経済的価値と取引の成功の核心となります。しかしながら、IP資産は、そのユニークな特性により、M&A取引においてユニークな課題を提起しています。そこで今回は M&A取引におけるIPの考慮事項として5つのポイントを取り上げてみました。

2022年のIPカンファレンス、ウェビナー、シンポジウムでは、SEPとFRANDに関する話題が大半を占めました。多くのパネルディスカッションでは2021年と同様の問題が取り上げられましたが、2022年の会話はほとんどがSEPの対象となる標準が実装された業界（例：スマートフォン、5Gライセンス、自動車、エネルギー、家電、IoT）に関連するものでした。このトピックが進化を続ける中、これらの進行中の議論から得られる重要なポイントを検証してみたいと思います。

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、特許期間調整（patent term adjustment, PTA）に関する米国特許商標庁（PTO）の決定を支持し、出願人が許可通知後(notice of allowance)に補正書を提出し、補正書を取り下げるか提出を棄権すればより早く審査を完了できた場合、特許期間から日数を差し引くことが適切であると判断しました。

ソフトウェアのライセンス付与においては、１）ライセンス付与の受領者を定義、ライセンス付与の非独占的、譲渡不能、サブライセンスの不能、および期間限定の性質に言及すること、また、２）ライセンス付与に含まれる権利のうち、1976年著作権法には含まれないものを定義すること、３）リバースエンジニアリングおよび二次的著作物の作成に関する明示的な制限を含むこと、がポイントになってきます。以下が詳しい解説です。

知財のライセンスにおいて「取り消し不能な」（irrevocable）ライセンスが結ばれることがあります。しかし、これはライセンサーの一方的な行為によってライセンスが「取り消し不能」であることを意味するもので、ライセンスの当事者（ライセンシーとライセンサー）同士の合意があれば終了できることがCAFCの判決により明確になりました。

多くの企業は、知的財産が投資と保護に値する貴重な資産であることを認識していますが、所有している知的財産の範囲やその活用方法についてあまりに狭く考えすぎて、自社のポートフォリオの可能性を制限している場合が少なくありません。しかし、企業内弁護士は、自社のIPを特定し、保護し、最大限に収益化する計画の策定と実施を支援することで、この作業において重要な指導的役割を果たすことができます。

特許・技術の有効活用の一環としてライセンスは有効的な手段ですが、契約書がうまく書かれていないと、大きなリスクになる可能性があります。特に曖昧さがあったり一貫性にかけていたり、定義が曖昧である場合などは長期的に見て不安材料になってしまうので、特にアメリカの組織とのライセンスを行う場合は経験豊かな弁護士さんと十分協議した上で、ライセンスを行うことが大事になってきます。

ライセンス契約において “For clarity,” などの言葉を用いて条項の補足説明を行うことがよくあります。しかし、そのような「明確化」が意図しない解釈を生む危険性もあります。今回は、許諾条項に「ライセンス期間中に行われたライセンス活動はそのライセンス期間終了後も存続する」という明確化がなされていました。しかし、この条項の解釈が問題になり、裁判で争われることになってしまいました。