SEP交渉における訴訟禁止命令を求める戦略とその適用条件の難しさ

標準必須特許(SEP)の実施者は、訴訟禁止命令(ASI)を求めるという戦略を含め、SEP所有者との特許ライセンシング交渉をおこなっています。しかしASIはアメリカでは認められにくく、今回ノースカロライナ州東部地区(EDNC)のTerrance Boyle 判事によって全面的に却下され、再び脚光を浴びています。

Ericsson v. Lenovoにおいて、Boyle判事は、Ericssonが外国の訴訟で獲得したSEPの差止命令の執行を阻止することを求めるASIを要求するLenovoの申し立てを却下しました。Boyle判事は、ASIの非凡な性質と、ASIを行う前に裁判所が行わなければならない複数の調査を強調しただけでなく、SEP料金(第三者決定機関によって設定された料金であっても)の受け入れを拒否することによって、さらなる効率的な侵害の可能性を残すことを主張する実施者には、ASIを取得するチャンスがないことを示しました。

訴訟禁止命令(ASI)とは?

訴訟禁止命令(Anti-Suit Injunctions、ASI)とは、個人や団体が他の司法管轄区や裁判所において訴訟を開始したり、継続したりすることを防止する司法命令です。ASIは通常、異なる司法管轄区における相反する判決を防ぐため、または法的手続きの重複を避けるために採用されます。ASI は、紛争が複数の法制度にまたがる可能性があり、結果に一貫性がないおそれが ある国際訴訟や仲裁において特に多く見られます。差止命令は、紛争解決を一つの場に集中させることにより、司法手続きの効率性と完全性を維持することを目的としています。

今回のケースの背景

ここではEricssonとLenovoの紛争に関する背景を説明します。

EricssonとLenovoの両社は、5G携帯電話規格に組み込まれたSEPを所有しています。EricssonとLenovoは、5Gの開発と標準作成を監督する欧州電気通信標準化機構(ETSI)の会員要件に従い、公正、合理的、かつ非差別的(FRAND)な条件でSEPのライセンスを提供することが求められています。しかし、長年にわたる交渉の末、EricssonとLenovoはライセンス条件に合意することができませんでした。2023年末、EricssonはLenovoに対し、米国、英国、ブラジル、コロンビアなど世界各地で特許侵害訴訟を起こしました。Ericssonは、ノースカロライナ州東部地区(Lenovoの米国子会社の所在地)に提出した米国での訴状で、Ericssonの最新の提示である1台当たり1%のロイヤルティ(上限4ドル)をFRANDと宣言するよう裁判所に求めました。Ericssonはまた、Ericssonの提示がFRANDでないと裁判所が判断した場合のグローバルFRANDレートを決定するよう裁判所に要請しました。

Ericssonが複数の法域で訴訟を開始した直後、コロンビアとブラジルの裁判所はLenovoに対し、EricssonのSEPに基づく5G製品の販売を差し止めました。Lenovoは、南米の差止命令はETSIのFRAND義務に反すると考え、米国の裁判所に訴訟禁止命令を求め、Ericssonによる外国の差止命令の執行を阻止するよう求めました。Lenovoは、米国での訴訟が解決すればグローバルライセンスが得られるため、米国での訴訟が解決すればコロンビアとブラジルの訴訟も解決するという主張に基づいてこのような請求をしました。

今回の状況下でASIは不適切

アメリカの訴訟において、Boyle裁判官はASIを却下しました。

まず判事は、SEPs/FRANDとASIを取得するためのテストの両方について背景を提供しました。Boyle判事は、他の要件の中でも、ASIを要求する当事者は、裁判所に対する訴訟の解決が、差止対象となる外国の行為を決定的にするものであることを示さなければならないことを正しく強調しました。そして、その条件を満たした場合にのみ、裁判所は本案においてASIが適切かどうかの評価に進むことができるとしました。

ここで、Boyle判事はASI分析の1つ目のステップに注目しました。

Lenovoの主張を退け、FRANDレートを決定することはブラジルとコロンビアの訴訟の決定的なものではないと判断しました。Lenovoは、裁判所が設定したFRANDレートを受け入れると主張しましたが、Boyle判事がEricssonの当初の提示がFRANDであると同意した場合、LenovoはEricssonが提示したFRANDレートを受け入れることに同意しませんでした。言い換えれば、Lenovoは、裁判所が独自に設定したレートを受け入れることに同意しただけであり、裁判所がEricssonの提示済みのレートを採用した場合の結果を受け入れることには同意していなかったということです。行間を読むと、LenovoがBoyle判事のFRANDレートを受け入れるのは、Ericssonからすでに提示されているレートよりも低い場合のみということになります。

裁判所は、Ericssonの提示がFRANDであることに裁判所が同意した場合、Lenovoは次の3つのうちの1つを行うことができると説明しました:(1)それを受け入れる、(2)それを拒否してSEPを実施しない、(3)それを拒否してとにかくSEPを実施する。もちろん、裁判所が挙げていない第4の選択肢もあります:LenovoがEricssonのレート(または裁判所が設定した別のレート)に不満であれば、PanOptis事件でAppleが英国で脅したように、Lenovoは米国の5G市場を放棄することができます。

最終的に、Lenovoは、自らが望まないライセンシングの結果を回避するためのオプションを持っておき、それを最大化しようとしたため、Boyle判事は、「裁判所は、根本的な契約問題を解決することで、LenovoとEricssonのいずれかが、ブラジルおよびコロンビアの訴訟の核心である特許侵害の主張を解決するグローバルなライセンシング契約を締結せざるを得なくなるとは説得されない」と結論づけました。

要点

今回のケースは、ETSI SEPの実施者が電気通信分野でSEP所有者への支払いを回避する方法を模索し続けている一例に過ぎません。過去にもSEPの実施者は、米国で繰り返し訴訟差止命令を得ようとしていますが、裁判所は繰り返しこれを却下しています。今回のBoyle判事の判決は、実施者が行ったとされる約束を見過ごし、語られなかったことに光を当てており、示唆に富んでいます。Lenovoは、裁判所からのどのような結果も受け入れるとは言っておらず、受け入れられると判断した特定の結果のみを受け入れようとしていたのです。

この事件におけるBoyle判事の結論は、このような実施者の強硬な態度、つまり、オプションを持ちつつ交渉するという態度が、米国の裁判所からそのありのままの姿を見られるようになることを強調しています。FRAND特許クレームに関わる紛争でASIを取得するためには、侵害者はおそらく、FRAND条件が決定される前に、FRAND条件を受け入れる拘束力のある合意を締結しなければならないでしょう。仮に実施者がこの顕著な措置を取ったとしても、ASIが実行可能かどうかはまだ明らかではありません。

いずれにせよ、特許侵害者が実際にそのような合意を結ぶ可能性は限りなく低く、FRAND率の支払い義務を回避するためだけに巨大な米国市場を放棄しなければならないかもしれないことを考えると、ASIは実施者にとって戦略の1つとしてあり続けるでしょう。

参考記事:Another Implementer Hold Out Door Closes: The Death of the Anti-Suit Injunction? | Mintz

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