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アメリカ知財まとめ記事

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再審査

2018年6月のIPRとCBM の統計データ

6月PTABは44件のIPRとCBMのFinal Written Decisions(最終判決)を下しました。この数字には、CAFCからの差し戻しも含みます。争われたクレームの内425 クレーム(66.51%)を取り消し、213 クレーム(33.33%)の取り消しを却下。特許権者が補正やdisclaimerを行い1クレーム(0.16%)が生き残りました。いままでの争われたクレームの累計取り消し確立は、約75%です。

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partnership
再審査

特許庁で部署が新設され、PTAB Chefがアドバイザーとして就任

2018年8月14日、特許庁長官のAndrei Iancu氏は、Patent Trial and Appeal Board ( PTAB ) のchief judgeであるDavid Ruschke判事が、その職を離れ、特許庁で新設された部署の責任者になることを発表しました。Ruschke氏は、新設されたOffice of the Commissioner for Patentsで、アドバイザーとして業務を行います。

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change-sign
再審査

PTABが6年ぶりにガイドラインを更新、特許権者有利に

米国特許庁は、2018年8月13日にTrial Practice Guideを更新しました。このガイドラインは2012年にAIAに伴い作成され、6年たった今年、初めて更新されました。この更新による実務上の変更は大きく、変更は全体的に特許権者に有利なものになりました。このような特許権者に有利な変更が今後どのようにIPR等の結果に影響してくるのか今後も継続してモニターする必要があります。

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商標

特許庁による偽物標本の取り締まり

特許庁は、2018年3月、商標出願に関わる不正標本の取り締まりのためにパイロットプログラムを発表しました。このプログラムでは、一般の人がグラフィックソフトウェア等で編集された標本や偽造された標本を専用メールアドレスに報告することができます。アメリカでは、中国から大量の商標出願があり、その多くが基準を満たしていなかったり、違法性のあるもので、特許庁は対策に迫られていました。ルールの変更等も視野に入れていますが、今回の取り組みは、いつ終わるかわからないパイロットプログラムですが、すでに運用されていて、誰でも簡単に偽物標本を報告することができます。

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marketing research
訴訟

$140Mの賠償金が “Entire Market Value” ルールの不適用で覆される

特許訴訟において、適切なロイアルティ(reasonable royalty)による損害賠償を計算することは難しいです。特に、適切なロイアルティレートの算定は大きな争点になり、また近年の CAFC の判例では、特許権者にとって有利な“entire market value”ルールの適用に制限をかける傾向があります。今回のPower Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor International, Inc.もCAFCが“entire market value”ルールの適用に制限をかけた一例です。

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再審査

重複する先行例文献ではIPR始まらない

PTAB における IPR で特許を無効にするには、35 U.S.C. 311(b)に基づいた進歩性か自明性に関する先行例文献を提出する必要があります。しかし、申立人はどのような先行例文献を選んで IPR を申請するかに最新の注意を払わなければいけません。 Estoppel を回避するために関連する先行例文献をすべて提出するのはもちろんですが、提出文献の内容にも注意を払わなければいけません。

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再審査

裁判官直伝の実務アドバイス(口頭弁論編)

IPR などの PTAB での手続きで口頭弁論がある場合、当事者として口頭弁論を聞くことがあると思います。しかし、このような判事の評価ポイントを知らないと、口頭弁論を聞いても、判事の印象を正確に判断できません。ここでは口頭弁論における印象を正確に把握するための5つのポイントを紹介します。

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speech-presentation
再審査

裁判官直伝の実務アドバイス(書類作成編)

日本の知財訴訟担当者が実際にアメリカの IPR で提出するBriefやMotionを書くことはありませんが、アメリカの弁護士が作成した書類をレビューすることは多々あると思います。そのようなときに自社に対して有利に進むよう、実際に PTAB において判決を下す行政判事の立場になってレビューし、現地の担当弁護士にフィードバックをすることが大切になってきます。

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vision
その他

あなたの会社の知財価値はいくら?

知的財産は、製品やサービスの保護、模倣品対策、収入や市場の拡大に仕えますが、あなたの会社はどのような知財を持っていて、どれくらいの価値があるかを知っていますか?今回は、知財価値を査定する方法を簡単に解説します。

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