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PTOがガイドラインを発行: 出願人が認めた先行技術はIPRの基礎にはならない

明細書内の背景の説明などで出願人が特定の事柄を先行技術として認めることがあります。今回のガイドラインでそれ自体はIPRにおける特許のチャレンジのベースにはならないことは明確になったのですが、自明性の主張の際に、出願人が認めた先行技術が特許権者に不利な形で活用される場合があるので、出願時に先行技術についての説明は必要最低限にとどめるべきでしょう。

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2020年度の第3期までのPTAB統計

2019年10月1日~2020年6月30日のポストグラントチャレンジのInstitution率は、前年度の63%に対し、56%となっています(Institutionされたもの478件、却下されたもの376件)。特許庁は10月から年度が始まり、今年度の統計データは第三期まで出ていますが、今後Institution率がどう変わっていくかは注視していきたいポイントです。

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PTABの裁判費用が10月に25%値上げ

今回の料金改定でAIA裁判費用は大幅に上がり、新プロハック(Pro Hac)費用が導入されたことにより、IPRやPGRがより裁判所における訴訟に似た性質の手続きになりました。

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PTABは二段階の自明性分析を省略することはできない

自明性分析にはクレーム解釈をしてから自明性の主張の分析を行います。このように二段階のステップで分析が行われるのですが、今回の判例ではPTABが第二ステップを省略されてしまったという珍しい事件が起こりました。

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自明性分析で認められる「常識」とは?

常識は先行例文献を示さなくても先行例文献に欠けている要素は自明だと主張できる便利な理由ですが、「常識」が適用されるかはケースバイケースなので、「常識」をベースにした主張には注意が必要です。

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PTABが原告に代わって参加当事者が修正に反対することを認める

IPRが頻繁に活用されていく中、当初の想定を超えた問題が起こるようにもなりました。今回の判例は、複数の申立人がいて競合関係だった場合、一方だけに都合が悪いクレーム補正がされそうになった状況で、一部の申立人の異議は認められるのかという問題に言及しています。

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新事実で否定されていたIPRが開始される

1回目のIPRは却下されてしまいましたが、新事実の影響で、2回目のIPRが開始されるという面白いことが起こりました。IPRの開始は特許訴訟における重要なポイントなので、この判例は注目したいところです。