Category: 再審査

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内在性による新規性否定を示す限界は?開示例の数はどう影響するのか?

米国連邦巡回控訴裁判所は、957の塩のクラスを開示する先行技術は、当業者がクラス内の全ての塩を「一度に想定」することはできないため、クラス内の塩に対するクレームを本質的に予見することはできないとした特許審判部(PTAB)の決定を支持しました。内在性による新規性否定(Inherent Anticipation)に関しては明確な基準は示されていませんが、開示内容が広範囲に及ぶような場合、内在性による新規性否定を示すには発明内容に関する具体的な教えが開示されている必要があると考えることができるでしょう。

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一度意図的に放棄した権利範囲は再発行でも戻ってこない

再発行は出願中に生じた「誤り」を直すことができるため便利に見えますが、制限が多いため使いづらいのが実態です。また、特に、特許権者が審査中に意図的に放棄した主題は再捕捉(recapture)ルールというものが適用され、再発行でも取り戻せないので、審査中のOAに対するクレーム補正や主張には十分気をつけるようにしてください。

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IPRにおける専門家は最低でも定義された当事者を満たす必要がある

自明性について意見を述べる専門家は、少なくとも通常の当事者(person of ordinary skill in the art (“POSA”))の定義を満たさなければならないことが、当事者間審査(IPR)の決定で示されました。また、専門家の証言は文献を組み合わせる動機を示す独立したものであるべきで、結論めいた発言ではなく、証拠によって裏付けられる必要があります。

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先行技術における記載の誤りは自明性を裏付けるのか?

いままでの判例では先行技術における記載の明らかな誤りは無効開示になりませんでしたが、今回の LG Electronics v. ImmerVisionにおけるCAFCの判決はこの問題を再検討するものです。特に、この判例では、個別案件ごとの事実において、何が先行技術における「明白な」誤りなのかを判断するプロセスに関して説明しているものの、それと同時に、その判断の難しさを露呈しています。

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Fintiv要素に関する新しい暫定ガイダンス

PTABにおける特許無効手続きと関連する訴訟が並行して行われている場合、PTABが特許無効手続きを開始するか否かはFintive要素によりPTABの裁量権で考慮されています。今回、特許庁からその裁量権に関するガイドラインが示されたことで、この裁量権の範囲が明確になり、PTABができること・できないことが明確になりました。

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IPRを含むPTAB手続きに関する法案が提出される

6月16日、Tillis、Leahy、Cornynの各上院議員は、”Patent Trial and Appeal Board Reform Act of 2022 “を提出しました。この法案が可決されると、IPRまたはPGR手続を開始するかどうかを決定する際にPTABが裁量の行使が修正され、長官が必要となり、禁反言が主張されるかもしれないと考える当事者も控訴権に関する規定が追加されるなどの変更がなされる予定です。

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PTABにおける決定の一貫性向上を目指した回覧プロセスが始まる

2022年5月26日、特許庁は「PTAB Decision Circulation And Internal PTAB Reviewのための暫定プロセス」を発行しました。このプロセスは、発行前の決定書のPTAB内における回覧に関するもので、オープンな意思決定を促進し、任意ですがこの回覧で得られたフィードバックを担当審査官は決定書に反映することができます。このような回覧プロセスを追加することで、PTABにおける決定書の一貫性の向上を目指します。

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訴訟の対抗策としてのIPRであっても任意性があるため弁護士費用は認められない

連邦地方裁判所は、訴訟の被告が当事者間審査手続(IPR)において問題となった特許の無効化に成功した場合であっても、35 U.S.C. § 285に基づく弁護士費用を受けられないということを示しました。裁判所は、IPRは被告人侵害者が自発的に開始したものであるため、IPRに関する作業は、§285の目的である特許侵害「事件」ではないと説明ました。

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IPRが実質的に終了していても結果が白紙になり控訴不可と判断された事件

実質的に同じIPRを2回行い、特許クレーム無効の書面が出されるも、申立人の開示義務違反でPTABにおける決定が白紙にされ、手続きが強制終了するという事件が起こりました。さらにこの問題は、IPRの調査開始判断に関わるため控訴できないと判断されてしまい、無効にできるはずの特許を手続き上のミスで無効にできなかったため、申立人としてはとてももどかしい結果になってしまいました。