Category: 再審査

PTABにおける特許無効手続きと関連する訴訟が並行して行われている場合、PTABが特許無効手続きを開始するか否かはFintive要素によりPTABの裁量権で考慮されています。今回、特許庁からその裁量権に関するガイドラインが示されたことで、この裁量権の範囲が明確になり、PTABができること・できないことが明確になりました。

6月16日、Tillis、Leahy、Cornynの各上院議員は、”Patent Trial and Appeal Board Reform Act of 2022 “を提出しました。この法案が可決されると、IPRまたはPGR手続を開始するかどうかを決定する際にPTABが裁量の行使が修正され、長官が必要となり、禁反言が主張されるかもしれないと考える当事者も控訴権に関する規定が追加されるなどの変更がなされる予定です。

2022年5月26日、特許庁は「PTAB Decision Circulation And Internal PTAB Reviewのための暫定プロセス」を発行しました。このプロセスは、発行前の決定書のPTAB内における回覧に関するもので、オープンな意思決定を促進し、任意ですがこの回覧で得られたフィードバックを担当審査官は決定書に反映することができます。このような回覧プロセスを追加することで、PTABにおける決定書の一貫性の向上を目指します。

連邦地方裁判所は、訴訟の被告が当事者間審査手続（IPR）において問題となった特許の無効化に成功した場合であっても、35 U.S.C. § 285に基づく弁護士費用を受けられないということを示しました。裁判所は、IPRは被告人侵害者が自発的に開始したものであるため、IPRに関する作業は、§285の目的である特許侵害「事件」ではないと説明ました。

実質的に同じIPRを2回行い、特許クレーム無効の書面が出されるも、申立人の開示義務違反でPTABにおける決定が白紙にされ、手続きが強制終了するという事件が起こりました。さらにこの問題は、IPRの調査開始判断に関わるため控訴できないと判断されてしまい、無効にできるはずの特許を手続き上のミスで無効にできなかったため、申立人としてはとてももどかしい結果になってしまいました。

特許審判部(PTAB)は、先行技術として依拠したマニュアルの事実背景から35 U.S.C. §311(b)の「印刷出版物」(printed publications) に該当しないと判断した上で、異議申立されたクレームの特許性を維持しました。

PTABからの控訴に関する統計データを知っておくことは、特許訴訟戦略やIPR戦略を考える上で重要です。特に、IPRの控訴の70％以上はPTABの決定が支持されるという事実だけでも頭に入っていると、戦略に違いが出てくると思います。個別案件がこの確率通りになる保証はありませんが、相手も当然知っていることだと仮定するべき情報ではあります。

CRISPR遺伝子編集技術は今後の医療から農業まで実に幅広い用途への活用が期待されている革新的なバイオの技術です。そのため、実に多くの特許が出されているのですが、その中でもUC Berkeleyを中心とした大学が持っているポートフォリオと、MIT・Harvardが持っているポートフォリオの間で激しいCRISPR特許の覇権争いが起こっていました。複数の特許・出願と様々なレポートや証言が絡み合う非常に複雑な手続きですが、まとめてみたので、読んでみてください。

CAFCが判決文を訂正するのはめずらしいことで、私も初めて見ました。過去の判例とそぐわない判決や、関連法律との相互性が取れないような判例もあり、それらは「わずかな違い」に見えても将来の訴訟で大きな論点になることがあります。判例は今後の訴訟にも影響を与えるものなので、このように素早い訂正はうれしいことです。