特許の自明性が指摘された際に、二次的考慮事項（Secondary Considerations）を主張することで特許の非自明性を示すことができます。今回の判例ではCAFCが、コピー、業界からの賞賛、商業的成功、長年の未解決問題の解決など、二次的考慮事項で反論する上で特に重要になる項目に関して言及しています。特に証拠に基づいた評価が強調されており、二次的考慮事項の反論における証拠の重要性を物語っています。
付与後レビュー( post-grant review)の控訴審において、米連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC）は、ある範囲を記載した特許クレームは、その範囲の全範囲を可能にしなければならず、行政手続法（Administrative Procedure Act, APA）に基づき、特許審判部は予備ガイダンス （Preliminary Guidance）で下された決定に拘束されないと説明しました。
IPRや訴訟において特許を無効にする可能性のある文献を提示することは重要ですが、そのような文献は特許優先日時点で公にアクセス可能であることが条件になってきます。しかし、大学の博士論文など検索やアクセスが難しい文献を特許の無効化に使う場合、そのアクセスの可能性が問題になってきます。今回は、文献の存在を証明する証拠は提示できたものの、その文献へのアクセスができたのか？が問題になり、このようなアクセスが難しい情報に関する立証責任に関してのPTABの指針が示されました。
CAFCは、開示された先行技術の製剤およびプロセスが争点となっているクレーム制限を必ず満たしている場合 (つまり先行文献で開示された内容のみでクレーム制限が満たせる場合)、異議申立されたクレームは予期されたものであり、無効であることを確認しました。特に今回の判例のように、材料と作り方に関してそれぞれ有限の開示が先行技術文献で行われている場合、その組み合わせでできる製造品は先行技術文献で明記されていなくても予測可能とされ、特許性なしとみなされる可能性が高いです。
CAFCは最近の判決で、先行技術がクレーム範囲と重複する数値範囲を開示している場合、特許権者がクレーム範囲の重要性を示す責任があると述べました。今回紹介する判例においてCAFCは、先行技術の重複する範囲が自明性のプライマファシー（初見推定）を示した場合、証明責任は特許権者に移り、クレームで主張された範囲が発明に重要であることを証明する責任があることが示されました。この判決は、重複する範囲を含む特許クレームの自明性を評価する方法に関する指針を提供するものです。
IPRにおいて１０２条における新規性への挑戦をする場合、複数の文献を用いることは避けた方がよさそうです。IPRで挑戦されたクレームの新規性の有無は原則１つの文献との比較で行われるため、複数の文献の使用は適切ではありません。複数の文献を用いる場合、１０３条における自明性を証明することが好ましいですが、その場合、組み合わせによる合理的な成功の期待に注意を払い、申立人が考える文献の組み合わせが当業者にとって明らかであったかどうかについての主張が特に重要になってきます。
アメリカにおけるマルチ従属クレームは一般的ではありませんが、PTABにおけるIPR2020-01234に関する判決で、複数のクレームに従属するクレームの限定事項は別々に考慮する必要があることが示されました。また、特許庁のVidal長官はこの判決を先例として指定しました。この判決は、35 U.S.C. § 112の第5項の言語を解釈し、代替参照されるクレームを別々に考慮することが、法律の歴史と現在の米国特許商標庁の指導および実務に一致していることを示唆しています。
米国連邦巡回控訴裁判所は、米国特許庁長官の指示の内容は審査できないとしたが、指示を発行するために使用された手続きについては審査可能であると判断しました。その理由は、指示の手続きと内容は「完全に異なる」もののため、内容に関しては法律で裁判所における再審査が不可とされているものの、指示を発表するために長官が使用した手続きは審査可能であると結論づけました。
米国特許商標庁（USPTO）のKathi Vidal長官は、特許審判委員会（PTAB）が、結論ありきの専門家証人宣誓にのみ基づいて申立人の特許無効申し立てを却下した決定を先例（precedential）として指定しました。これによりIPRなどのPTABにおける手続きにおいて、先行技術文献では明確に開示されていないクレーム要素を示す時に専門家の宣言を用いる場合、その宣言の内容を慎重に吟味する必要があります。
