親の特許が取り消された後も継続特許は有効か？これは権利行使をするときに誰でも考えることかもしれません。特に、無効化された親特許のクレーム文言と継続特許のクレーム文言がほぼ同じ場合は、継続特許の有効性に大きな懸念が生じます。今回は、パテントファミリーの１つが無効になったにも関わらずファミリーの他の特許を権利行使した場合、どうなったかを実際の訴訟ケースを交えて紹介します。
IDSで提出された文献はIPRの実施を決める上で、審査中に引用されていなくても特許庁に以前提出された同一又は実質的に同一の技術に該当します。そのため、そのような文献をベースにした主張をIPRで行う場合、特許庁が特許性について重大な形で間違っていたことを申立人が証明する必要があり、IPRの開始が非常に困難になります。
申立人によるIPRの控訴は「当たり前」のように行われていますが、特殊な事実背景によっては、IPRの控訴が認められない可能性があります。今回紹介する判例では、並行している特許訴訟における非侵害の判決と、その後の特許権者による非侵害判決の非控訴によって、IPRの控訴ができなくなってしまいました。
独占ライセンシーが特許のクレームを補正するには、そのような権利が特許権者から与えられていることを示す必要があります。ライセンス契約の文言によっては、十分な権利が独占ライセンシーに与えられていないと見なされる場合もあるので、可能であれば特許の買取を行い、独占ライセンスしかできないのであれば、特許権者から与えられる権利を細かく網羅的に示す契約を結ぶべきでしょう。
2020年はPTABにとって多忙な年でした。COVID-19パンデミックにも関わらず、2020年度のAIA裁判の申立件数は全体的に増加し、2021年も特許訴訟の増加に伴いAIA裁判件数も更に増加することが予測されています。今回は、件数のトレンド、統計データによる当事者の有利・不利、2021年の予想を考察していきます。
優先権を主張した外国出願に書かれている内容が、アメリカ出願では省略されていたケースにおいて、クレーム補正が認められないという判例がありました。クレーム補正が外国出願にのみ書かれていた内容だったので記載要件不備（Lack of Written Description）と判断されてしまい、クレームに特許性がないと判断されてしまいました。
今回の変更でPTABにおけるAIA訴訟と裁判所における特許訴訟の歪がまた１つ解消されました。今回の変更は予測可能性と統一性を高めることに成功しましたが、実務レベルで大きな影響は無いと思われます。変更の有無に関わらず、クレーム文言が発明の範囲を明確に示すことは重要で、権利化において重要な要素の１つであることは変わりません。
IPRと並行して特許訴訟が行われている場合、PTABでFintiv要素が考慮されIPRが裁量的に却下される可能性があります。そうなるとIPRの申立人（特許侵害が疑われている被疑者）は不利になります。IPRが開始されないリスクを少なくするためにも、IPRの裁量的却下のリスクを低くする取り組みが大切になってきます。その１つとして、地裁とPTABで同じ無効理由（または主張できた無効理由）をしないという戦略があります。
今年１月８日からIPRにおける新ルールが追加されました。IPRとPRGのinstitutionに関するもので、今まで申立人に有利だったルールが変更され、専門家の証言がより「平等」に取り扱われることになります。この変更により専門家の証言を見合わせていた特許権者も、新しいルールにおいて専門家の証言を提出するかどうかを再検討する必要があります。
