Category: 特許出願

以前から現地の実務者と意見交換を行う際にインタビューの重要性は注目されてきました。今回は、特許庁の責任者が公式の立場で効果的な審査官との面接方法を紹介しているので、特に興味深い内容でした。オンラインでの申込みやビデオツールの導入によって、アメリカにおける権利化のためにインタビューがより重要になってくるのは間違いありません。

USPTOのデータを用いて審査官の統計的情報を得られるサイトやサービスはたくさんあります。今回は、そのようなデータから一番権利化が難しい審査官ランキングをしている記事を見つけたので紹介します。アメリカの審査は、審査官による幅が大きいので、担当審査官の統計的データや個別案件の権利化にも役に立つ情報だと思われます。

アメリカで医療診断に関する発明を権利化することは、特許適格性 (patent subject matter eligibility) のハードルが高く、とてもむずかしいです。今回紹介するケースでも残念ながら権利化には至りませんでしたが、明細書に具体的な治療法を開示し、それをクレームすることで権利化できる可能性があったことを強調しています。

ここ数年でAIの出願は急速に増加していますが、これらの出願の審査経過はどうなっているのでしょうか？より広い権利・そして再審査や訴訟に耐えられるAI特許を得るためには、リアルタイムでAI関連の出願がどのように審査されているのかを理解し、未然に「地雷」を回避することが賢い行動です。

言葉の選択は、米国特許の質に大きな影響を及ぼします。特に、明細書や審査中に使用される言葉に関しては慎重になるべきでしょう。厄介なのが、例えば日本では無害な表現であっても、アメリカでは、クレームの範囲を不用意に限定するような表現もあります。今回は判例を通していくつか例を見てみましょう。

プログラムが開始されたときに説明しましたが、アメリカで審判（ex parte appeal）を検討しているのであれば、Fast-Track Appeals Pilot Programを活用してみるのはどうでしょうか？最近リリースされたUSPTOの統計によると審判の期間が劇的に短くなっているので、今年７月までですが活用する価値がありそうです。

クレームで特定の数値範囲を示した場合、先行文献がクレームされた範囲外の変数しか開示していなくても、最適化を行うことで達成できるはずという論理のもと、自明性により拒絶される場合があります。今回は、このような最適化の理論的根拠による拒絶の対処方法を判例を通じて解説していきます。

アメリカにおいて予想外の結果の証拠 (evidence of unexpected results) を用いて自明性を覆すのは至難の技です。しかし、不可能というわけでもありません。今回は、実際に審判請求 (appeal)で明細書に書かれていた予想外の結果の証拠を用いて自明性を覆したケースを紹介します。

皆さんは雇用契約で従業員に対する発明の譲渡条項がどのようになっているか知っていますか？人の流動性が大きいアメリカでは、雇用契約と発明の譲渡がたまに問題になります。この譲渡の問題は州法が適用される雇用法に大きく影響されるので、従業員に手厚いカリフォルニア州などで研究・開発をしているのであれば、今回の判例を学び、雇用契約の見直しをすることをおすすめします。