Category: 特許出願

米国に景気後退が訪れる可能性が高いと言われています。景気後退は企業の収入や利益の減少が懸念されることから、雇用の凍結や解雇、予算の削減をする会社も多いでしょう。このような経済的影響は、必然的に特許事情にも影響を及ぼします。そこで今回は、不況下における特許情勢の変化と、それに伴う企業の戦略的な知的財産権の決定を考えてみようと思います。

今回はRCEがあったものの実質２回のOA対応で権利化された案件です。最初のOA対応ではクレーム１を全体的に補正するものの、補正内容に関してはマイナーなものだったので、先行文献との差別化を行う上でギリギリの線を攻めたのだと思います。最終拒絶の後は潔くRCEを行い大規模な補正と共に、クレーム１の拒絶を１０２条から１０３条に切り替え、組み合わせで使われた文献との差別化を図り、見事に権利化しました。

ベンチャー企業の設立当初から、創業者は多くの決断を迫られ、気をつけていないと、法的・経済的に大きなリスクを負うことになりかねません。このリスクは、技術系企業の知的財産に及ぶものもあり、企業の存続に関わる問題に発展することもあります。しかし、そのようなリスクが表面化するのは資金調達や買収のデリジェンスのタイミングであったりすることから、知財で問題があってもそれを修正するには手遅れになることがよくあります。そこで、今回はそのようなリスクを回避するためにハイテクベンチャー企業がやるべき知的財産権対策をいくつか紹介します。

米国特許商標庁（USPTO）はこのたび、2023年4月18日から特許発行の電子化を実施する最終規則を連邦官報で発表しました。USPTOによると、2023年4月18日からすべての米国一般特許、意匠、植物、再発行特許が電子的に発行されることになります。これからは「eGrant」と呼ばれるものが特許の正式なコピーとなります。

今回は１回目のOAから許可可能クレームが示されていて、「簡単な」ケースにもなったはずなのですが、より広い権利範囲を求めクレーム１の１０２条・１０３条の拒絶に応答していった結果、RCEまでもつれ込むことになりました。そこで出願人の方が折れ、１回目のOAから許可可能とされていたクレーム要素を独立クレームに加えて権利化しました。

Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc., No. 2021-2246 (Fed. Cir. Feb. 15, 2023) において、CAFCは、米国特許第9,186,208号（「’208特許」）の主張するクレームは35 U.S.C § 102(b) の公共使用バー（public use bar）により予見可能であるというデラウェア地区による略式判決の付与を承認しました。

今回のケースはクレーム補正の提案やリファレンスの解釈の溝を埋めるためにインタビューが多様されており、効果的なインタビューの利用ができていた案件だと思います。RCEは一回行ったものの、その前にちゃんと審査官からAdvisory ActionでRCEでの反論に有効な情報を得ています。