今まで減少傾向にあったアメリカにおける特許訴訟が2020年に増加しました。前回リーマンショックがあったときは、その数年後に営業秘密事件がものすごく増えましたが、コロナ禍でも特許訴訟の増加が懸念されていました。今回はその懸念が現実化したことが言えると思います。今後もアメリカにおける特許訴訟は増加するのであれば、日本企業も訴訟に備えて準備を整えておいたほうがいいかもしれません。

以前から現地の実務者と意見交換を行う際にインタビューの重要性は注目されてきました。今回は、特許庁の責任者が公式の立場で効果的な審査官との面接方法を紹介しているので、特に興味深い内容でした。オンラインでの申込みやビデオツールの導入によって、アメリカにおける権利化のためにインタビューがより重要になってくるのは間違いありません。

USPTOのデータを用いて審査官の統計的情報を得られるサイトやサービスはたくさんあります。今回は、そのようなデータから一番権利化が難しい審査官ランキングをしている記事を見つけたので紹介します。アメリカの審査は、審査官による幅が大きいので、担当審査官の統計的データや個別案件の権利化にも役に立つ情報だと思われます。

特許訴訟における権利行使やその弁護のために信頼できる弁護士事務所を選ぶのは大切ですが、正式に雇う前にやり取りされた情報は、たとえその事務所を代理人として選んだ場合でも、秘匿特権の保護を受けない可能性があります。なので、戦略など訴訟に関わる重要な情報のやり取りは正式に代理人を任命してから行いましょう。

アメリカで医療診断に関する発明を権利化することは、特許適格性 (patent subject matter eligibility) のハードルが高く、とてもむずかしいです。今回紹介するケースでも残念ながら権利化には至りませんでしたが、明細書に具体的な治療法を開示し、それをクレームすることで権利化できる可能性があったことを強調しています。

アメリカの裁判所は、コロナ禍における裁判に関わる関係者の健康と安全を考慮し、司法制度の運用と機能を維持するために、バーチャル審問や証人の遠隔証言など多くの便宜を図っています。しかし、その一方で、ワクチンが普及してきたこともあり、通常の対面式陪審裁判の実施を強く押し進める裁判所もあります。

PTABは、Samsung Electronics Co.Ltd., v. Acorn Semi, LLC, IPR2020-01182 (2021年2月10日)において、連邦地裁が異議申立請求されていたクレームを不明確（indefinite）と判断したことに基づいて、当事者間レビュー（IPR）を拒否するという裁量権を行使しました。

連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) の第9席はオバマ大統領が任命したEvan Wallach判事ですが、この度”senior”ステータスとなることが決まりました。正式な変更は、2021年5月31日に正式に行われるとのことです。”Senior”ステータスとは簡単に言うとその連邦判事がセミリタイヤするということなので、今回の決定によりCAFCの席が１つ空席になります。この空席を埋めるためジョー・バイデン大統領は、次のをCAFC判事を指名することになります。

第9巡回区は、今回初めて、DTSAにおける継続使用の原則（continued use doctrine）を認め、最初の不正使用がDTSA成立前に行われたと主張している場合でも、原告が企業秘密の不正使用に対してDTSA請求を行うことを認めました。さらに、第9巡回区は、原告が特許出願に含まれる以上の企業秘密情報が不正に流用されたと主張しない場合、特許出願がDTSA請求を妨げる可能性があるとしました。

今回紹介する判例では、特許訴訟で和解した企業の事業を買収することで、同じ特許権者による特許侵害訴訟が回避されました。これは和解契約で広範囲なライセンス付与が行われたことが原因です。この判例を教訓にし、和解契約のリリース条項や特許ライセンス範囲は必要最低限にとどめ、将来的な知財訴訟を難しくするような条項は最小限にとどめておくことをおすすめします。