地裁のindefiniteness判決がIPRの却下につながる

PTABは、Samsung Electronics Co.Ltd., v. Acorn Semi, LLC, IPR2020-01182 (2021年2月10日)において、連邦地裁が異議申立請求されていたクレームを不明確(indefinite)と判断したことに基づいて、当事者間レビュー(IPR)を拒否するという裁量権を行使しました。

IPRは特許訴訟に対応策として用いられることが多い

2020年6月24日、Samsungは、金属-半導体接合に関するAcorn Semi LLCの特許第7,084,423号(以下、「’423特許」)の請求項62~64、および65に異議を唱えるIPRを出願しました。この423特許は、係属中の連邦地裁訴訟であるAcorn Semi, LLC v. Samsung Electronics Co. Ltd., No.2:19-cv-347(E.D.Tex.2019)で権利行使されていました。

地裁におけるクレーム解釈でIPRを提出されたクレームが不明確(indefinite)に

地裁訴訟では、2020年10月16日に下級判事(magistrate judge)が、請求項62の用語が不明確(indefinite)であることを認めるクレーム解釈(claim construction)を出していました。裁判で争われていたすべてのクレームは、直接的または間接的に請求項62に依存していました。

2020年12月10日、地裁判事は、不明確判断を含む、下級判事のクレーム解釈の提案を全面的に採用する命令を出しました。その結果、連邦地裁の判決では、裁判で争われた請求項のすべてが不明確となりました。

IPRを行うか・行わないか

このような地裁の背景を受けPre-briefingにおいて、PTABがIPRを行うかべきか否かが議論されました。その結果PTABは、35 U.S.C. § 314(a)に基づく裁量を行使して、当事者間レビューの実施を拒否しました。

連邦地裁の indefiniteeness の判決は、PTAB が単純に回避することはできませんでした。特に、PTABにおける解釈と裁判所における解釈に違いが起こることが懸念されていました。今回の判断に至るにあたって、1)Samsungが、連邦地裁の判断が間違っていることを主張したり、別の結論を提示していなかったこと(Samusungにとっては地裁で権利行使されていた特許が不明確という結論に至ったこと自体は有利なことなので)、また2)Samsung は、不明確性に関する判決と、同じ語句を含む非特許性に関する議論をどのように調和させるかについても主張していなかったことの2点を重く見て、Samsungは不明確性の議論と一貫して、問題となっている限定をどのように扱うことができるかに何の説明もしていなかったとし、PTABは自身の裁量権を行使し、IPRを行わないことを決断しました。

このように、同時係属中の地方裁判所の訴訟による不確定性の判決は、35 U.S.C. § 314(a)の下でのPTABの裁量的な拒絶に有利に働く可能性があります。

参考文献:”District Court Indefiniteness Ruling Leads to Denial” by Matthew W. Johnson and Sachin Patel. Jones Day

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