アメリカの特許庁ではオンラインツールの改定が続いています。この前はPublic PAIRやPrivate PAIRがなくなり、Patent Centerに統一されました。今回も検索ツールとPTABにおける手続きの申請に関するツールが一新されることになりました。

オープンソースソフトウェア（OSS）はソフトウェア開発には欠かせない存在ですが、オープンにするからと言って、特許が取れないわけでもありません。そこで、今回はオープンソースライセンスと特許の共存の方法とそのメリットについて話します。

２０２２年９月２０日に発行されたSamsungの特許の出願履歴から考察しました。拒絶なしで権利化されているので出願されたクレームがそのまま権利化されているのかと思いきや、インタビューでクレーム補正がされていました。最初見たとき、OAがないのになぜインタビューしてクレーム補正を行ったのかはわかりませんでしたが、履歴を詳しく見たところ、PCTにおけるサーチレポートの見解とOA前のインタビューをうまく活用して、拒絶のレコードなし（クリーンなレコード）で権利化に成功しているケースだとわかりました。個人的にはOAが出ていない場合、どのタイミングでインタビューをするべきかの目安になるデータポイントが得られたので、参考になる出願履歴でした。

再発行は出願中に生じた「誤り」を直すことができるため便利に見えますが、制限が多いため使いづらいのが実態です。また、特に、特許権者が審査中に意図的に放棄した主題は再捕捉（recapture）ルールというものが適用され、再発行でも取り戻せないので、審査中のOAに対するクレーム補正や主張には十分気をつけるようにしてください。

米国連邦巡回控訴裁は、重複訴訟法に基づいて、同一当事者間かつ同一特許を主張する2件目の訴訟を却下した連邦地裁の判決を支持しました。このような訴訟の状況になるのは珍しいですが、同じようなコンセプトであるres judicata（クレームの除外）とは異なり、重複訴訟法では１つ目の訴訟における最終判決は必要としません。

Muertos Roasters LLC v. Luke Schneiderにおいて、カリフォルニア州東部地区連邦地方裁判所は、親会社からの譲渡を反映していないUSPTO記録に基づき、侵害の訴えを退けました。この事件は、所有権の移転を記録することの重要性を示す注意すべきケースです。

化学や医薬の特許において、「予想外の結果」は自明性への反論としてとても強力なツールになります。しかし、どのような結果が「予想外」なのか？それをどう明細書で示すべきか？予想外の結果が得られたとして、そこまで特許出願に手間をかけるべきか？これらの質問について答えていこうと思います。

２０２２年９月13日に発行されたEricsson特許の出願履歴から考察しました。 すでに親出願が特許になっている継続出願だったのでDouble patent の拒絶があり、それをTerminal disclaimerで解消して特許になったケースです。このような対応はよくあるのですが、Terminal disclaimer付きの特許にどれだけ価値があるのかを考えさせられる案件でもありました。この点については問題提議しているので、よかったら見てください。

自明性について意見を述べる専門家は、少なくとも通常の当事者（person of ordinary skill in the art (“POSA”)）の定義を満たさなければならないことが、当事者間審査（IPR）の決定で示されました。また、専門家の証言は文献を組み合わせる動機を示す独立したものであるべきで、結論めいた発言ではなく、証拠によって裏付けられる必要があります。

アメリカの訴訟はディスカバリーシステムがあるので限られた事実情報だけでも訴訟を起こすことができます。また、特許の場合、特許表示の要件を満たすことで、訴訟前の損害賠償請求もできます。しかし、当然ながら「結論ありきの主張」は認められず、説明責任があることを忘れないでください。

USPTOは、2011年から「Track-One」と呼ばれる早期審査プログラムを導入しています。本来はイノベーションの促進のために使われるべきものですが、訴訟に使われる特許を早く作る手段としても用いられているようです。デザイン上、審査に時間がかけづらいため、見る情報が多い訴訟関連の特許出願を除外するような対策が求められています。

インターネット上のサービスを日本などのアメリカ以外の国で運営していたとしても、連邦ロングアーム法によって、アメリカの裁判所で著作権侵害訴訟を起こされる可能性があります。ポイントはコンテンツを米国に「意図的」に向けたかというものですが、この問題は事実証拠に基づく判断です。アメリカで意図しない訴訟に巻き込まれないようにするには、アメリカからのアクセス数やそこからの収入、アメリカ向けと思われるようなサービスの向上などに気をつけましょう。