再発行は出願中に生じた「誤り」を直すことができるため便利に見えますが、制限が多いため使いづらいのが実態です。また、特に、特許権者が審査中に意図的に放棄した主題は再捕捉（recapture）ルールというものが適用され、再発行でも取り戻せないので、審査中のOAに対するクレーム補正や主張には十分気をつけるようにしてください。
判例：In CQV Co., Ltd. V. Merck Patent GmbH, PGR2021-00054, Paper 56 (P.T.A.B. Aug. 11, 2022)
拒絶を回避するために「processor」を入れたにも関わらず、再発行で「processor」を入れたのは誤りだったと主張
2008年、検索クエリに応じた一次および二次検索結果の表示に関連する方法およびシステムに関する特許出願が行われました。John Bradley McDonaldが発明者とされ、Masterfile Corporationが権利者として指名されました。オリジナルの出願の最初の9つの請求項は、クレームされた検索を行うための「processor」を記載しておらず、審査官は、35 U.S.C. 第101条に基づく特許不適格物に関連するものとして、これらの請求項を拒絶しました。
この拒絶を克服するために、McDonald氏は、「processor」という用語が請求項1及び19の範囲に意味のある制限を課していると主張して、特定の請求項に「processor」という用語を追加して請求項を補正しました。審査官は拒絶を取り下げ、この特許は米国特許第8,280,901号（「’901特許」）として発行されました。
901号特許に関する出願が係属中である間に、McDonald氏は継続特許を出願し、その継続出願は111号特許として発行されました。111号特許のクレームには、101条による拒絶を克服するために’901号特許の出願時に追加された「processor」の限定が含まれていました。
2015年、McDonald氏は、’111特許のクレームの拡大を求めて再発行（reissue）を申請し、特に、’111特許の請求項1を修正して、特に、「processor」の限定を削除しました。 McDonald氏は、再発行申請時に提出した宣言書の中で、「processor」の制限は特許性及び操作性には不要であると信じていると述べています。再発行申請の根拠となった誤りは、これらの「processor」の制限を含んでいたことであったと主張していました。
審査官は、請求項1～7、10、12～16、及び18～38を自明であるとして拒絶します。
特許審判部は再発行手続きに関して問題を指摘
再発行審査の再審査において、特許審判部は、クレーム35-38の自明性拒絶を支持し、2つの新たな拒絶理由を記載しました。審判部の最初の新たな拒絶理由は、再発行によって訂正可能な誤りではない欠陥のある再発行宣言に基づくものでした。 ２つ目は、審判部が、特許権者が§101の拒絶を克服するために審査中に意図的に放棄した主題を不当に再度得ようとしているため、クレームを拒絶しました。
再発行（reissue）における法的基準
35 U.S.C. §251に基づき、特許は、「騙す意図のない誤りによって、全体的または部分的に無効とみなされた」場合に再発行されることがあります。再発行法の範囲内において、再捕捉（recapture）ルールは、元のクレームを得るために審査中に放棄されたクレーム対象物を「再捕捉」しようとする再発行クレームを認めることを禁止しています。しかしながら、特許権者は、再発行において、取り消されたクレームよりも狭い範囲のクレームを自由に取得することができるようになっています。
連邦巡回控訴裁
連邦巡回控訴裁(CAFC)は、’111号特許のクレームが再発行法に違反するかどうかを判断するため、3つの部分からなる再捕捉(recapture)ルール分析を適用しました。このテストにおいて、CAFCは以下のことがらを検討しました：
- 再発行クレームが特許クレームよりも広範であるか否か、また、どのような側面において広範であるか、
- 広範である場合、再発行クレームのそれらの広範な側面が放棄した主題に関連しているか、
- 関連する場合、放棄した主題が再発行クレームに入り込んでいるかどうか
このテストを当面の事実に当てはめると、以下のようになります：
- 「processor」の限定がない場合、再発行クレームは、発行済み特許クレームよりも広範になる
- プロセッサの限定は、101条に基づく拒絶を克服するために追加された限定であるため、より広い側面（「プロセッサ」の限定の欠如）は、放棄された主題に関連している
- 放棄された主題（プロセッサの限定がない）は再発行クレームに含まれている
CAFCは、McDonald氏は審査期間中に再発行できるような「誤り」を犯しておらず、「特許を取得するために意図的にクレームを撤回又は修正することは、35 U.S.C. §251で想定されている不注意又は誤りを伴うとは言えない」と述べています。CAFCは、「processor」の制限を追加することが特許性の根拠となると主張した後、McDonald氏は、「意図的に放棄したものを取り戻すために、再発行申請を使用することはできない」と判示しました。さらに、CAFCは、再発行により訂正された特許の審査履歴のみを審査することに限定されず、特許ファミリーにまで分析を拡大できることを指摘しました。CAFCは、再発行出願のクレームの拒絶を支持する審判部の再捕捉判決を支持しました。
再発行は使える場が限られている
再発行は、出願が係属している間に特許権者が見逃していたかもしれない誤りがある場合に有効な手段です。しかし、これは単純なケースのように思えますが、一度放棄した主題は取り戻せないということを覚えておくことが重要です。
再取得は、拡大再発行出願に適用されたことに注目してください。111号特許は2013年10月29日に発行されました。再発行出願は2015年に行われ、拡大再発行出願の許容期間である2年以内に行われました。しかし、拡大出願は 「誤り」によって「公衆に捧げられた」事項を取得するためにのみ認められているため、「再捕捉」ルールが適用されたままでした。審査中に放棄された主題は、再捕捉ルールの対象となります。
また、101条に基づく拒絶を克服するための補正という文脈で、再捕捉規則が適用されたことも注目すべき点です。CAFCは、再発行再捕捉は先行技術拒絶を克服するための補正にのみ適用されるとするMcDonald氏の主張を断固として否定しました。重要なのは、クレーム範囲の意図的な放棄があったかどうかなのです。
