商標の譲渡を記録しなかったことで訴訟が却下される

Muertos Roasters LLC v. Luke Schneiderにおいて、カリフォルニア州東部地区連邦地方裁判所は、親会社からの譲渡を反映していないUSPTO記録に基づき、侵害の訴えを退けました。この事件は、所有権の移転を記録することの重要性を示す注意すべきケースです。

ケース:Muertos Roasters LLC v. Luke Schneider

商標譲渡のときにUSPTOへの記録手続きを忘れない

多くの企業経営者にとって、商標登録の記録の維持は見落としがちな事柄です。商標の譲渡は、商標を譲渡する当事者間での譲渡契約で有効になると考えているかもしれません。しかし、この理解は必ずしも正しくはありません。書面による合意は確かに必要ですが、USPTOへの譲渡の記録の提出と証明は、その後の購入者を拘束するだけでなく、一般的に執行措置の抜け穴を防ぐことができます。今回のMuertos Roastersのケースは、まさにこのことを物語っています。

親会社が商標を持っていても、訴訟は適切ではないと判断された

カリフォルニアのコーヒー会社であるMuertos Roasterは、イリノイ州のコーヒーショップであるFire Department Coffee Incとそのオーナーに対し、Fire Department Coffeeがそのコーヒーのマーケティングと販売のために明確なトレードドレスを侵害したとして、商標権侵害訴訟を提起しました。被告側は、原告が係争商標を所有しておらず、裁判所には人的管轄権がないとして、連邦民事訴訟規則12(b)(6)および12(b)(2)に基づき、訴訟の却下を申し立てました。

Fire Department Coffeeの申し立てを認めた際、裁判所は、Muertos Roastersの訴訟は、係争中の商標の所有権に基づいていると指摘しました。しかし、被告が提出したUSPTOの記録によると、商標登録と出願は、実際にはMuertos Roastersの親会社であるCup Half Full Holdings Inc.が所有していることが判明しました。USPTOの記録は公開されており、その正確性は「合理的に疑問の余地がない」ため、カリフォルニア州東部地区連邦地方裁判所はその情報を司法通知し、真実であると認めました。Muertos Roastersは、親会社との関係を説明する宣誓書を提出し、当事者の意思を示す証拠として商標譲渡契約書を提出したにもかかわらず、このような結果になりました。

裁判所は、記録されていない譲渡契約はMuertos Roastersの訴状に添付されておらず、譲渡により商標を所有していることを訴状で述べていないため、司法通知の対象にはならないと判断しました。裁判所は、司法通知の対象となる事柄と矛盾する主張を真実とみなす必要はないため、Muertos Roastersの侵害に関する訴状を棄却しました。Muertos Roastersは今後、所有権の不一致に対処するため、訴状を修正する必要があります。

めんどくさいが問題にならないためにも商標譲渡のレコードは行うべき

他の知財の譲渡と同様に、商標の譲渡を特許庁に記録するための追加ステップを踏むことは、時間がかかると思われるかもしれません。特に、所有構造が複雑で、譲渡された商標のポートフォリオが多い企業では、作業が煩雑になりコストがかかる傾向にあります。

しかし、これらは面倒な作業であると同様に非常に重要なことです。取引において、権利者のチェーンのクリーンな履歴は取引のスピードと当事者の安心感を向上させることができます。また、特にMuertos Roastersのように権利行使の文脈では、適切に記録された譲渡は所有権に確実性をもたらし、当事者は最終的な侵害の主張のメリットに集中することができます。将来的に大きな問題となることを避けるために、実務家や企業経営者は、商標の譲渡の際に、USPTOへの譲渡における権利者の変更の更新手続きを忘れずにやるべきです。

参考文献:Failure to record trademark assignment supports dismissal

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

camera-parts
訴訟
野口 剛史

規格標準はファクトファインダーの問題

特許訴訟で陪審員か判事のどちらがものごとを判断するか?と言う問題は以外に重要で、そこを間違えてしまうと、差し戻しのリスクがあります。今回は、問題になった特許が規格必須特許であるか否かを判断するのは陪審員なのか判事なのかがCAFCで争われました。

Read More »
著作権
野口 剛史

AIが作成した作品は芸術の理解や定義を変えるものなのか?

長年芸術作品は、技術や道具を使うことがあっても、人間が創造的想像力を意識的に用いることで、主に絵画や彫刻のような視覚形態で、その美しさや感情力を表し、評価されてきました。 しかし、その創造における重要な役割を人工知能(AI)が担うようになったら、芸術に対する理解や定義を変えるものになるのでしょうか?

Read More »
訴訟
野口 剛史

用語の解釈では明細書内における記載が辞書よりも優先されるべき(前例変わらず)

米国連邦巡回控訴裁(CAFC)は、クレーム解釈における内在的記録(intrinsic record)と外在的記録 (extrinsic record) の間の問題を取り上げ、内在的記録が最初に依拠されるべきであるとしました。従って、同裁判所は、辞書の定義と専門家の証言に基づき不明瞭(indefiniteness)を認定した連邦地裁の判決を覆しました。

Read More »