重複訴訟の原則による2つ目の訴訟の却下

米国連邦巡回控訴裁は、重複訴訟法に基づいて、同一当事者間かつ同一特許を主張する2件目の訴訟を却下した連邦地裁の判決を支持しました。このような訴訟の状況になるのは珍しいですが、同じようなコンセプトであるres judicata(クレームの除外)とは異なり、重複訴訟法では1つ目の訴訟における最終判決は必要としません。

判例:Arendi S.A.R.L. v. LG Elecs. Inc., Case No. 2021-1967 (Fed. Cir. Sept. 7, 2022) (Prost, Chen, Stoll, JJ.)

1つ目の訴訟がうまく行かなくなったため2つ目の訴訟を起こす

Arendi は、複数の特許の侵害を理由に LG 社他を訴えました。被告製品の特定を義務付けるデラウェア州のローカルルールに従い、Arendiは、数百のLG製品が、関連する特許の4つの主張されたクレームを侵害しているとして特定しました。Arendiは、これらの被告製品について、LGのRebel 4 phoneの「模範的な」侵害クレームチャートを1つ提供しました。LGは、Arendiに対し、すべての被告製品についてチャートを提供すべきだったと異議を唱えました。

訴訟が進むにつれ、当事者は代表的な製品として8製品に合意しましたが、LGの再三の反対にもかかわらず、Arendiは事実開示の際に追加の製品のクレームチャートを提供しませんでした。その代わり、Arendiの侵害に関する専門家報告書で、Rebel 4以外の7つの代表製品のクレームチャートが提示されました。LGは、専門家報告のこれらの部分を削除するよう申し立て、連邦地裁はこの申し立てを認めました。Arendiは、裁判所の命令に応じてクレームチャートを補足せず、デラウェア州に別の訴状を提出したため、LGに対して同じ特許を主張する2件目の同時訴訟となりました。連邦地裁がLGの2つ目の訴訟の却下申し立てを認めた後、Arendiは上訴しました。

同じ製品に関する2回目の訴訟なのか?

連邦巡回控訴裁(CAFC)は、重複訴訟法(duplicative-litigation doctrine)の適用基準を説明し、「原告は、『同じ被告に対して、同じ主題を含む2つの別々の訴訟を同じ裁判所で同時に維持する』ことができない」としました。2つの訴訟が同じ主題に関わるかどうかは、主張された特許と被告製品の事実上の重複の程度によります。両訴訟で同一の特許が主張されていることに争いはありませんでしたが、Arendiは、連邦地裁が専門家の報告書を取り扱わなかったことから、Rebel 4以外の製品は最初の訴訟では争点になっていない証拠として挙げ、両訴訟が同一の被告製品に関わることに異議を唱えました。

連邦地裁と同様に、CAFCもこの主張には同意しませんでした。CAFCは、製品を非難することと、その製品に関する証拠開示義務を果たすことを区別しました。Arendiは、Rebel 4以外の製品を被告製品の開示に記載し、それらに関する質問書を送達し、それらに関する証拠開示を受け、Rebel 4以外の製品をその専門家報告書に記載しました。したがって、Arendiがこれらの製品に関して「開示義務を果たさず」、その専門家報告が適時でなかったとしても、Rebel 4以外の製品は依然として訴えられ、問題となり、最初の訴訟で争われたことに変わりはないのです。従って、重複訴訟の原則に基づく第2の訴訟の却下は誤りではなかったとしました。

参考記事:No Second Bite at the Apple: Dismissal under Duplicative-Litigation Doctrine

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