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知財保証と知財免責

知財に関わる契約が交わされるときによく問題になるのが、知財保証（IP warranty）と知財免責（IP indemnification)です。一見似たような項目に見えますが、大きな違いがあります。また、両方共、文言の多少の違いが当事者に大きな影響を及ぼしかねないものなので、契約交渉の際には注意が必要です。

Federal Circuit PTAB Appeal統計（２０１８年７月１５日現在）

２０１８年７月１５日現在、 CAFC は PTAB による IPR や CBM 手続きの上訴393 件を扱ってきました。 CAFC が PTAB の判決を支持した案件は296 件で全体の75.32%にあたります。棄却、無効になった案件は46 件で全体の11.70%。その間の結果（つまり少なくとも１つの問題に対しては PTAB の判決を支持したが、すくなくとも１つの問題に対して棄却・無効になった）は、38 件で全体の9.67%でした。CAFC は約13 件(3.31%) の上訴を棄却。これは、 CAFC が管轄を持っていないと判断した件や、和解などが原因で棄却になったものが多いとのことです。

訴訟履歴がある場合は注意！IPR提出期限の制限が拡大

２０１８年８月１６日、 CAF Cは35 U.S.C. § 315(b)における IPR 手続き期限は、訴訟の申し立てがserviceされた日から１年としました。 35 U.S.C. § 315(b)では、訴訟が起きてから IPR を申し込むまでの時間制限が明記されていて、１年となっています。今回は、その訴訟が“without prejudice”で取り下げられても時間制限が適用されるのかが問題になりました。

合併で大規模知財事務所が誕生

２０１８年８月２１日、American Lawyer Global 100 firmの１つであるVenable LLPが、世界規模でもIP王手であるFitzpatrick, Cella, Harper & Scintoとの合併を了承、弁護士８００人、知財弁護士１７０人という最大規模の事務所が誕生する予定です。

特許庁の出願システムに不具合発生

追記：２２日現在、システムが復旧しました。現地時間２０１８年８月１５日の朝からアメリカ特許庁の特許出願システムの一部データベースに不具合が生じ、オンラインでの出願ができなくなっています。

2018年6月のIPRとCBM の統計データ

6月PTABは44件のIPRとCBMのFinal Written Decisions（最終判決）を下しました。この数字には、CAFCからの差し戻しも含みます。争われたクレームの内425 クレーム（66.51%）を取り消し、213 クレーム(33.33%)の取り消しを却下。特許権者が補正やdisclaimerを行い1クレーム（0.16%）が生き残りました。いままでの争われたクレームの累計取り消し確立は、約75％です。

特許庁で部署が新設され、PTAB Chefがアドバイザーとして就任

２０１８年８月１４日、特許庁長官のAndrei Iancu氏は、Patent Trial and Appeal Board ( PTAB ) のchief judgeであるDavid Ruschke判事が、その職を離れ、特許庁で新設された部署の責任者になることを発表しました。Ruschke氏は、新設されたOffice of the Commissioner for Patentsで、アドバイザーとして業務を行います。

PTABが６年ぶりにガイドラインを更新、特許権者有利に

米国特許庁は、２０１８年８月１３日にTrial Practice Guideを更新しました。このガイドラインは２０１２年にAIAに伴い作成され、６年たった今年、初めて更新されました。この更新による実務上の変更は大きく、変更は全体的に特許権者に有利なものになりました。このような特許権者に有利な変更が今後どのようにIPR等の結果に影響してくるのか今後も継続してモニターする必要があります。

特許庁による偽物標本の取り締まり

特許庁は、２０１８年３月、商標出願に関わる不正標本の取り締まりのためにパイロットプログラムを発表しました。このプログラムでは、一般の人がグラフィックソフトウェア等で編集された標本や偽造された標本を専用メールアドレスに報告することができます。アメリカでは、中国から大量の商標出願があり、その多くが基準を満たしていなかったり、違法性のあるもので、特許庁は対策に迫られていました。ルールの変更等も視野に入れていますが、今回の取り組みは、いつ終わるかわからないパイロットプログラムですが、すでに運用されていて、誰でも簡単に偽物標本を報告することができます。

$140Mの賠償金が “Entire Market Value” ルールの不適用で覆される

特許訴訟において、適切なロイアルティ（reasonable royalty）による損害賠償を計算することは難しいです。特に、適切なロイアルティレートの算定は大きな争点になり、また近年の CAFC の判例では、特許権者にとって有利な“entire market value”ルールの適用に制限をかける傾向があります。今回のPower Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor International, Inc.もCAFCが“entire market value”ルールの適用に制限をかけた一例です。

重複する先行例文献ではIPR始まらない

PTAB における IPR で特許を無効にするには、35 U.S.C. 311(b)に基づいた進歩性か自明性に関する先行例文献を提出する必要があります。しかし、申立人はどのような先行例文献を選んで IPR を申請するかに最新の注意を払わなければいけません。 Estoppel を回避するために関連する先行例文献をすべて提出するのはもちろんですが、提出文献の内容にも注意を払わなければいけません。

裁判官直伝の実務アドバイス（口頭弁論編）

IPR などの PTAB での手続きで口頭弁論がある場合、当事者として口頭弁論を聞くことがあると思います。しかし、このような判事の評価ポイントを知らないと、口頭弁論を聞いても、判事の印象を正確に判断できません。ここでは口頭弁論における印象を正確に把握するための５つのポイントを紹介します。

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