米国特許庁は、２０１８年８月１３日にTrial Practice Guideを更新しました。このガイドラインは２０１２年にAIAに伴い作成され、６年たった今年、初めて更新されました。この更新による実務上の変更は大きく、変更は全体的に特許権者に有利なものになりました。
以前までは、申立人が最後のブリーフをpetitioner replyで提出することができました。しかし、これからは、特許権者が最後のブリーフを提出することができるようになります。この変更は、明らかに特許権者に有利な変更です。更に、口頭弁論の際に、特許権者の反論主張をする時間が与えられたことです。このような特許権者に有利な変更を含めた今回のガイドラインによる大きな変更は以下の通りです。
主な変更点
１．Patent owner observations on cross-examinationはなくなり、 patent owner sur-replyに変更：
新しい証拠の提出等はできませんが、特許権者によるsur-replyは自動的に許可され、スケジュールにも組み込まれることになりました。この変更により、特許権者は、申立人のcross-examinationの際に申立人が認めた内容を、sur-replyでハイライトできるだけでなく、今までできなかった、申立人の主張に反論することができるようになりました。この変更により、申立人ではなく、特許権者が最後のブリーフを提出することができるようになります。
２．特許権者は口頭弁論の際にもsur-rebuttal oral argumentができるようになった：
この変更により、口頭弁論でも特許権者が最後に主張できるようになりました。
３．口頭弁論の時間はデフォルトで各当事者ごとに１時間：
これはPTABにおける実務を文章化しただけなので、特に実務に大きな影響はありません。ケースにより、これよりも多く時間を与えられたり、逆に、時間が制限されることもあります。また、他のケースと連結された場合、時間制限が短くなることがあります。
４．口頭弁論の前にカンファレンスをリクエストできるようになった：
このカンファレンスの目的は、口頭弁論で議論されるべき問題の整理です。パネル行政判事が関心のある事柄を知ったり、手続きや証拠に対する問題を事前に解決する場です。このようなカンファレンスは口頭弁論の最大で３日前から行うことができます。このカンファレンスを活用することにより、口頭弁論でよりパネル判事の関心している事柄に集中した議論を可能にします。
５．口頭弁論の前に証拠の除外を申し出ることができる：
この申し出は、案件の中核に関わる証拠のみに適用されるルールなので、あまり実務では使用するルールではありません。しかし、鍵を握る重要な先行例文献の公開日などに問題があり、その文献が先行例となるかならないかで、事実上、判決が決まってしまうような場合は口頭弁論なしで、IPRを早期に解決できる強力な手段になりえます。
コメント
このような特許権者に有利な変更が今後どのようにIPR等の結果に影響してくるのか今後も継続してモニターする必要があります。また、最高裁SAS判決の影響で一部クレームのみに対するIPRはできなくなったので、今、アメリカでは IPR に関する環境が大きく変わりつつあります。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者： Scott A. McKeown, Filko Prugo and Charlotte Jacobsen. Ropes & Gray LLP （元記事を見る）
