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今日、コスト削減の一貫として、特許関連業務の（海外）外注がより一般的になる中、外注を依頼する弁護士の倫理的な問題が浮き彫りになってきています。先行例調査、特許明細書作成、図の作成、権利化までの手続き等を外注する場合にどのような倫理的な問題があるのかを簡単に紹介します。 外注自体に対しては何も倫理的な問題はありませんが、弁護士が法的資格を要する助言を行うことについて最終的な責任を負うことを認識する必要があります。また、弁護士としての適正能力義務（duty of competence：助言を行う事柄について助言を行うだけの適正能力があること）と倫理的な責任は外注することで逃れることはできません。 クライアントの承諾 特許関連業務の場合、情報が公開情報でない限り、何らかのクライアントが持っている機密情報を外部に伝える必要があります。この点は、特に先行例調査、特許明細書作成、図の作成などに関わってきます。このような場合、クライアントの承諾からの了承がない限り（または、弁護するにあたり共有が必要とみなされる場合、または、法律・規則により共有が許されている場合はOK）、代理人はクライアントを弁護することに関する情報を他者と共有することはできません。 また、例外である「弁護するにあたり共有が必要とみなされる場合」であっても、弁護士事務所以外の外部者との共有は監視と管理の乏しさから認められていません。それ故に、特許関連業務で外注を行う場合、外注を許可するクライアントからの書面による承諾を得ることを強くおすすめします。 クライアントへの守秘義務 また、弁護士は、クライアントを弁護するにあたって得る情報の意図しない、または、許可されていない開示や不法アクセスを防ぐために、合理的な努力をする（make reasonable efforts）必要があります。この責任を実行するのは、全ての関係者がすぐ近くにいる場合でも難しいですが、外注先が海外の企業で必要な情報保護に関する設備がなかったり、関係する従業員の守秘義務への意識が低い場合、この義務を満たすことが非常に難しくなります。 外注先がクライアントの機密情報を開示してしまうというリスクは大いに考えられるので、外注先との書面による守秘義務契約はとても重要です。また、不正開示のリスクを最小化する責任を満足するために、担当弁護士は、外注先が同じまたは似ている案件でクライアントの競合他社へも同様のサービスを提供していることがないよう、外注先に確認する必要があります。 許可されていない法的助言に対する監督義務 USPTO Professional Rules of Conductによると、パートナーやパートナーに似た権限を持っている代理人には、資格を持っていない人が行なった作業も代理人の専門家としての責任を全うするだけに値するものであることを保証できるように合理的な努力をすることが求められています。弁護士ではない組織に外注した場合、その組織は資格を持っていない人として扱われ、特許出願に携わる仕事をする場合、特許庁に対する業務を行うことになります。 このような場合、パートナーやパートナーに似た権限を持っている代理人は、このような資格を持っていない人の行動に対し、もし倫理的なではない行動を知っていて、当時に対処していれば問題の回避や軽減ができたのに行動を怠った場合、責任を持ちます。透明性とコミュニケーションは外注する弁護士にとって必要不可欠です。外注に対する適切な監視と管理が許可されていない法的助言を未然に防ぐために必要だと思われます。 教訓： 外注、特に海外への外注が特許関連業務でも一般化する中、知財弁護士は外注に伴う倫理的な責任を考える必要があります。外注先という第三者機関にクライアントの機密情報を共有する場合、事前にクライアント説明し了解を得たり、外注先も守秘義務が徹底されているところと契約したり、契約後も外注先との信頼関係を築くなど、弁護士としての倫理的な責任を全うするためには様々な面を考慮する必要があります。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：D. Jeremy Harrison.

審査期間中に特定の遅延が起こると特許の有効期限が延長されるpatent term adjustment (PTA) という仕組みがアメリカにはあります。このPTAの日数の計算方法は、35 USC § 154(b)(1)(A)(i)(II)に明記されているのですが、今回このPTAの日数の計算に関して起きた訴訟を簡単に解説します。 Actelion Pharm., Ltd. v. Matal, Case No. 17-1238 (Fed. Cir., Feb. 6, 2018) (Lourie, J)は、PTAの４日間の延長を求めた訴訟です。この訴訟で、CAFCはアメリカ特許庁でPCTからnational stageに移行する際に、PCTの30-month dateが連邦の休日にあたる場合、出願人は§

原則、モノに対してクレームを書く時、製法に関する制約を加えるのはよくありません。製法に関する制約が加えられることによってクレームのスコープが狭くなるにもかかわらず、先行文献は、製法にかかわらず、クレーム対象のモノを開示していればいいので、モノに対するクレームに製法の制限が加えられていたとしても、特許権者にメリットはありません。この点について知っている人は多いと思いますが、今回は、もう１歩進んで、製法と解釈できる文言をモノに対するクレームに加えないというポイントについて考えてみたいと思います。 In re: Nordt Dev. Co., LLC, Case No. 17-1445 (Fed. Cir., Feb. 8, 2018)において、CAFCは、PTABにおけるクレーム解釈を棄却し、CAFCにおける解釈の元、再度審査をすることを命じました。 経緯： Nordt社は、elastic knee braceに関する特許出願を申請。その出願はモノに対するクレーム（apparatus claims）を含んでいて、OA対応時に、Nordt社は、製造に関わると解釈できる“injection molded” componentsという文言を追加しました。審査官は先行文献には“injection molded” によるものを開示していないが、先行文献は完成品を開示していればよく、どのようにその完成品が作られるかという方法に関しての開示は必要ないとして、拒絶を維持。その結果、PTABに上訴されました。 PTABにおいて、Nordt社は、“injection

特許明細書のクレームで、温度、圧力、粘度、密度などの値をある一定の範囲でクレームすることが多いと思います。特に、物理的なモノに対する発明や、化学系の発明に対するクレームでは使用頻度が多いのではないでしょうか？しかし、このように一定範囲の値をクレームした場合、先行文献で示されている値が問題になることがあります。先行文献で示されている値と重なる場合は、クレームを補正する必要があります（明細書でのサポートが必要）ですが、重複指定内が値が値が近い場合はどのように扱われるのでしょうか？この問題に対して、CAFCが判決を下したIn re Brandtを通して、特許庁での扱われ方とその対策方法を考えていきたいと思います。 経緯： In re Brandtでは、屋根の建設に使われるhigh density polyurethane coverboardに関する発明がクレームされていました。re Brandt, No. 2016-2601, slip op. at 2 (Fed. Cir. March 27, 2018)。問題になったクレームでは、そのcoverboardの密度が以下のように示されていました。 “said coverboard having

２０１８年３月１５日の米国特許庁の発表によると、特許出願の審査の早期段階の時点で関連先行文献を自動的に提供するツールの導入において進展があったとのことです。この企画は、特許庁で “Access to Prior Art Project”と呼ばれていて、特許審査の質と効率を高めるために、審査官に審査の初期の段階で関連する出願に関わる文献や調査報告へのアクセスを提供することを目的としています。 この企画は、２０１６年に始まり、 Federal Register Noticeで一般に意見を求めたり、roundtableを開催し、内外の関係者や専門家から意見を集めていました。まだ初期の段階ですが、特許庁は具体的にどのように関連する案件を特定するのか、審査官がすでに利用している電子情報をどう活用するのかなどを協議しているところです。システムは、審査官による独自の調査を助けるような関連性の高い情報に限り審査官に提供することによって、関連性の低い、重要ではない文献は排除するようになるそうです。 また、審査に貢献するだけでなく、自動化ツールは、出願人にもメリットがありそうです。現時点では、開示義務を満たすために、海外の関連出願に引用された文献や調査報告もIDSとして提出する必要があります。しかし、このような作業は常に海外の出願案件をモニターして、IDS書類の作成や、関連文献の原本の取得などが必要があり、手間がかかるものです。しかし、この自動化ツールの導入で、ある程度の情報は特許庁独自で入手できるようになるはずなので、出願人が提出する関連文献やIDS関連の作業が緩和されることが予想されます。 自動先行文献調査の範囲はまだ未定です。導入段階ではパテントファミリーの先行文献に情報は限定されるようですが、導入後、審査に役立つ他の情報も自動で提供することが計画されています。自動先行文献調査の導入は今年の秋を予定しているとのことです。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Caitlin M. Wilmot. Rothwell, Figg, Ernst & Manbeck, PC Patent Examiners Will

アメリカ特許庁は、Antibodiesに関わるクレームに対する35 USC § 112(a)下のWritten Description条件に関して審査官宛にメモを発行しました。このメモは２０１７年のCAFCにおけるAmgen v. Sanofiで問題になったAntibodiesに関わるクレームのWritten Descriptionがきっかけになっています。Amgenにおいて、CAFCは、35 USC § 112(a)下のWritten Description条件を満たすためには、Antibodyそのものの開示が必要としました。この判決は、MPEP 2163(II)(3)(a)に書かれている条件（ “disclosure of an antigen fully characterized by its structure, formula, chemical name,

ITCによる337条調査が特許侵害に対して行われる場合、行政判事（Administrative law judge, ALJ）が仮決定（Initial determination）を行い、その結果と理由をITCコミッションが再審議します。同じITCという組織の中のレビュープロセスですが、ITCコミッショナーは必ずしも行政判事の判断や分析を鵜呑みにするのではなく、時にとても技術的な点に関しても独自の判断で再審議を行う場合があります。 今回紹介するIn re Certain Single-Molecule Nucleic Acid Sequencing Systems and Reagents, Consumables, and Software for use with Same, Inv. 337-TA-1032では、ALJの仮決定は最終的にITCコミッショナーにより承認されましたが、クレームの解釈の部分でITCコミッションからの指摘がありました。 経緯：

２月PTABは５４件のIPRとCBMのFinal Written Decisions（最終判決）を下しました。この５４件には、CAFCからの差し戻しも含みます。争われたクレームの内４２０クレーム（63.44%）を取り消し、２０９クレーム(31.57%)の取り消しを却下。特許権者は補正やdisclaimerを行うことで、33のクレーム（4.98%)を保持。いままでの争われたクレームの累計取り消し確立は、約７５％です。 案件別に見てみると、IRPやCBMが始まらなかった（no instituted）または、代替クレームが生き残ったケースは、２８件(51.85%)、すべての争われたクレームが生き残ったケースは、１４件(25.93%) で、その他の結果が１２件(22.22%)でした。その他の結果は、少なくとも１つのクレームが生き残り、少なくとも１つのクレームがキャンセルされたものを指します。 元記事のグラフを見ると、技術分野では、バイオ系が群を抜いてクレームを無効にするのが難しい（５１％）という結果になっています。他は、１４％から２５％の間に収まっています。 コメント： ２月の統計データや分野別のグラフ等は元記事に表示されているので、それを参照してください。また、Finnegan のブログAIA Blog（https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/america-invents-act/index.html?bc=22092 ）に行き、PTAB Statsというカテゴリーを選択すると過去の統計データも見れるようになっています。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Daniel F. Klodowski, David C. Seastrunk and Michael R. Galgano- Finnegan,

CAFCは、Nalco Co. v. Chem-Mod, LLC, Case No. 17-1038 (Fed. Cir., Feb. 27, 2018) (O’Malley, J)において、棄却の申し立ての分析に対してクレーム解釈をおこなうのは不適切だとして、地裁での申し立て段階での棄却を覆しました。 経緯： Nalco社は、石炭ベースの発電所から出る排煙から水銀を取り除く方法特許を持っています。Nalco社は、その特許をChem-Mod 社に権利行使。同社の“Chem-Mod Solution”が自社の特許を侵害していると主張しました。Chem-Mod社は、同社の方法は特許でクレームされている方法とは違うと主張し、訴訟の棄却を求め、地裁はChem-Mod社に同意。地裁はChem-Mod社の方法は、injecting stepにおいて、いつ薬品が投入されるのか、どのように投入されるのかという部分に対してクレームと違いがあるとしました。 Nalco社は、その後４回申し立て書を補正し、Chem-Mod Solutionに対する詳しい分析等を加えたり、クレーム自体がいつ、どこで、どのようにinjecting stepが行われるべきか何も制限していないと主張。しかし、地裁は、Nalco社の申立書はChem-Mod Solutionがクレームされている“injecting” stepを満たしているかを示していないとし、棄却しつづけ、４回目の補正申立書を棄却したときは、with