審査期間中に特定の遅延が起こると特許の有効期限が延長されるpatent term adjustment (PTA) という仕組みがアメリカにはあります。このPTAの日数の計算方法は、35 USC § 154(b)(1)(A)(i)(II)に明記されているのですが、今回このPTAの日数の計算に関して起きた訴訟を簡単に解説します。
Actelion Pharm., Ltd. v. Matal, Case No. 17-1238 (Fed. Cir., Feb. 6, 2018) (Lourie, J)は、PTAの４日間の延長を求めた訴訟です。この訴訟で、CAFCはアメリカ特許庁でPCTからnational stageに移行する際に、PCTの30-month dateが連邦の休日にあたる場合、出願人は§ 371(f) に書かれている“express request”を満たさなければ、national stageが次の営業日から開始されないとしました。
経緯：
Actelion社は２００９年７月１６日にPCT出願を行いました。２０１２年、１月１２日、national phase entryの期限である３０ヶ月の４日前に、Actelion社はPCT出願に優先権を主張しUS national stage patent applicationをアメリカ特許庁に出願。特許庁は、法令で定められている期限までに拒絶理由通知書を送らなかったので、PTAに考慮される［遅延」とみなされ、PTAが加算されました。
権利化後、特許庁は「遅延」を41 日 (２０１３年３月１６日から４月２６日まで）と計算。しかし、Actelion社は、計算はUS national stage patent applicationが出願された２０１２年１月１２日を基準に計算されるべきであり、４５日が正しいと主張し、特許庁にPTAの再計算を求めました。再計算の結果、特許庁は「遅延」を40日 (２０１３年３月１7日から４月２６日まで）と元の数字よりも１日少ない日数を提示。
この計算を不服に思い、Actelion社は特許庁を相手に訴訟を起こしました。地裁は、特許庁のPTAの計算が正しいと支持し、summary judgmentを許可。Actelion appealed.Actelion社が上訴。
CAFCも地裁の判決を支持。CAFCは特許庁の「遅延」の計算を支持。３０ヶ月の期限前にnational stageを開始するのであれば、Actelion社は§ 371(f) に書かれている“express request”を満たさなければいけないとしました。Actelion社はそれを怠ったため、national stageは３０ヶ月の期限がすぎた２０１２年１月１６日から開始された。また、３０ヶ月期限が連邦の休日だったので、その次の営業日２０１２年１月１６日までnational stageは開始されなかった。このような解釈のもと、PTAの計算をすると特許庁が示す４０日となるとしました。
コメント：
PTAは特許の有効期限を延長するので、例えば特許の有効期限を一日でも長く維持したい製薬系の特許にPTAが加算される場合、特許として発行される前に（例えばissue feeを払う間の期間に）、PTAが正しく計算されているか社内でチェックすることをおすすめします。また、この案件では４日という比較的短い日数でしたが、PTAは１００日を超えることもあるので、アメリカ特許庁による遅延が原因で権利化までの期間が長引いた案件に対しては、PTAの計算の確認をおすすめします。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Shon Lo – McDermott Will & Emery
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=059f8ac2-58c9-4426-9a4a-29a8c6ed9465
