CAFCは、Nalco Co. v. Chem-Mod, LLC, Case No. 17-1038 (Fed. Cir., Feb. 27, 2018) (O’Malley, J)において、棄却の申し立ての分析に対してクレーム解釈をおこなうのは不適切だとして、地裁での申し立て段階での棄却を覆しました。
経緯：
Nalco社は、石炭ベースの発電所から出る排煙から水銀を取り除く方法特許を持っています。Nalco社は、その特許をChem-Mod 社に権利行使。同社の“Chem-Mod Solution”が自社の特許を侵害していると主張しました。Chem-Mod社は、同社の方法は特許でクレームされている方法とは違うと主張し、訴訟の棄却を求め、地裁はChem-Mod社に同意。地裁はChem-Mod社の方法は、injecting stepにおいて、いつ薬品が投入されるのか、どのように投入されるのかという部分に対してクレームと違いがあるとしました。
Nalco社は、その後４回申し立て書を補正し、Chem-Mod Solutionに対する詳しい分析等を加えたり、クレーム自体がいつ、どこで、どのようにinjecting stepが行われるべきか何も制限していないと主張。しかし、地裁は、Nalco社の申立書はChem-Mod Solutionがクレームされている“injecting” stepを満たしているかを示していないとし、棄却しつづけ、４回目の補正申立書を棄却したときは、with prejudice（つまりもう同じことでは裁判を起こせない）で棄却しました。それをNalco社は不服に思い、上訴。
CAFCにおいて、Nalco社は、地裁は棄却の申し立ての分析をするために”injecting” という用語に対して暗黙の内に解釈をおこなっていた、つまり、侵害・非侵害の問題は、クレーム解釈に依存していると主張。CAFCはNalco社の主張を受け入れ、地裁におけるChem-Modの反論が典型的なMarkman argumentになっていたことや、問題の真相がNalco社が提案したクレーム解釈を採用するかしないかというところであるという認識から、Markman hearingにおけるクレーム解釈が終わっていない申し立ての時点で、クレーム解釈をするのは不適切と判断。その結果、CAFCは、地裁におけるNalco社の訴訟棄却を却下、地裁に差し戻しました。
ポイント：
特許訴訟において、Markman hearingなどクレームの解釈を行う手続きは重要な部分で、一般的にDiscoveryの後半に行われます。今回の事件では、申し立ての手続きをやっている訴訟の序盤で、暗黙の内にクレーム解釈が行われてしまったことが問題になりました。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Zachary Miller. McDermott Will & Emery
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=216f9fdd-73cf-429e-9810-04f57e2a1bc6
