クレーム値の範囲と自明性に対するCAFCからのガイドライン

特許明細書のクレームで、温度、圧力、粘度、密度などの値をある一定の範囲でクレームすることが多いと思います。特に、物理的なモノに対する発明や、化学系の発明に対するクレームでは使用頻度が多いのではないでしょうか?しかし、このように一定範囲の値をクレームした場合、先行文献で示されている値が問題になることがあります。先行文献で示されている値と重なる場合は、クレームを補正する必要があります(明細書でのサポートが必要)ですが、重複指定内が値が値が近い場合はどのように扱われるのでしょうか?この問題に対して、CAFCが判決を下したIn re Brandtを通して、特許庁での扱われ方とその対策方法を考えていきたいと思います。

経緯:

In re Brandtでは、屋根の建設に使われるhigh density polyurethane coverboardに関する発明がクレームされていました。re Brandt, No. 2016-2601, slip op. at 2 (Fed. Cir. March 27, 2018)。問題になったクレームでは、そのcoverboardの密度が以下のように示されていました。

“said coverboard having a density greater than 2.5 pounds per cubic foot and less than 6 pounds per cubic foot”.

このクレームに対して、審査官は、coverboardの密度が”between 6 lbs/ft3 and 25 lbs/ft3.”であるという先行文献を見つけ、そのクレームを拒絶。クレーム値の範囲と先行文献の値の範囲を見ると、重複はありませんが、6 pounds per cubic footというところで、末端の値が一致しています。結局この値の範囲の問題で審査官と出願人は平行線を辿り、PTABに上訴。PTABは審査官のクレーム拒絶を支持し、CAFCに上訴されることになります。

CAFCでは、PTABの判決を支持、出願人が主張した明らかな自明性(prima facie case of obviousness)を成立させるにはクレームの値と先行文献の値が重ならなければいけないという主張を却下。CAFCは、クレームされた値の範囲と先行文献で開示された値の範囲の間に意義のある差(meaningful distinction)がない場合、たとえ範囲が重複していなくても明らかな自明性(prima facie case of obviousness)は成立するとしました。

また、CAFCは出願人の二次的考察(secondary considerations)を否定。出願人は先行文献がクレームされた発明に反する(teaches away)内容を開示していることを示す証拠を提示しなかったと説明。また、出願員は、発明から見出される予期せぬ結果(unexpected results)に関しても十分な証拠を提出しておらず、なぜ同じような結果が先行文献における範囲でも出せないのかを説明していなかったと指摘しました。

教訓:

審査中どのような先行例が出てくるかわかりませんが、In re Brandtのケースのように、クレームで示した値の範囲に近い数値を示す先行文献に対して反論するには、二次的考察(secondary considerations)、例えば、予期せぬ結果(unexpected results)がクレームで示した値の範囲では達成できるが、先行文献の示す値では達成できないなどの、証拠を追加で準備する必要があります。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Joseph M. Beauchamp. Jones Day

Federal Circuit Provides Guidance on Obviousness of a Claimed Range of Values

 

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

Congress-law-making
訴訟
野口 剛史

プロパテント法案が議会に再提案される

2019年7月10日、STRONGER Patents Act of 2019が再提出されました。STRONGER Patents Actは特許侵害製品の差止の強化など特許の保護をより強める法案になっています。この法案は2015年、2017年と過去にも提案されていて、今回で3回目になります。

Read More »
訴訟
野口 剛史

均等論:請求項補正の理由はクレーム範囲を決める均等と関連する

均等論は特許クレーム範囲を広くする可能性がある重要な概念です。しかし、審査経過禁反言や無力化など均等論を制限する要素もあるので、均等論の適用については注意しなければいけない点も多いです。特に審査経過禁反言の例外にはクレーム補正の理由が関わることもあるので、均等論を考える場合、審査履歴の分析は必要不可欠です。

Read More »
特許出願
野口 剛史

自社製品に関わる特許は何件必要か?

この答えは当然のことならが製品の商業的価値によります。しかし、その逆、つまり守る特許が多いほど商品の商業的価値が高いということも成立します。この特許と製品の関係は高額な医薬品に顕著に表れています。

Read More »