返答をしないと略式判決になってしまう
04/11/2018
論理的でない主張でも、その主張に対しての返答は行うべきです。返答を行なってしまうと、主張された内容が審議なく受け入れられてしまい、自社にとって不利な状況になってしまうことがあります。
論理的でない主張でも、その主張に対しての返答は行うべきです。返答を行なってしまうと、主張された内容が審議なく受け入れられてしまい、自社にとって不利な状況になってしまうことがあります。
２０１８年３月７日、CAFCは、Oracle America, Inc. v. Google LLC, No. 2017-1118, 2017-1202において、陪審員の決定とは真逆の、GoogleによるOracleの著作権で保護されたJava API packagesの使用は、fair useではないという結論に至りました。また、CAFCは、案件を差し戻し、この結論の元、地裁に損害賠償に関する審議を行うよう命じました。（Oracleは以前、賠償金は$9 billionに及ぶと主張。） 経緯： ２０１５年にCAFCが法律上OracleのJava API Packagesは著作権で保護されると判決を下した後、案件は地裁に差し戻され、Googleの使用はfair useの範囲かが争われました。地裁で審議が行われた結果、陪審員はGoogleの使用はfair useだと結論づけました。その決定にOracleは異議を唱え、CAFCに上訴。 CAFCは、faire useは法律の問題なのでde novo基準で再審議するとしました。その基準において、証拠や陪審員の推測を考慮し、fair useの要素をde novoに当てはめていった結果、CAFCは、Googleによる特定のコードのコピーと使用は法律上、正しくないという結論に至りました。特に、fair useの４つの要素の内、１つ目と４つ目である：使用の目的と性格（the
新しく米国特許庁長官になったIancu長官の公式発表によると、Iancu長官 は、予測可能なシステムの構築を目指していて、特に、PTABにおける手続きに力を入れているということです。Iancu長官 は、指名承認公聴会でPTABのBRI基準（broadest reasonable interpretation）による解釈が手続きの不透明さを引き起こしている原因だと指摘。このような指名承認公聴会での発言を元に考えると、 Iancu長官はPTABでの審査基準を現在のBRIから地裁などで使われているPhilips Constructionに変更するのではということが予測されます。 元記事の著者は、この変更が数ヶ月の内に行われるのではないかと予測しています。また、補正されたクレームにはBRIが継続して適用され、実際には新しい基準はすでに権利化されたクレームの分析にのみに適用されるのではないかと予想されています。しかし、この変更がどの範囲まで及ぶかは不透明で、例えば、新しい基準が継続中のPTABにおける無効手続き等に適用されるのか、reissuesや reexaminationsにも適用されるのかはわかりません。 PTABがPhilips Constructionを採用がどのくらいの影響を及ぼすのかはわかりませんが、PTABでIPRなどを申請する申立人（多くの場合、特許訴訟で被告人として訴えられている）にとっては深刻な問題になる可能性があります。例えば、今までのPTABではBRI基準、地裁ではPhilips constructionの状態の場合、PTABのIPR手続きによって特許を無効化する際はより広い解釈が使え（つまり、先行文献等で特許を無効にするのに有利な基準）、地裁で侵害の判断を行う場合、特許クレームを狭く解釈するPhilips constructionを用いて、侵害を回避できるという、ダブルスタンダードで主張ができますが、地裁とPTABでの基準が両方共Philips constructionになった場合、そのような都合のいい主張はできなくなります。また、PTABと地裁で同じPhilips Constructionが採用されるのであれば、PTABにおける手続きと訴訟が並行して進む場合（または、PTABにおける手続きにより訴訟が一時中断する場合）、PTABにおけるクレーム解釈が地裁でも拘束力のあるものとして採用されることが考えられます。ほとんどの場合、PTABにおけるクレーム解釈の方が訴訟におけるクレーム解釈よりも早い時期に決まるため、PTABにおける手続きでも地裁で行われるMarkman hearing的な、より地裁におけるクレーム解釈の際に行われる手続きが採用される可能性もあります。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Scott A. McKeown. Ropes & Gray LLP PTAB
２０１８年３月２８日、CAFCは先住民St. Regis Mohawk Tribeへの特許譲渡問題でPTABからCAFCに上訴されている案件の延期を命令しました。この上訴は、PTABよるIPR手続きに対して先住民の免責特権は適用されないという判決に関する再審議を求めるものです。この問題は、Allergan社がIPRによる特許無効審判を回避するために先住民St. Regis Mohawk Tribeへ特許を譲渡したことが発端になっています。 また、PTABは４月３日に予定されていた公判をキャンセル。延長は公判の後自動的に解除されることになっていましたが、公判が６月に延期になりました。 今回、延期されているIPR手続きはすでに１２ヶ月の公判までの期限を過ぎていて、joinderが行われているので、規定の１２ヶ月に加えさらに６ヶ月の猶予が与えられる可能性があります。 ６ヶ月の猶予が与えられた場合、合計の１８ヶ月の期日は６月８日になります。延期はこの期限に達するまで解除されることはありません。延期が６月８日以降まで続いた場合、PTABはCAFCによる延期によって期限までにIPR手続きが停止してしまったと宣言する可能性があります。もし公判が期日の数日前に開かれても、PTABが期限の６月８日までに判決を発行するのは時間的に難しい状況です。 コメント： PTABによる判決は、手続きが開始されてから１年以内に発行することが義務付けられています。35 U.S. Code § 316 (11)。例外として最大で６ヶ月の延長ができますが、それ以上は原則できません。このケースの場合、PTABでの判決が１８ヶ月以内に行われない場合、どのような手続きが行われるのかが不透明になっています。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Scott A. McKeown. Ropes & Gray LLP
中国企業の海外出願が顕著に伸びています。２０１７年、中国企業は11,241件のアメリカ特許を取得。前年比で28%のアップで、国別ランキングではじめて５位に着けました。過去１０年で、中国企業によるアメリカ特許の取得数は１０倍に延びました、２０１７年、アメリカで許可された320,000件の特許の内、3.5%が中国企業によるものです。比較として、アメリカの企業の割合は、46%で、約148,139件の特許の所有権を保持しています。 参考記事：http://english.sipo.gov.cn/news/iprspecial/1120042.htm コメント： 元記事には中国企業によるヨーロッパへの出願も取り上げています。アメリカほどではないものの、中国企業はヨーロッパでも出願数を伸ばしています。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：AFD China Intellectual Property Law Office https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d825b05f-285b-467d-a96d-531f8bec4dc1
Artificial intelligence (“AI”) や big data (“BD”) に関わる発明が今日の技術革新を推し進めています。このような技術革新がいままでの常識を変えていく中、このような発明はどのように特許で守るべきなのでしょうか？ アメリカにおけるAIやBD関連の発明を特許で守るのは容易なことではありません。例えば、Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments Inc. (Sup. Ct. 2014)における最高裁の判決により、特許クレームをindefinitenessの理由により無効にすることが容易になりました。また、AIやBD関連の発明は、Functional Claimingを多様するものが多いですが、Williamson v. Citrix Online (Fed. Cir. 2015) により、そのようなクレームが”means-plus-function”として解釈されやすい傾向にあります。（”means-plus-function”クレームとして解釈されてしまうと、クレームの適用範囲が原則明細書で開示されている実地例にだけ適用されるので、クレームの適用範囲が極端に限定されます。）このような状況から、アメリカにおけるAIやBD関連の発明を特許で守るには、このような落とし穴に気をつけながら戦略的にクレームを作成する必要があります。
商標を持つ会社は、例え同じ会社を商標違反で訴えるにしても、複数の管轄区域（jurisdiction）で訴訟を起こす必要に迫られます。そこで、このような複数の管轄区域に及ぶ商標訴訟のためヒントを４つ紹介します。 １．商標法は地域的なものですが、効率よく権利行使をするには複数の権利行使のオプションを考慮し、自社のリソースにあった方法を素早く決断することが必要です。 ２．複数の管轄区域に及ぶ商標訴訟を決断するにあたり、訴訟による自社のビジネスの目的をはっきりと明確に示す必要があります。世界規模で侵害している会社への対策なのか、それともインターネットを通して侵害している会社がターゲットなのかを明確にした上で、専門家からアドバイスを受けると効果的です。 ３．多彩なオプションを考慮する。一般的なアメリカ地裁における訴訟よりも、場合によっては、ヨーロッパの管轄区域において、アメリカにおける訴訟費用よりも少ない費用で、より早く差し止めが得られたり、多くの損害賠償金が得られる可能性があります。また、米ITCを利用することによって、和解交渉を有利に運んだり、効率のよい差し止め手続きを行うこともできます。しかし、海外企業を対象にITC調査を行う場合、 service of processやdiscoveryなどの手続きが複雑になります。 ４．行政による救済手段（e.g. oppositions, cancellations, UDRPs, and take-downs)を賢く使う。 そうすることによって、訴訟を使い最善の結果と侵害者への二次的露出を得ることができます。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Gregory Gilchrist and Charles H. Hooker III. Kilpatrick Townsend &
IPデータと分析プラットフォームktMINEによると、米国特許保持者トップ１０社の内、８社がアジアの会社です。その中でも韓国の企業サムソンは、トップを走り、２０１８年１月の時点で、75,595件の有効米国特許を保有し、２番手のIBM社の46,443件という数字を大きく超えています。その他トップ５の企業は、Canon, Microsoft そしてIntelです。 IBMは、毎年最も多く米国特許が与えられている会社だということ有名だと思います。２０１７年も含む過去過去２５年間、その地位は揺らいでいません。しかし、IBMの特許放棄率は高く、多くの特許は権利の満了期間を待たずに放棄されてしまいます。一方、サムソンは、IBMよりも特許保持率が高く、IBMよりもより多くの技術分野で活発に活動しています。 米国特許保持ランキングトップ１０： Samsung IBM Canon Microsoft Intel Panasonic LG Electronics Sony Corporation Hitachi Toshiba 調査方法： 今回の調査をするにおいて、記事元であるIAMとktMINEは、特許公報を分析し、許可された特許と審査中の特許出願を特定。許可された特許には一般特許の他、デザイン特許とプラント特許も含みます。 権利満了、放棄、または、維持されていない特許・出願はデータベースから削除されています。 今回の調査は２０１８年１月１日時点のデータを元に行われました。 許可された特許と審査中の特許出願は、関連会社も含む企業別に分けられ、さらに企業の本社が存在する国別に分析が行われました。 コメント： IAMに有料登録すると、ここで紹介された米国特許保持企業トップ１００の詳細が分かります。 まとめ作成者：野口剛史
２０１８年３月１６日に独占禁止担当のAssistant Attorney General Makan Delrahim氏がスピーチを行い特許と独禁法の関係について話しました。このスピ０値では、知的財産の分野において、独禁法がどのように適用されるべきか、彼の考え方が語られました。このスピーチで、彼は、消費者にとって特許権は恵みであり、特許権を行使する権利者に対して独禁法が妨害しないようにするべきという考え方を示しました。 Assistant Attorney General Makan Delrahim氏は、スピーチの中で、彼の考え方を語る上で４つの基礎を話しました。まず１つ目は、Patent hold-upに関する問題は、独禁法の問題ではないということです。Patent hold-upとは、FRANDに関係していて、特許権者が特許をライセンスするにあたって、合理的で差別のない料金以上の支払いを要求することです。Makan Delrahim氏いわく、独禁法をFRANDを取り締まるツールとして使うのは適切ではないとしました。もし、FRANDで問題が生じるのであれば、独禁法ではなく、契約法の元、救済を求めるべきだとしました。Makan Delrahim氏は、patent hold-up自体が競争を妨害し、政府の介入を必要とするようなことになるまでには至らないという見解を示しました。Makan Delrahim氏は、Patent hold-upの問題のような、高いライセンス費用の請求というのは、ただ単にビジネスの現状を示しているだけにすぎないという考え方のようです。 次に、２つ目の基礎として、standard setting organizations (“SSOs”) は用意に特許で守られている技術を標準技術として採用しないよう注意するべきだとしました。このような行為は、発明へのやる気を低下させ、安易にpatent hould-outを促すだけだと批判しました。司法省（DOJ）はSSOの特許ポリシーがどのようなものかを調べ、そのようなポリシーが技術を開発する発明サイドと実装するメーカーサイドの両方のグループから成り立つ組織によって作成されているか、また、そのようなポリシーが両方のグループの了解を得たものになっているのかを調査する用意があることを示しました。 ３番目の基礎として、特許権者は他者を排除する権利があるので、SSOと裁判所がそのような特許の重要な権利を制限するような行動を取る場合、とても重い責任を負うことになる。特に、事実上の強制的なライセンス形態（de facto
論理的でない主張でも、その主張に対しての返答は行うべきです。返答を行なってしまうと、主張された内容が審議なく受け入れられてしまい、自社にとって不利な状況になってしまうことがあります。
２０１８年３月７日、CAFCは、Oracle America, Inc. v. Google LLC, No. 2017-1118, 2017-1202において、陪審員の決定とは真逆の、GoogleによるOracleの著作権で保護されたJava API packagesの使用は、fair useではないという結論に至りました。また、CAFCは、案件を差し戻し、この結論の元、地裁に損害賠償に関する審議を行うよう命じました。（Oracleは以前、賠償金は$9 billionに及ぶと主張。） 経緯： ２０１５年にCAFCが法律上OracleのJava API Packagesは著作権で保護されると判決を下した後、案件は地裁に差し戻され、Googleの使用はfair useの範囲かが争われました。地裁で審議が行われた結果、陪審員はGoogleの使用はfair useだと結論づけました。その決定にOracleは異議を唱え、CAFCに上訴。 CAFCは、faire useは法律の問題なのでde novo基準で再審議するとしました。その基準において、証拠や陪審員の推測を考慮し、fair useの要素をde novoに当てはめていった結果、CAFCは、Googleによる特定のコードのコピーと使用は法律上、正しくないという結論に至りました。特に、fair useの４つの要素の内、１つ目と４つ目である：使用の目的と性格（the
新しく米国特許庁長官になったIancu長官の公式発表によると、Iancu長官 は、予測可能なシステムの構築を目指していて、特に、PTABにおける手続きに力を入れているということです。Iancu長官 は、指名承認公聴会でPTABのBRI基準（broadest reasonable interpretation）による解釈が手続きの不透明さを引き起こしている原因だと指摘。このような指名承認公聴会での発言を元に考えると、 Iancu長官はPTABでの審査基準を現在のBRIから地裁などで使われているPhilips Constructionに変更するのではということが予測されます。 元記事の著者は、この変更が数ヶ月の内に行われるのではないかと予測しています。また、補正されたクレームにはBRIが継続して適用され、実際には新しい基準はすでに権利化されたクレームの分析にのみに適用されるのではないかと予想されています。しかし、この変更がどの範囲まで及ぶかは不透明で、例えば、新しい基準が継続中のPTABにおける無効手続き等に適用されるのか、reissuesや reexaminationsにも適用されるのかはわかりません。 PTABがPhilips Constructionを採用がどのくらいの影響を及ぼすのかはわかりませんが、PTABでIPRなどを申請する申立人（多くの場合、特許訴訟で被告人として訴えられている）にとっては深刻な問題になる可能性があります。例えば、今までのPTABではBRI基準、地裁ではPhilips constructionの状態の場合、PTABのIPR手続きによって特許を無効化する際はより広い解釈が使え（つまり、先行文献等で特許を無効にするのに有利な基準）、地裁で侵害の判断を行う場合、特許クレームを狭く解釈するPhilips constructionを用いて、侵害を回避できるという、ダブルスタンダードで主張ができますが、地裁とPTABでの基準が両方共Philips constructionになった場合、そのような都合のいい主張はできなくなります。また、PTABと地裁で同じPhilips Constructionが採用されるのであれば、PTABにおける手続きと訴訟が並行して進む場合（または、PTABにおける手続きにより訴訟が一時中断する場合）、PTABにおけるクレーム解釈が地裁でも拘束力のあるものとして採用されることが考えられます。ほとんどの場合、PTABにおけるクレーム解釈の方が訴訟におけるクレーム解釈よりも早い時期に決まるため、PTABにおける手続きでも地裁で行われるMarkman hearing的な、より地裁におけるクレーム解釈の際に行われる手続きが採用される可能性もあります。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Scott A. McKeown. Ropes & Gray LLP PTAB
２０１８年３月２８日、CAFCは先住民St. Regis Mohawk Tribeへの特許譲渡問題でPTABからCAFCに上訴されている案件の延期を命令しました。この上訴は、PTABよるIPR手続きに対して先住民の免責特権は適用されないという判決に関する再審議を求めるものです。この問題は、Allergan社がIPRによる特許無効審判を回避するために先住民St. Regis Mohawk Tribeへ特許を譲渡したことが発端になっています。 また、PTABは４月３日に予定されていた公判をキャンセル。延長は公判の後自動的に解除されることになっていましたが、公判が６月に延期になりました。 今回、延期されているIPR手続きはすでに１２ヶ月の公判までの期限を過ぎていて、joinderが行われているので、規定の１２ヶ月に加えさらに６ヶ月の猶予が与えられる可能性があります。 ６ヶ月の猶予が与えられた場合、合計の１８ヶ月の期日は６月８日になります。延期はこの期限に達するまで解除されることはありません。延期が６月８日以降まで続いた場合、PTABはCAFCによる延期によって期限までにIPR手続きが停止してしまったと宣言する可能性があります。もし公判が期日の数日前に開かれても、PTABが期限の６月８日までに判決を発行するのは時間的に難しい状況です。 コメント： PTABによる判決は、手続きが開始されてから１年以内に発行することが義務付けられています。35 U.S. Code § 316 (11)。例外として最大で６ヶ月の延長ができますが、それ以上は原則できません。このケースの場合、PTABでの判決が１８ヶ月以内に行われない場合、どのような手続きが行われるのかが不透明になっています。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Scott A. McKeown. Ropes & Gray LLP
中国企業の海外出願が顕著に伸びています。２０１７年、中国企業は11,241件のアメリカ特許を取得。前年比で28%のアップで、国別ランキングではじめて５位に着けました。過去１０年で、中国企業によるアメリカ特許の取得数は１０倍に延びました、２０１７年、アメリカで許可された320,000件の特許の内、3.5%が中国企業によるものです。比較として、アメリカの企業の割合は、46%で、約148,139件の特許の所有権を保持しています。 参考記事：http://english.sipo.gov.cn/news/iprspecial/1120042.htm コメント： 元記事には中国企業によるヨーロッパへの出願も取り上げています。アメリカほどではないものの、中国企業はヨーロッパでも出願数を伸ばしています。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：AFD China Intellectual Property Law Office https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d825b05f-285b-467d-a96d-531f8bec4dc1
Artificial intelligence (“AI”) や big data (“BD”) に関わる発明が今日の技術革新を推し進めています。このような技術革新がいままでの常識を変えていく中、このような発明はどのように特許で守るべきなのでしょうか？ アメリカにおけるAIやBD関連の発明を特許で守るのは容易なことではありません。例えば、Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments Inc. (Sup. Ct. 2014)における最高裁の判決により、特許クレームをindefinitenessの理由により無効にすることが容易になりました。また、AIやBD関連の発明は、Functional Claimingを多様するものが多いですが、Williamson v. Citrix Online (Fed. Cir. 2015) により、そのようなクレームが”means-plus-function”として解釈されやすい傾向にあります。（”means-plus-function”クレームとして解釈されてしまうと、クレームの適用範囲が原則明細書で開示されている実地例にだけ適用されるので、クレームの適用範囲が極端に限定されます。）このような状況から、アメリカにおけるAIやBD関連の発明を特許で守るには、このような落とし穴に気をつけながら戦略的にクレームを作成する必要があります。
商標を持つ会社は、例え同じ会社を商標違反で訴えるにしても、複数の管轄区域（jurisdiction）で訴訟を起こす必要に迫られます。そこで、このような複数の管轄区域に及ぶ商標訴訟のためヒントを４つ紹介します。 １．商標法は地域的なものですが、効率よく権利行使をするには複数の権利行使のオプションを考慮し、自社のリソースにあった方法を素早く決断することが必要です。 ２．複数の管轄区域に及ぶ商標訴訟を決断するにあたり、訴訟による自社のビジネスの目的をはっきりと明確に示す必要があります。世界規模で侵害している会社への対策なのか、それともインターネットを通して侵害している会社がターゲットなのかを明確にした上で、専門家からアドバイスを受けると効果的です。 ３．多彩なオプションを考慮する。一般的なアメリカ地裁における訴訟よりも、場合によっては、ヨーロッパの管轄区域において、アメリカにおける訴訟費用よりも少ない費用で、より早く差し止めが得られたり、多くの損害賠償金が得られる可能性があります。また、米ITCを利用することによって、和解交渉を有利に運んだり、効率のよい差し止め手続きを行うこともできます。しかし、海外企業を対象にITC調査を行う場合、 service of processやdiscoveryなどの手続きが複雑になります。 ４．行政による救済手段（e.g. oppositions, cancellations, UDRPs, and take-downs)を賢く使う。 そうすることによって、訴訟を使い最善の結果と侵害者への二次的露出を得ることができます。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Gregory Gilchrist and Charles H. Hooker III. Kilpatrick Townsend &
IPデータと分析プラットフォームktMINEによると、米国特許保持者トップ１０社の内、８社がアジアの会社です。その中でも韓国の企業サムソンは、トップを走り、２０１８年１月の時点で、75,595件の有効米国特許を保有し、２番手のIBM社の46,443件という数字を大きく超えています。その他トップ５の企業は、Canon, Microsoft そしてIntelです。 IBMは、毎年最も多く米国特許が与えられている会社だということ有名だと思います。２０１７年も含む過去過去２５年間、その地位は揺らいでいません。しかし、IBMの特許放棄率は高く、多くの特許は権利の満了期間を待たずに放棄されてしまいます。一方、サムソンは、IBMよりも特許保持率が高く、IBMよりもより多くの技術分野で活発に活動しています。 米国特許保持ランキングトップ１０： Samsung IBM Canon Microsoft Intel Panasonic LG Electronics Sony Corporation Hitachi Toshiba 調査方法： 今回の調査をするにおいて、記事元であるIAMとktMINEは、特許公報を分析し、許可された特許と審査中の特許出願を特定。許可された特許には一般特許の他、デザイン特許とプラント特許も含みます。 権利満了、放棄、または、維持されていない特許・出願はデータベースから削除されています。 今回の調査は２０１８年１月１日時点のデータを元に行われました。 許可された特許と審査中の特許出願は、関連会社も含む企業別に分けられ、さらに企業の本社が存在する国別に分析が行われました。 コメント： IAMに有料登録すると、ここで紹介された米国特許保持企業トップ１００の詳細が分かります。 まとめ作成者：野口剛史
２０１８年３月１６日に独占禁止担当のAssistant Attorney General Makan Delrahim氏がスピーチを行い特許と独禁法の関係について話しました。このスピ０値では、知的財産の分野において、独禁法がどのように適用されるべきか、彼の考え方が語られました。このスピーチで、彼は、消費者にとって特許権は恵みであり、特許権を行使する権利者に対して独禁法が妨害しないようにするべきという考え方を示しました。 Assistant Attorney General Makan Delrahim氏は、スピーチの中で、彼の考え方を語る上で４つの基礎を話しました。まず１つ目は、Patent hold-upに関する問題は、独禁法の問題ではないということです。Patent hold-upとは、FRANDに関係していて、特許権者が特許をライセンスするにあたって、合理的で差別のない料金以上の支払いを要求することです。Makan Delrahim氏いわく、独禁法をFRANDを取り締まるツールとして使うのは適切ではないとしました。もし、FRANDで問題が生じるのであれば、独禁法ではなく、契約法の元、救済を求めるべきだとしました。Makan Delrahim氏は、patent hold-up自体が競争を妨害し、政府の介入を必要とするようなことになるまでには至らないという見解を示しました。Makan Delrahim氏は、Patent hold-upの問題のような、高いライセンス費用の請求というのは、ただ単にビジネスの現状を示しているだけにすぎないという考え方のようです。 次に、２つ目の基礎として、standard setting organizations (“SSOs”) は用意に特許で守られている技術を標準技術として採用しないよう注意するべきだとしました。このような行為は、発明へのやる気を低下させ、安易にpatent hould-outを促すだけだと批判しました。司法省（DOJ）はSSOの特許ポリシーがどのようなものかを調べ、そのようなポリシーが技術を開発する発明サイドと実装するメーカーサイドの両方のグループから成り立つ組織によって作成されているか、また、そのようなポリシーが両方のグループの了解を得たものになっているのかを調査する用意があることを示しました。 ３番目の基礎として、特許権者は他者を排除する権利があるので、SSOと裁判所がそのような特許の重要な権利を制限するような行動を取る場合、とても重い責任を負うことになる。特に、事実上の強制的なライセンス形態（de facto
論理的でない主張でも、その主張に対しての返答は行うべきです。返答を行なってしまうと、主張された内容が審議なく受け入れられてしまい、自社にとって不利な状況になってしまうことがあります。
２０１８年３月７日、CAFCは、Oracle America, Inc. v. Google LLC, No. 2017-1118, 2017-1202において、陪審員の決定とは真逆の、GoogleによるOracleの著作権で保護されたJava API packagesの使用は、fair useではないという結論に至りました。また、CAFCは、案件を差し戻し、この結論の元、地裁に損害賠償に関する審議を行うよう命じました。（Oracleは以前、賠償金は$9 billionに及ぶと主張。） 経緯： ２０１５年にCAFCが法律上OracleのJava API Packagesは著作権で保護されると判決を下した後、案件は地裁に差し戻され、Googleの使用はfair useの範囲かが争われました。地裁で審議が行われた結果、陪審員はGoogleの使用はfair useだと結論づけました。その決定にOracleは異議を唱え、CAFCに上訴。 CAFCは、faire useは法律の問題なのでde novo基準で再審議するとしました。その基準において、証拠や陪審員の推測を考慮し、fair useの要素をde novoに当てはめていった結果、CAFCは、Googleによる特定のコードのコピーと使用は法律上、正しくないという結論に至りました。特に、fair useの４つの要素の内、１つ目と４つ目である：使用の目的と性格（the
新しく米国特許庁長官になったIancu長官の公式発表によると、Iancu長官 は、予測可能なシステムの構築を目指していて、特に、PTABにおける手続きに力を入れているということです。Iancu長官 は、指名承認公聴会でPTABのBRI基準（broadest reasonable interpretation）による解釈が手続きの不透明さを引き起こしている原因だと指摘。このような指名承認公聴会での発言を元に考えると、 Iancu長官はPTABでの審査基準を現在のBRIから地裁などで使われているPhilips Constructionに変更するのではということが予測されます。 元記事の著者は、この変更が数ヶ月の内に行われるのではないかと予測しています。また、補正されたクレームにはBRIが継続して適用され、実際には新しい基準はすでに権利化されたクレームの分析にのみに適用されるのではないかと予想されています。しかし、この変更がどの範囲まで及ぶかは不透明で、例えば、新しい基準が継続中のPTABにおける無効手続き等に適用されるのか、reissuesや reexaminationsにも適用されるのかはわかりません。 PTABがPhilips Constructionを採用がどのくらいの影響を及ぼすのかはわかりませんが、PTABでIPRなどを申請する申立人（多くの場合、特許訴訟で被告人として訴えられている）にとっては深刻な問題になる可能性があります。例えば、今までのPTABではBRI基準、地裁ではPhilips constructionの状態の場合、PTABのIPR手続きによって特許を無効化する際はより広い解釈が使え（つまり、先行文献等で特許を無効にするのに有利な基準）、地裁で侵害の判断を行う場合、特許クレームを狭く解釈するPhilips constructionを用いて、侵害を回避できるという、ダブルスタンダードで主張ができますが、地裁とPTABでの基準が両方共Philips constructionになった場合、そのような都合のいい主張はできなくなります。また、PTABと地裁で同じPhilips Constructionが採用されるのであれば、PTABにおける手続きと訴訟が並行して進む場合（または、PTABにおける手続きにより訴訟が一時中断する場合）、PTABにおけるクレーム解釈が地裁でも拘束力のあるものとして採用されることが考えられます。ほとんどの場合、PTABにおけるクレーム解釈の方が訴訟におけるクレーム解釈よりも早い時期に決まるため、PTABにおける手続きでも地裁で行われるMarkman hearing的な、より地裁におけるクレーム解釈の際に行われる手続きが採用される可能性もあります。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Scott A. McKeown. Ropes & Gray LLP PTAB
２０１８年３月２８日、CAFCは先住民St. Regis Mohawk Tribeへの特許譲渡問題でPTABからCAFCに上訴されている案件の延期を命令しました。この上訴は、PTABよるIPR手続きに対して先住民の免責特権は適用されないという判決に関する再審議を求めるものです。この問題は、Allergan社がIPRによる特許無効審判を回避するために先住民St. Regis Mohawk Tribeへ特許を譲渡したことが発端になっています。 また、PTABは４月３日に予定されていた公判をキャンセル。延長は公判の後自動的に解除されることになっていましたが、公判が６月に延期になりました。 今回、延期されているIPR手続きはすでに１２ヶ月の公判までの期限を過ぎていて、joinderが行われているので、規定の１２ヶ月に加えさらに６ヶ月の猶予が与えられる可能性があります。 ６ヶ月の猶予が与えられた場合、合計の１８ヶ月の期日は６月８日になります。延期はこの期限に達するまで解除されることはありません。延期が６月８日以降まで続いた場合、PTABはCAFCによる延期によって期限までにIPR手続きが停止してしまったと宣言する可能性があります。もし公判が期日の数日前に開かれても、PTABが期限の６月８日までに判決を発行するのは時間的に難しい状況です。 コメント： PTABによる判決は、手続きが開始されてから１年以内に発行することが義務付けられています。35 U.S. Code § 316 (11)。例外として最大で６ヶ月の延長ができますが、それ以上は原則できません。このケースの場合、PTABでの判決が１８ヶ月以内に行われない場合、どのような手続きが行われるのかが不透明になっています。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Scott A. McKeown. Ropes & Gray LLP
中国企業の海外出願が顕著に伸びています。２０１７年、中国企業は11,241件のアメリカ特許を取得。前年比で28%のアップで、国別ランキングではじめて５位に着けました。過去１０年で、中国企業によるアメリカ特許の取得数は１０倍に延びました、２０１７年、アメリカで許可された320,000件の特許の内、3.5%が中国企業によるものです。比較として、アメリカの企業の割合は、46%で、約148,139件の特許の所有権を保持しています。 参考記事：http://english.sipo.gov.cn/news/iprspecial/1120042.htm コメント： 元記事には中国企業によるヨーロッパへの出願も取り上げています。アメリカほどではないものの、中国企業はヨーロッパでも出願数を伸ばしています。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：AFD China Intellectual Property Law Office https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d825b05f-285b-467d-a96d-531f8bec4dc1
Artificial intelligence (“AI”) や big data (“BD”) に関わる発明が今日の技術革新を推し進めています。このような技術革新がいままでの常識を変えていく中、このような発明はどのように特許で守るべきなのでしょうか？ アメリカにおけるAIやBD関連の発明を特許で守るのは容易なことではありません。例えば、Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments Inc. (Sup. Ct. 2014)における最高裁の判決により、特許クレームをindefinitenessの理由により無効にすることが容易になりました。また、AIやBD関連の発明は、Functional Claimingを多様するものが多いですが、Williamson v. Citrix Online (Fed. Cir. 2015) により、そのようなクレームが”means-plus-function”として解釈されやすい傾向にあります。（”means-plus-function”クレームとして解釈されてしまうと、クレームの適用範囲が原則明細書で開示されている実地例にだけ適用されるので、クレームの適用範囲が極端に限定されます。）このような状況から、アメリカにおけるAIやBD関連の発明を特許で守るには、このような落とし穴に気をつけながら戦略的にクレームを作成する必要があります。
商標を持つ会社は、例え同じ会社を商標違反で訴えるにしても、複数の管轄区域（jurisdiction）で訴訟を起こす必要に迫られます。そこで、このような複数の管轄区域に及ぶ商標訴訟のためヒントを４つ紹介します。 １．商標法は地域的なものですが、効率よく権利行使をするには複数の権利行使のオプションを考慮し、自社のリソースにあった方法を素早く決断することが必要です。 ２．複数の管轄区域に及ぶ商標訴訟を決断するにあたり、訴訟による自社のビジネスの目的をはっきりと明確に示す必要があります。世界規模で侵害している会社への対策なのか、それともインターネットを通して侵害している会社がターゲットなのかを明確にした上で、専門家からアドバイスを受けると効果的です。 ３．多彩なオプションを考慮する。一般的なアメリカ地裁における訴訟よりも、場合によっては、ヨーロッパの管轄区域において、アメリカにおける訴訟費用よりも少ない費用で、より早く差し止めが得られたり、多くの損害賠償金が得られる可能性があります。また、米ITCを利用することによって、和解交渉を有利に運んだり、効率のよい差し止め手続きを行うこともできます。しかし、海外企業を対象にITC調査を行う場合、 service of processやdiscoveryなどの手続きが複雑になります。 ４．行政による救済手段（e.g. oppositions, cancellations, UDRPs, and take-downs)を賢く使う。 そうすることによって、訴訟を使い最善の結果と侵害者への二次的露出を得ることができます。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Gregory Gilchrist and Charles H. Hooker III. Kilpatrick Townsend &
IPデータと分析プラットフォームktMINEによると、米国特許保持者トップ１０社の内、８社がアジアの会社です。その中でも韓国の企業サムソンは、トップを走り、２０１８年１月の時点で、75,595件の有効米国特許を保有し、２番手のIBM社の46,443件という数字を大きく超えています。その他トップ５の企業は、Canon, Microsoft そしてIntelです。 IBMは、毎年最も多く米国特許が与えられている会社だということ有名だと思います。２０１７年も含む過去過去２５年間、その地位は揺らいでいません。しかし、IBMの特許放棄率は高く、多くの特許は権利の満了期間を待たずに放棄されてしまいます。一方、サムソンは、IBMよりも特許保持率が高く、IBMよりもより多くの技術分野で活発に活動しています。 米国特許保持ランキングトップ１０： Samsung IBM Canon Microsoft Intel Panasonic LG Electronics Sony Corporation Hitachi Toshiba 調査方法： 今回の調査をするにおいて、記事元であるIAMとktMINEは、特許公報を分析し、許可された特許と審査中の特許出願を特定。許可された特許には一般特許の他、デザイン特許とプラント特許も含みます。 権利満了、放棄、または、維持されていない特許・出願はデータベースから削除されています。 今回の調査は２０１８年１月１日時点のデータを元に行われました。 許可された特許と審査中の特許出願は、関連会社も含む企業別に分けられ、さらに企業の本社が存在する国別に分析が行われました。 コメント： IAMに有料登録すると、ここで紹介された米国特許保持企業トップ１００の詳細が分かります。 まとめ作成者：野口剛史
２０１８年３月１６日に独占禁止担当のAssistant Attorney General Makan Delrahim氏がスピーチを行い特許と独禁法の関係について話しました。このスピ０値では、知的財産の分野において、独禁法がどのように適用されるべきか、彼の考え方が語られました。このスピーチで、彼は、消費者にとって特許権は恵みであり、特許権を行使する権利者に対して独禁法が妨害しないようにするべきという考え方を示しました。 Assistant Attorney General Makan Delrahim氏は、スピーチの中で、彼の考え方を語る上で４つの基礎を話しました。まず１つ目は、Patent hold-upに関する問題は、独禁法の問題ではないということです。Patent hold-upとは、FRANDに関係していて、特許権者が特許をライセンスするにあたって、合理的で差別のない料金以上の支払いを要求することです。Makan Delrahim氏いわく、独禁法をFRANDを取り締まるツールとして使うのは適切ではないとしました。もし、FRANDで問題が生じるのであれば、独禁法ではなく、契約法の元、救済を求めるべきだとしました。Makan Delrahim氏は、patent hold-up自体が競争を妨害し、政府の介入を必要とするようなことになるまでには至らないという見解を示しました。Makan Delrahim氏は、Patent hold-upの問題のような、高いライセンス費用の請求というのは、ただ単にビジネスの現状を示しているだけにすぎないという考え方のようです。 次に、２つ目の基礎として、standard setting organizations (“SSOs”) は用意に特許で守られている技術を標準技術として採用しないよう注意するべきだとしました。このような行為は、発明へのやる気を低下させ、安易にpatent hould-outを促すだけだと批判しました。司法省（DOJ）はSSOの特許ポリシーがどのようなものかを調べ、そのようなポリシーが技術を開発する発明サイドと実装するメーカーサイドの両方のグループから成り立つ組織によって作成されているか、また、そのようなポリシーが両方のグループの了解を得たものになっているのかを調査する用意があることを示しました。 ３番目の基礎として、特許権者は他者を排除する権利があるので、SSOと裁判所がそのような特許の重要な権利を制限するような行動を取る場合、とても重い責任を負うことになる。特に、事実上の強制的なライセンス形態（de facto