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知的財産がビジネスの中心を担っている企業の場合、投資家や買収を考えている企業は、投資先・買収先がビジネスに関わる全ての知財を自社で保有しているかどうか把握している必要があります。というのも、ライセンスを受けている場合よりも、自社で必要な知財を保有している方が、ほとんどの場合において、都合がいいからです。 しかし、会社のライフサイクルにおいて、会社の知的財産に対する所有権がはっきりしない場合があります。今回は、特に知的財産権の所有権に関して気をつけたい3つのシチュエーションを紹介します。 シチュエーション1:会社創設 多くの場合、会社を創設する前に、創業者のメンバーが知的財産で保護できる技術をすでに開発している場合があります。そのような知財がある場合、会社がその知財を所有するには、創業者から会社にその知財の所有権を譲渡する必要があります。この譲渡手続きは、会社創設の際に一緒に行われ、創業者の株への支払い等で対価を支払うというかたちが一般的です。各創業者が、会社創設以前に開発したもの全ての権利を会社に譲渡することは大切で、関連書類に各創業者が署名をしていることを確認することは重要です。 また、もし創業者の誰かが以前の雇用主と問題があるか、会社創設の時点で確認する必要があります。 シチュエーション2:従業員とコントラクターの新人研修 アメリカでは、従業員の開発したものに対する著作権は、work for hire doctrine という 考え方から、雇用の目的の範囲内であれば、会社に著作権の所有権があると主張できま すが、発明のような、特許で保護されるべき知的財産には、work for hire doctrine が適 用されません。また、work for hire doctrine は、アメリカ国外ではアメリカと異なる扱 いを受ける可能性があるので、注意が必要です。 さらに、コントラクターを雇う際、知的財産の譲渡に関して特に契約等で取り決めがない場合、コントラクターが契約に基いて開発したものについての権利を所有します。この考え方は、コントラクターが個人でも、企業でも違いはありません。 つまり、従業員の新人研修の際に、会社は従業員が適切な知財譲渡契約に署名していることを確認すること、また、コンサルタントやコントラクターとの仕事初めに、彼らとの契約に知的財産の譲渡に関する条文が含まれていることを確認することが大切です。また、必要であれば、その契約が関わる国において有効であることをチェックします。

2018年2月、 the District Court for Central District of California の Judge Andrew Guilford が、陪審員が出した賠償金額$1 Million に3倍賠償を適用し、被告 Custom Blinds and Components Inc. (“CBC”)に対して$3 Million の支払いを命令。更に、Judge Guilford

Exergen Corp. v. Kaz USA, Inc., Nos. 2016-2315, 2016-2341 (March 8, 2018)において、CAFCは、特許法101の特許適格性(Patent eligibility)に関わる問題を認めず、特許は有効だという判決を下しました。しかし、その判断理由には、納得のいかない点もあり、異 議を唱えた少数派の Judge Hughes の意見を中心に現在の CAFC における特許適格性 (Patent eligibility)の判断における問題点を解説してみました。 訴訟背景: 前頭部の皮膚と大気の温度から体内温度を検知する方法クレームが今回この案件で対象 になりました。 この対象クレームは自然界の法則(a

特許訴訟は高額で時間もかかります。特許訴訟が公判まで行くことはほとんどありませ んが、侵害が認められ、賠償金の支払いを命じられる場合、賠償金の額が数百万ドルに 昇ることも珍しくはありません。また、競合他社が特許権者の場合、差し止め (injunction)のリスクもあります。また、裁判所によっては略式判決(summary judgment)が認められにくい場合もあるので、裁判の長期化や費用の増加が懸念される 場合も多いのが現状です。 そのことを原告はよく知っていて、高い訴訟コストを利用し、被告と訴訟費用よりも低 い金額で和解を申し出ることも珍しくはありません。この手段は、特許の権利行使を専 門的に行う組織(non-practicing entities や patent trolls とも呼ばれます)がよく使う方法 で、訴訟を起こし、ライセンス費用や和解金などを主な収益としてビジネスを成り立た せています。このような組織にターゲットにされてしまうと、(1)将来似た訴訟のタ ーゲットになるリスクを抱えながら和解するか、それとも、(2)割の合わない弁護士 費用を払い続けて、訴訟に勝つか、というどちらに転んでもリスクやコストを抱えるこ とになってしまいます。 このような特許訴訟はできれば避けたい訴訟です。特許訴訟に巻き込まれる全てのリス クは取り除けないですが、購買契約などを結ぶ時に、自社にとって好ましい免責 (indemnification)を入れることで、特許訴訟が自社に与えるインパクトを軽減するこ とができます。 1.免責(indemnification)の基本: 購買契約の際、免責(indemnification)に関わる条文を設けることは大切です。免責に

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連邦企業機密保護法（DTSA）のポイントの続きです。DTSAが制定されてから約２年。S戦略ポイントとDTSAに関わる判例をいくつか見てみましょう。 戦略のポイント： DTSAは、州法による保護と共存するので、DTSAを使って連邦裁判所で訴訟を起こすのか、または、州法を使い州立裁判所で訴訟を起こすのか、両方するのか、どう企業機密に関する訴訟を展開するべきなのか戦略を考える必要があります。州立裁判所にDTSAを含む訴状を出した場合、連邦裁判所にケースが移される可能性が高く、その移転による遅れで、暫定的差し止め命令（temporary restraining order）や仮差し止め（preliminary injunction）の判断が遅れてしまう可能性があります。 それだけではなく、連邦裁判所で行える差し抑え（seizure）を望むのかも考慮する必要があります。また、連邦裁判所では回避不可能な開示原理（inevitable disclosure doctrine。詳しくは、前記連邦企業機密保護法（DTSA）のポイントを参照。 ）が適用されないという点についても考慮する必要があります。また、他の法律、例えば、the Computer Fraud and Abuse Act, 18 U.S.C. §1030, et seq., や the Stored Communications Act,

連邦企業機密保護法（The Defend Trade Secrets Act of 2016、略してDTSA）は２０１６年５月に制定されました。これまで、企業秘密に関する問題は、州法でのみ守られていて、連邦レベルにおける保護はありませんでした。今回は、DTSAの知っておきたいポイントをまとめました。 DTSAにより、企業機密所有者は「企業機密」（“trade secret” ）の「横領」（“misappropriation”）を連邦裁判所で訴えることができるようになりました。 重要な定義： 「企業機密」（“trade secret” ）：この「企業機密」（“trade secret” ）ですが、広く定義されており、形式やタイプにかかわらず財務、ビジネス、化学、技術、経済、工学に関わる情報（“all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic,

弱い特許を比較的低コストで無効にできるIPRの登場で知財管理の考え方は大きく変わりつつあります。今までのような、大きな特許ポートフォリオは出願や維持、弁護士費用などに膨大なコストがかかり、頻繁に弱い特許で構成されています。つまり、今までの知財管理のかたちは、AIA後の新しい時代に、出願や維持に多くのリソースを費やしてしまうだけではなく、発明や新製品に対する投資を守ることができないという状況に陥っています。 このような現状の中で、無駄が多い現在の知財管理の状況に気づき、それを教訓にして無駄を省いた新しい知財管理のかたちが登場してきています。 無駄の原因： 典型的な知財管理に関連する主な無駄の原因とその影響を数値化するために、Global Prior Art, Incによるデータを見てみましょう。彼らが３５年間のリサーチと15,000以上のトピックから導き出した数字は以下の通りです： 会社が保持する特許の５０％以上は熟練したサーチャーによる比較的簡単な調査により無効化できる。 会社が保有する重要特許の９０％以上は、一般的なレベルの調査結果を用いたIPRで無効にできる。 IPRなどのチャレンジで特許が無効にならなかったとしても、残ったクレームには商業的な価値が残っていないことがほとんど。 企業が保有する特許の４〜５％のみがIPRなどの無効チャレンジに打ち勝ち、かつ、会社にとって有益。 このような無駄の原因は、大きなコストとIPリスクを生むことになる。また、Global Prior Art, Incによると、一般的なレベルの調査を事前に行うことで、（全体の５０％にもおよぶ）弱い特許を戦略的に取り除くことができると同時に、残りの出願する特許案件に対しては十分な先行文献の知識からより強いクレームが書けるようにななります。さらに、市場や競合他社の分析情報を加えることで、更にフィルタリングを行い、よりピンポイントな特許ポートフォリオができます。 費用： ここでは、$1 billionの収入があるビジネスを例にとって、典型的な知財管理をした場合の費用（コスト）について考えてみます。このような費用を算出するには、American Intellectual Property Law Association (AIPLA) が毎年発行しているReport of

Pressure Specialist, Inc. v. Next Gen Mfg., Inc., No. 17 C 6582, Slip Op. (N.D. Ill. Jan. 24, 2018) (St. Eve, J.)において、St. Eve 判事は、被告人の12(b)6棄却申し立て (Fed.