クレーム解釈が必要な場合、12(b)6棄却申し立ては受理されない

Pressure Specialist, Inc. v. Next Gen Mfg., Inc., No. 17 C 6582, Slip Op. (N.D. Ill. Jan. 24, 2018) (St. Eve, J.)において、St. Eve 判事は、被告人の12(b)6棄却申し立て (Fed. R. Civ. P. 12(b)(6) motion to dismiss )を却下しました。

問題の棄却申し立てでは、原告の特許クレームにおけるペイントボールガンのガス制御が注目されました。被告人は、クレームで必須のガイドスリーブが被告のガス制御装置に含まれていることを、原告が申立書で主張しておらず、また、今後訴訟が進んでも主張できないとし、ガス制御に関わる特許クレームを訴訟から取り下げるよう裁判所に申し出ました。

しかし、裁判所は、クレーム解釈が必要な事柄でRule 12 motionを判断するのは適切ではないという判例にそって、被告人の申し立てを却下しました。

コメント:

この12(b)6棄却申し立ては、訴訟が起きてすぐにファイルされたものです。この記事を見ると、クレーム解釈が必要な理由で12(b)6棄却申し立てをするのはやめた方がいいでしょう。クレーム解釈が必要な場合、原告がクレームを取り下げるか、クレーム解釈をするMarkman hearing まで待って、summary judgementで非侵害が明確なクレームを今後の手続きから除外するという対応が必要になってくると思います。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:R David Donoghue. Holland & Knight LLP

Claims That Require Construction are Not Amenable to a Motion to Dismiss

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

mistake
再審査
野口 剛史

一度意図的に放棄した権利範囲は再発行でも戻ってこない

再発行は出願中に生じた「誤り」を直すことができるため便利に見えますが、制限が多いため使いづらいのが実態です。また、特に、特許権者が審査中に意図的に放棄した主題は再捕捉(recapture)ルールというものが適用され、再発行でも取り戻せないので、審査中のOAに対するクレーム補正や主張には十分気をつけるようにしてください。

Read More »