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特許の所有だけでは当事者適格(Standing)を満たさない場合がある

Andrea Electronics Corp. (“Andrea”) がAppleなどを特許訴訟で訴えたITC調査のinitial determination (ID、仮決定)において、行政判事(ALJ)であるLord判事は、特許権者であるAndreaは、一部の権利を譲渡・移管した第三者を当事者として加えない限り、当事者適格(Standing)を満たさないと判決しました。Certain Audio Processing Hardware, Software, and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-1026, Initial Determination (Oct. 26, 2017). このITC調査で、Andreaが特許権者であることには異論は出なかったのですが、訴訟の対象になっている特許に対する実態的なすべての権利(“all

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NPEから特許を買い訴訟を起こすNPEがいるアメリカ

NPE(またの名をパテント・トロール)に関する情報を多く提供するRPX社によると、Monument Peak Ventures, LLC (MPV) というNPEが、アクションカメラを生産・販売しているGoPro社やSZ DJI Technology社に権利行使をし、訴訟を起こしたとのことです。対象になっている特許は、MPVと提携のあるDominion Harbor Enterprises, LLC (DHE) がNPE大手のIntellectual Ventures LLC (IV)から買った旧コダック社の特許です。 過去2年間、Dominionと提携のある組織が、IVから受け取った特許を使い訴訟を起こし、IVから特許の追加取得を行なっています。2018年3月5日に、Dominionは、アメリカンエキスプレスが開発した1000にも及ぶ特許をIVから取得したことを発表。子会社のLiberty Peak Ventures LLC を使い、金融、小売、eコマースの分野で積極的にマーケティングを行い、収益化を見込むと発表しました。 RPX社の情報によると、Liberty Peak Venturesはテキサス州で設立され、 他の3つのDominionと提携のある組織

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ITC337条調査ウェビナー(録画)

元ITCの行政判事(ALJ)Theodore Essex、Hogan Lovells法律事務所のCeline Crowson氏、元ITC Trial Lawyers Association PresidentのTony Pezzanoのパネルで行われたITC337条調査に関するウェビナーの録画版が以下のリンクから視聴できます。 https://event.on24.com/wcc/r/1577832/CE0B6C4D8D1F153E5F7CE4146B735992 このウェビナーでは、ITC337条調査の概要を説明するとともに、以下のトピックに関する議論が行われました。 Expected trends at the ITC over the next two years The future of parties

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企業機密を守るには法律的な保護だけでは足りない

効果的に企業機密を守るには、DTSA や州法などの法的な保護にとどまらず、様々な IT ツールを効果的に使うことをおすすめします。例えば Iron Mountain 社が提供する IP Development Protection Agreement (IPDPA)は、知的財産を保護し、企業機密を守るため に必要なデュー・デリジェンスを行うことができます。 自分のアカウントに置かれる全ての情報に対して日付とタイム・スタンプがつけられ、 IP の監査証跡(IP audit trail )が作られることで、自社の企業機密に対する所有権を独 立した形で証明することができます。独立した第三者機関として、Iron Mountain 社は 裁判所からの信頼を得ており、知財の存在と所有権を保証することができます。 また、セキュリティーの面では、deposit security,

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IPR 手続きにおいて口頭弁論で新しい証拠は提示できない

経緯: PTAB は、Dell の申し出によって Acceleron の特許に対して IPR の手続きをはじめまし た。手続きが進み、口頭弁論で、Dell が先行例の開示に関してそれまでに開示していな い全く新しい主張を展開。Acceleron は、Dell のそのような主張は、時期を得ていない (not timely)と反論しましたが、PTAB は Acceleron の反論を却下。さらに、PTAB は Dell のその新しい主張に同意し、Acceleron のクレームに新規性がないと判断し、クレ ームの1つを無効にしました。 1回目の上訴で、CAFC は、PTAB

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最高裁への特許法関連の Certiorari Petitions の一覧がわかるサイト

WilmerHale 法律事務所のサイトには、特許法に関わる最高裁への Certiorari Petitions の 一覧が掲載してあります。最高裁は上訴されても、その案件を最高裁で再審理するか否 かを自ら判断するので、Certiorari Petitions が全て許可されるわけではありません。その ため、WilmerHale 法律事務所では、Certiorari Petitions を保留中(pending)、許可 (granted)、却下(denied)の3つに分かれています。 各カテゴリーでは、案件名、Certiorari Petition で挙げられた問題のリスト、Certiorari Petition が提出された日にちが書かれており、CAFC における口頭弁論の記録や判決への リンクが置かれています。 最高裁へ Certiorari Petitions が出される多くの場合、法律が曖昧だったり、法律の適用

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最も広い合理的な解釈(broadest reasonable interpretation)の範囲

クレーム用語の最も広い合理的な解釈において、明細書とは矛盾する、または、用語の意味がわからなくなってしまう解釈は、クレーム用語の最も広い合理的な解釈の範囲を超えている。 最も広い合理的な解釈(broadest reasonable interpretation。略して、BRI)- 米国 特許庁で用いられるクレーム解釈に対する基本的な考え方。 クレームに使われ ている用語を,明細書に基き当業者が理解するであろう最も広い合理的な解釈 (broadest reasonable interpretation)で理解する。クレーム用語は,発明時(つ まり、特許出願の有効出願日)に、当業者が明細書に基いて最も広い合理的な解 釈(broadest reasonable interpretation)をした場合を想定して解釈される。Philips 基準とは違い、明細書からクレームへ限定事項を読み込むことはしない。 Manual of Patent Examining Procedure(MPEP)§ 2111 (https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2111.html) 経緯: Fairchild

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Incorporation by Reference を使う際の注意点

Incorporation by Reference を使う際に、参考文献の全体を含みたいのであれば、はっき りとした、幅の広い、はっきりとした宣言が大切です。他に余分な限定的と捉えられる ような表現は避けるべきでしょう。 CAFC は、Paice LLC v. Ford Motor Co., Nos. 2017-1387, 1388, 1390, 1457, 1458 (February 1, 2018) のおいて、5つの PTAB における

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PTAB における手続きは、既存の出願ファミリーに影響を及ぼす可能性がある

37 C.F.R. 42.73(d)(3)(i)の下、PTAB でキャンセルになったクレームや最終的に拒絶された クレームがあった場合、特許権者は USPTO に対して PTAB で主張した補正とは矛盾する 行動を取ることを禁止されています。この禁止を、Patent owner estoppel と呼びます。 この禁止は、PTAB でキャンセルになったクレームや最終的に拒絶されたクレームと差 異ない出願中のクレームや特許案件にも影響するので、PTAB で敗訴するということ は、関連する出願(例えば、continuations, reexamination, and reissue)が権利化できな くなる可能性があります。 このようなリスクがあるため、継続出願(continuation applications)を使って特許ポー タルサイトを作っていく手法から、分割出願(divisional

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特許の所有だけでは当事者適格(Standing)を満たさない場合がある

Andrea Electronics Corp. (“Andrea”) がAppleなどを特許訴訟で訴えたITC調査のinitial determination (ID、仮決定)において、行政判事(ALJ)であるLord判事は、特許権者であるAndreaは、一部の権利を譲渡・移管した第三者を当事者として加えない限り、当事者適格(Standing)を満たさないと判決しました。Certain Audio Processing Hardware, Software, and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-1026, Initial Determination (Oct. 26, 2017). このITC調査で、Andreaが特許権者であることには異論は出なかったのですが、訴訟の対象になっている特許に対する実態的なすべての権利(“all

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NPEから特許を買い訴訟を起こすNPEがいるアメリカ

NPE(またの名をパテント・トロール)に関する情報を多く提供するRPX社によると、Monument Peak Ventures, LLC (MPV) というNPEが、アクションカメラを生産・販売しているGoPro社やSZ DJI Technology社に権利行使をし、訴訟を起こしたとのことです。対象になっている特許は、MPVと提携のあるDominion Harbor Enterprises, LLC (DHE) がNPE大手のIntellectual Ventures LLC (IV)から買った旧コダック社の特許です。 過去2年間、Dominionと提携のある組織が、IVから受け取った特許を使い訴訟を起こし、IVから特許の追加取得を行なっています。2018年3月5日に、Dominionは、アメリカンエキスプレスが開発した1000にも及ぶ特許をIVから取得したことを発表。子会社のLiberty Peak Ventures LLC を使い、金融、小売、eコマースの分野で積極的にマーケティングを行い、収益化を見込むと発表しました。 RPX社の情報によると、Liberty Peak Venturesはテキサス州で設立され、 他の3つのDominionと提携のある組織

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ITC337条調査ウェビナー(録画)

元ITCの行政判事(ALJ)Theodore Essex、Hogan Lovells法律事務所のCeline Crowson氏、元ITC Trial Lawyers Association PresidentのTony Pezzanoのパネルで行われたITC337条調査に関するウェビナーの録画版が以下のリンクから視聴できます。 https://event.on24.com/wcc/r/1577832/CE0B6C4D8D1F153E5F7CE4146B735992 このウェビナーでは、ITC337条調査の概要を説明するとともに、以下のトピックに関する議論が行われました。 Expected trends at the ITC over the next two years The future of parties

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企業機密を守るには法律的な保護だけでは足りない

効果的に企業機密を守るには、DTSA や州法などの法的な保護にとどまらず、様々な IT ツールを効果的に使うことをおすすめします。例えば Iron Mountain 社が提供する IP Development Protection Agreement (IPDPA)は、知的財産を保護し、企業機密を守るため に必要なデュー・デリジェンスを行うことができます。 自分のアカウントに置かれる全ての情報に対して日付とタイム・スタンプがつけられ、 IP の監査証跡(IP audit trail )が作られることで、自社の企業機密に対する所有権を独 立した形で証明することができます。独立した第三者機関として、Iron Mountain 社は 裁判所からの信頼を得ており、知財の存在と所有権を保証することができます。 また、セキュリティーの面では、deposit security,

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IPR 手続きにおいて口頭弁論で新しい証拠は提示できない

経緯: PTAB は、Dell の申し出によって Acceleron の特許に対して IPR の手続きをはじめまし た。手続きが進み、口頭弁論で、Dell が先行例の開示に関してそれまでに開示していな い全く新しい主張を展開。Acceleron は、Dell のそのような主張は、時期を得ていない (not timely)と反論しましたが、PTAB は Acceleron の反論を却下。さらに、PTAB は Dell のその新しい主張に同意し、Acceleron のクレームに新規性がないと判断し、クレ ームの1つを無効にしました。 1回目の上訴で、CAFC は、PTAB

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最高裁への特許法関連の Certiorari Petitions の一覧がわかるサイト

WilmerHale 法律事務所のサイトには、特許法に関わる最高裁への Certiorari Petitions の 一覧が掲載してあります。最高裁は上訴されても、その案件を最高裁で再審理するか否 かを自ら判断するので、Certiorari Petitions が全て許可されるわけではありません。その ため、WilmerHale 法律事務所では、Certiorari Petitions を保留中(pending)、許可 (granted)、却下(denied)の3つに分かれています。 各カテゴリーでは、案件名、Certiorari Petition で挙げられた問題のリスト、Certiorari Petition が提出された日にちが書かれており、CAFC における口頭弁論の記録や判決への リンクが置かれています。 最高裁へ Certiorari Petitions が出される多くの場合、法律が曖昧だったり、法律の適用

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最も広い合理的な解釈(broadest reasonable interpretation)の範囲

クレーム用語の最も広い合理的な解釈において、明細書とは矛盾する、または、用語の意味がわからなくなってしまう解釈は、クレーム用語の最も広い合理的な解釈の範囲を超えている。 最も広い合理的な解釈(broadest reasonable interpretation。略して、BRI)- 米国 特許庁で用いられるクレーム解釈に対する基本的な考え方。 クレームに使われ ている用語を,明細書に基き当業者が理解するであろう最も広い合理的な解釈 (broadest reasonable interpretation)で理解する。クレーム用語は,発明時(つ まり、特許出願の有効出願日)に、当業者が明細書に基いて最も広い合理的な解 釈(broadest reasonable interpretation)をした場合を想定して解釈される。Philips 基準とは違い、明細書からクレームへ限定事項を読み込むことはしない。 Manual of Patent Examining Procedure(MPEP)§ 2111 (https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2111.html) 経緯: Fairchild

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Incorporation by Reference を使う際の注意点

Incorporation by Reference を使う際に、参考文献の全体を含みたいのであれば、はっき りとした、幅の広い、はっきりとした宣言が大切です。他に余分な限定的と捉えられる ような表現は避けるべきでしょう。 CAFC は、Paice LLC v. Ford Motor Co., Nos. 2017-1387, 1388, 1390, 1457, 1458 (February 1, 2018) のおいて、5つの PTAB における

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PTAB における手続きは、既存の出願ファミリーに影響を及ぼす可能性がある

37 C.F.R. 42.73(d)(3)(i)の下、PTAB でキャンセルになったクレームや最終的に拒絶された クレームがあった場合、特許権者は USPTO に対して PTAB で主張した補正とは矛盾する 行動を取ることを禁止されています。この禁止を、Patent owner estoppel と呼びます。 この禁止は、PTAB でキャンセルになったクレームや最終的に拒絶されたクレームと差 異ない出願中のクレームや特許案件にも影響するので、PTAB で敗訴するということ は、関連する出願(例えば、continuations, reexamination, and reissue)が権利化できな くなる可能性があります。 このようなリスクがあるため、継続出願(continuation applications)を使って特許ポー タルサイトを作っていく手法から、分割出願(divisional

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Andrea Electronics Corp. (“Andrea”) がAppleなどを特許訴訟で訴えたITC調査のinitial determination (ID、仮決定)において、行政判事(ALJ)であるLord判事は、特許権者であるAndreaは、一部の権利を譲渡・移管した第三者を当事者として加えない限り、当事者適格(Standing)を満たさないと判決しました。Certain Audio Processing Hardware, Software, and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-1026, Initial Determination (Oct. 26, 2017). このITC調査で、Andreaが特許権者であることには異論は出なかったのですが、訴訟の対象になっている特許に対する実態的なすべての権利(“all

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NPEから特許を買い訴訟を起こすNPEがいるアメリカ

NPE(またの名をパテント・トロール)に関する情報を多く提供するRPX社によると、Monument Peak Ventures, LLC (MPV) というNPEが、アクションカメラを生産・販売しているGoPro社やSZ DJI Technology社に権利行使をし、訴訟を起こしたとのことです。対象になっている特許は、MPVと提携のあるDominion Harbor Enterprises, LLC (DHE) がNPE大手のIntellectual Ventures LLC (IV)から買った旧コダック社の特許です。 過去2年間、Dominionと提携のある組織が、IVから受け取った特許を使い訴訟を起こし、IVから特許の追加取得を行なっています。2018年3月5日に、Dominionは、アメリカンエキスプレスが開発した1000にも及ぶ特許をIVから取得したことを発表。子会社のLiberty Peak Ventures LLC を使い、金融、小売、eコマースの分野で積極的にマーケティングを行い、収益化を見込むと発表しました。 RPX社の情報によると、Liberty Peak Venturesはテキサス州で設立され、 他の3つのDominionと提携のある組織

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ITC337条調査ウェビナー(録画)

元ITCの行政判事(ALJ)Theodore Essex、Hogan Lovells法律事務所のCeline Crowson氏、元ITC Trial Lawyers Association PresidentのTony Pezzanoのパネルで行われたITC337条調査に関するウェビナーの録画版が以下のリンクから視聴できます。 https://event.on24.com/wcc/r/1577832/CE0B6C4D8D1F153E5F7CE4146B735992 このウェビナーでは、ITC337条調査の概要を説明するとともに、以下のトピックに関する議論が行われました。 Expected trends at the ITC over the next two years The future of parties

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効果的に企業機密を守るには、DTSA や州法などの法的な保護にとどまらず、様々な IT ツールを効果的に使うことをおすすめします。例えば Iron Mountain 社が提供する IP Development Protection Agreement (IPDPA)は、知的財産を保護し、企業機密を守るため に必要なデュー・デリジェンスを行うことができます。 自分のアカウントに置かれる全ての情報に対して日付とタイム・スタンプがつけられ、 IP の監査証跡(IP audit trail )が作られることで、自社の企業機密に対する所有権を独 立した形で証明することができます。独立した第三者機関として、Iron Mountain 社は 裁判所からの信頼を得ており、知財の存在と所有権を保証することができます。 また、セキュリティーの面では、deposit security,

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IPR 手続きにおいて口頭弁論で新しい証拠は提示できない

経緯: PTAB は、Dell の申し出によって Acceleron の特許に対して IPR の手続きをはじめまし た。手続きが進み、口頭弁論で、Dell が先行例の開示に関してそれまでに開示していな い全く新しい主張を展開。Acceleron は、Dell のそのような主張は、時期を得ていない (not timely)と反論しましたが、PTAB は Acceleron の反論を却下。さらに、PTAB は Dell のその新しい主張に同意し、Acceleron のクレームに新規性がないと判断し、クレ ームの1つを無効にしました。 1回目の上訴で、CAFC は、PTAB

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WilmerHale 法律事務所のサイトには、特許法に関わる最高裁への Certiorari Petitions の 一覧が掲載してあります。最高裁は上訴されても、その案件を最高裁で再審理するか否 かを自ら判断するので、Certiorari Petitions が全て許可されるわけではありません。その ため、WilmerHale 法律事務所では、Certiorari Petitions を保留中(pending)、許可 (granted)、却下(denied)の3つに分かれています。 各カテゴリーでは、案件名、Certiorari Petition で挙げられた問題のリスト、Certiorari Petition が提出された日にちが書かれており、CAFC における口頭弁論の記録や判決への リンクが置かれています。 最高裁へ Certiorari Petitions が出される多くの場合、法律が曖昧だったり、法律の適用

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最も広い合理的な解釈(broadest reasonable interpretation)の範囲

クレーム用語の最も広い合理的な解釈において、明細書とは矛盾する、または、用語の意味がわからなくなってしまう解釈は、クレーム用語の最も広い合理的な解釈の範囲を超えている。 最も広い合理的な解釈(broadest reasonable interpretation。略して、BRI)- 米国 特許庁で用いられるクレーム解釈に対する基本的な考え方。 クレームに使われ ている用語を,明細書に基き当業者が理解するであろう最も広い合理的な解釈 (broadest reasonable interpretation)で理解する。クレーム用語は,発明時(つ まり、特許出願の有効出願日)に、当業者が明細書に基いて最も広い合理的な解 釈(broadest reasonable interpretation)をした場合を想定して解釈される。Philips 基準とは違い、明細書からクレームへ限定事項を読み込むことはしない。 Manual of Patent Examining Procedure(MPEP)§ 2111 (https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2111.html) 経緯: Fairchild

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Incorporation by Reference を使う際に、参考文献の全体を含みたいのであれば、はっき りとした、幅の広い、はっきりとした宣言が大切です。他に余分な限定的と捉えられる ような表現は避けるべきでしょう。 CAFC は、Paice LLC v. Ford Motor Co., Nos. 2017-1387, 1388, 1390, 1457, 1458 (February 1, 2018) のおいて、5つの PTAB における

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PTAB における手続きは、既存の出願ファミリーに影響を及ぼす可能性がある

37 C.F.R. 42.73(d)(3)(i)の下、PTAB でキャンセルになったクレームや最終的に拒絶された クレームがあった場合、特許権者は USPTO に対して PTAB で主張した補正とは矛盾する 行動を取ることを禁止されています。この禁止を、Patent owner estoppel と呼びます。 この禁止は、PTAB でキャンセルになったクレームや最終的に拒絶されたクレームと差 異ない出願中のクレームや特許案件にも影響するので、PTAB で敗訴するということ は、関連する出願(例えば、continuations, reexamination, and reissue)が権利化できな くなる可能性があります。 このようなリスクがあるため、継続出願(continuation applications)を使って特許ポー タルサイトを作っていく手法から、分割出願(divisional

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