専用実施権（exclusive license）は、特許権者が特定の会社のみ（つまり専用）に特許をライセンスするものです。このような専用実施権を与える場合、リスク分散の目的や自社の事業分野での使用を可能にするために、ライセンシーによる使用分野制限（Field of Use）を限定する場合があります。このように使用分野を制限することで、お互いの「住み分け」を行うことが目的ですが、ライセンスをおこなう際の使用分野制限の文言が適切でないと後で問題になる可能性があります。 今回は、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., Nitronex, LLC v. Infineon Technologies, et al., Case No. 17-1448 (Fed. Cir., Jan. 29, 2018) (Prost,
Northern District of Californiaの訴訟で、裁判所は被告が行なったPTABへの申し立てを取り下げるよう命令しました。Dodocase VR, Inc. v. Merchsource, LLC, et al., No. 17-cv-07088-EDL (N.D. Cal.) 経緯： 被告はPTABで無効審判を行なった特許のライセンスを受けていました。そのライセンス契約には、no-challenge provisionとforum selection clauseが明記されていました。ライセンスを締結してから約１年後、ライセンシーである被告はライセンスの再交渉を試み、最終的にロイアルティの支払いをやめてしまいました。このライセンシーの行動を受け、ライセンサーが契約違反で訴訟を起こしました。それを受け、ライセンサーである被告はPTABに無効審判の申し立てを行いました。 ライセンスに明記されている “no-challenge” clauseは、ライセンシーに対し、ライセンスされた特許の有効性を疑う手続き（PTABによるIPRなど）を禁じています。また、forum selectionは、“the laws
IPRは特許訴訟よりもコスパがいいとされていますが、実際の効果はどれくらいなのでしょうか？IPRの訴訟費用に対する効果を考える時、費用節約と同時に、IPRが訴訟コストを増加させてしまうシナリオも考えると、以外と思われるたった６％のコスト削減という結果になりました。
PTABの手続きにおいて、過去に同じ問題が争われている場合、collateral estoppelが適用されるか注意する必要があります。今回はCollateral estoppelが適用された判例を通して、どのような時にcollateral estoppelが適用されるか考察してみます。
原則、仮出願自体は、先行文献になりませんが、本出願の開示やクレームによっては、本出願の先行文献としての有効日を仮出願の出願日までさかのぼらせることができます。
“Support Technology & Research for Our Nation’s Growth and Economic Resilience (STRONGER) Patent Act”という特許法改正法案H.R. 5340が下院（House)で発表されました。これは、上院（ Senate ）で以前に発表された法案とほぼ同じで、２０１５年から存在する法案です。 しかし、この法案はAIAで制定された特許庁で特許を無効にできる仕組みを排除するものになっており、この問題に対してソフトウェア・テクノロジーセクターの思惑（全体として弱い特許を望む）と製薬業界の思惑（全体として強い特許を望む） が真っ向に対立しているので、この法案が法律として制定される可能性はほぼありません。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Scott A. McKeown. Ropes &
元記事では、オーストラリアとアメリカを比較していますが、このまとめではアメリカの部分のみをまとめています。 ２０１５年、Association for Molecular Pathology v. Myriad Geneticsにおいて、アメリカ最高裁は、自然に存在する核酸分子をただ他の遺伝子物質から分離しただけでは、特許にならないという判決を下しました。しかし、最高裁は、クレームされたDNAと自然に存在するDNAの物理的な分子の比較に注目したため、合成的に作られ自然に存在するプロテインのための配列の一部を除去したcDNAに関しては、特許性があると判断。理由は、特許でクレームされたcDNAは自然に存在するものとは違う核酸配列であるからというものでした。 この最高裁の判例を拡張し、特許庁は、自然に存在するプロテインや微生物をただ単に自然な環境から隔離しただけでは特許にならないとしました。さらに、病気や健康状態と相互関係のある自然に存在する遺伝子やプロテインなどのバイオマーカー（biomarkers）による診断方法は「それ以上のもの」（“something more”）がなければ特許にならないとしました。（Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. (Mayo”); Ariosa Diagnostics Inc. v. Sequenom, Inc. (Fed Cir.
アメリカの弁護士だったら誰でもDiscoveryの重要性を認識していて、訴訟の弁護で雇われてすぐにやることは訴訟ホールド（litigation hold ）と呼ばれる証拠保全です。しかし、今回、弁護士がクライアントに十分証拠保全の説明をしていなかったとして、弁護士が違法行為（malpractice）に問われました。 経緯： Industrial Quick Search, Inc.とMichael Meiresonne, and Meiresonne & Associates (まとめて原告とします) は、彼らを著作権侵害訴訟で弁護していたMiller, Rosado & Alogis, LLP（被告）を違法行為（malpractice）の疑いで訴えました。この訴訟では、被告事務所のパートナー２名も名指しで、被告人として加えられています。 被告は、この違法行為訴訟の元となった著作権侵害訴訟で原告を弁護していました。その著作権侵害訴訟で、原告は機密情報の不適切な取り扱い、著作権の盗用と意図的な関連する書類の廃棄の疑いで訴えられていました。この著作権侵害訴訟で、判事は、原告の意図的な関連する書類の廃棄を認め、原告は、著作権侵害訴訟で負けてしまいました。 このことを受け、原告は、彼らを著作権侵害訴訟で弁護していた被告の証拠保全に関する説明不足は違法行為（malpractice）にあたるとして訴えます。特に、被告はどのようにDiscoveryに対応して行ったらいいのか、Discoveryの返答の準備、訴訟に関連がない情報の保全、保管、開示と処分許可などについて原告による法律的なアドバイスがなかったと主張しました。 この原告の主張に対し、被告は、弁護士として原告の関連の可能性がある書類の保全に関してアドバイスする義務はないと主張し、さらに、口頭で訴訟ホールドを行なったと主張。 しかし、裁判所は、被告の主張を却下し、訴訟当事者の弁護士にも、当事者と同様、証拠を保全する義務があることを示し、訴訟当事者の弁護士がまず関連する書類の保全に責任があり、クライアントである当事者にどのような情報が訴訟に関連する可能性があるのか、また、どのようにそのような情報が破棄されること防ぐのかをアドバイスしなければいけないとしました。さらに、裁判所は、弁護士には訴訟ホールド（litigation hold ）を行う義務と、クライアントが訴訟ホールドに従っているか監視する義務もあるとしました。
The Patent Trial and Appeal Board(PTAB)のウェブサイト（https://www.uspto.gov/patents-application-process/patenttrialandappealboard ）が新しくなり、より直感的に操作できるようになりました。また、モバイルにも対応しているので、スマホやタブレットでも見やすくなりました。 あまり利用する機会はないと思いますが、PTABにおける手続きの統計データをわかりやすく公開しているので（https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/statistics ）、アメリカのPTABにおける特許無効審判に関する情報を入手するのに便利なサイトです。 まとめ作成者：野口剛史 情報元：AIPLA Newsstand March 26 2018
専用実施権（exclusive license）は、特許権者が特定の会社のみ（つまり専用）に特許をライセンスするものです。このような専用実施権を与える場合、リスク分散の目的や自社の事業分野での使用を可能にするために、ライセンシーによる使用分野制限（Field of Use）を限定する場合があります。このように使用分野を制限することで、お互いの「住み分け」を行うことが目的ですが、ライセンスをおこなう際の使用分野制限の文言が適切でないと後で問題になる可能性があります。 今回は、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., Nitronex, LLC v. Infineon Technologies, et al., Case No. 17-1448 (Fed. Cir., Jan. 29, 2018) (Prost,
Northern District of Californiaの訴訟で、裁判所は被告が行なったPTABへの申し立てを取り下げるよう命令しました。Dodocase VR, Inc. v. Merchsource, LLC, et al., No. 17-cv-07088-EDL (N.D. Cal.) 経緯： 被告はPTABで無効審判を行なった特許のライセンスを受けていました。そのライセンス契約には、no-challenge provisionとforum selection clauseが明記されていました。ライセンスを締結してから約１年後、ライセンシーである被告はライセンスの再交渉を試み、最終的にロイアルティの支払いをやめてしまいました。このライセンシーの行動を受け、ライセンサーが契約違反で訴訟を起こしました。それを受け、ライセンサーである被告はPTABに無効審判の申し立てを行いました。 ライセンスに明記されている “no-challenge” clauseは、ライセンシーに対し、ライセンスされた特許の有効性を疑う手続き（PTABによるIPRなど）を禁じています。また、forum selectionは、“the laws
IPRは特許訴訟よりもコスパがいいとされていますが、実際の効果はどれくらいなのでしょうか？IPRの訴訟費用に対する効果を考える時、費用節約と同時に、IPRが訴訟コストを増加させてしまうシナリオも考えると、以外と思われるたった６％のコスト削減という結果になりました。
PTABの手続きにおいて、過去に同じ問題が争われている場合、collateral estoppelが適用されるか注意する必要があります。今回はCollateral estoppelが適用された判例を通して、どのような時にcollateral estoppelが適用されるか考察してみます。
原則、仮出願自体は、先行文献になりませんが、本出願の開示やクレームによっては、本出願の先行文献としての有効日を仮出願の出願日までさかのぼらせることができます。
“Support Technology & Research for Our Nation’s Growth and Economic Resilience (STRONGER) Patent Act”という特許法改正法案H.R. 5340が下院（House)で発表されました。これは、上院（ Senate ）で以前に発表された法案とほぼ同じで、２０１５年から存在する法案です。 しかし、この法案はAIAで制定された特許庁で特許を無効にできる仕組みを排除するものになっており、この問題に対してソフトウェア・テクノロジーセクターの思惑（全体として弱い特許を望む）と製薬業界の思惑（全体として強い特許を望む） が真っ向に対立しているので、この法案が法律として制定される可能性はほぼありません。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Scott A. McKeown. Ropes &
元記事では、オーストラリアとアメリカを比較していますが、このまとめではアメリカの部分のみをまとめています。 ２０１５年、Association for Molecular Pathology v. Myriad Geneticsにおいて、アメリカ最高裁は、自然に存在する核酸分子をただ他の遺伝子物質から分離しただけでは、特許にならないという判決を下しました。しかし、最高裁は、クレームされたDNAと自然に存在するDNAの物理的な分子の比較に注目したため、合成的に作られ自然に存在するプロテインのための配列の一部を除去したcDNAに関しては、特許性があると判断。理由は、特許でクレームされたcDNAは自然に存在するものとは違う核酸配列であるからというものでした。 この最高裁の判例を拡張し、特許庁は、自然に存在するプロテインや微生物をただ単に自然な環境から隔離しただけでは特許にならないとしました。さらに、病気や健康状態と相互関係のある自然に存在する遺伝子やプロテインなどのバイオマーカー（biomarkers）による診断方法は「それ以上のもの」（“something more”）がなければ特許にならないとしました。（Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. (Mayo”); Ariosa Diagnostics Inc. v. Sequenom, Inc. (Fed Cir.
アメリカの弁護士だったら誰でもDiscoveryの重要性を認識していて、訴訟の弁護で雇われてすぐにやることは訴訟ホールド（litigation hold ）と呼ばれる証拠保全です。しかし、今回、弁護士がクライアントに十分証拠保全の説明をしていなかったとして、弁護士が違法行為（malpractice）に問われました。 経緯： Industrial Quick Search, Inc.とMichael Meiresonne, and Meiresonne & Associates (まとめて原告とします) は、彼らを著作権侵害訴訟で弁護していたMiller, Rosado & Alogis, LLP（被告）を違法行為（malpractice）の疑いで訴えました。この訴訟では、被告事務所のパートナー２名も名指しで、被告人として加えられています。 被告は、この違法行為訴訟の元となった著作権侵害訴訟で原告を弁護していました。その著作権侵害訴訟で、原告は機密情報の不適切な取り扱い、著作権の盗用と意図的な関連する書類の廃棄の疑いで訴えられていました。この著作権侵害訴訟で、判事は、原告の意図的な関連する書類の廃棄を認め、原告は、著作権侵害訴訟で負けてしまいました。 このことを受け、原告は、彼らを著作権侵害訴訟で弁護していた被告の証拠保全に関する説明不足は違法行為（malpractice）にあたるとして訴えます。特に、被告はどのようにDiscoveryに対応して行ったらいいのか、Discoveryの返答の準備、訴訟に関連がない情報の保全、保管、開示と処分許可などについて原告による法律的なアドバイスがなかったと主張しました。 この原告の主張に対し、被告は、弁護士として原告の関連の可能性がある書類の保全に関してアドバイスする義務はないと主張し、さらに、口頭で訴訟ホールドを行なったと主張。 しかし、裁判所は、被告の主張を却下し、訴訟当事者の弁護士にも、当事者と同様、証拠を保全する義務があることを示し、訴訟当事者の弁護士がまず関連する書類の保全に責任があり、クライアントである当事者にどのような情報が訴訟に関連する可能性があるのか、また、どのようにそのような情報が破棄されること防ぐのかをアドバイスしなければいけないとしました。さらに、裁判所は、弁護士には訴訟ホールド（litigation hold ）を行う義務と、クライアントが訴訟ホールドに従っているか監視する義務もあるとしました。
The Patent Trial and Appeal Board(PTAB)のウェブサイト（https://www.uspto.gov/patents-application-process/patenttrialandappealboard ）が新しくなり、より直感的に操作できるようになりました。また、モバイルにも対応しているので、スマホやタブレットでも見やすくなりました。 あまり利用する機会はないと思いますが、PTABにおける手続きの統計データをわかりやすく公開しているので（https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/statistics ）、アメリカのPTABにおける特許無効審判に関する情報を入手するのに便利なサイトです。 まとめ作成者：野口剛史 情報元：AIPLA Newsstand March 26 2018
専用実施権（exclusive license）は、特許権者が特定の会社のみ（つまり専用）に特許をライセンスするものです。このような専用実施権を与える場合、リスク分散の目的や自社の事業分野での使用を可能にするために、ライセンシーによる使用分野制限（Field of Use）を限定する場合があります。このように使用分野を制限することで、お互いの「住み分け」を行うことが目的ですが、ライセンスをおこなう際の使用分野制限の文言が適切でないと後で問題になる可能性があります。 今回は、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., Nitronex, LLC v. Infineon Technologies, et al., Case No. 17-1448 (Fed. Cir., Jan. 29, 2018) (Prost,
Northern District of Californiaの訴訟で、裁判所は被告が行なったPTABへの申し立てを取り下げるよう命令しました。Dodocase VR, Inc. v. Merchsource, LLC, et al., No. 17-cv-07088-EDL (N.D. Cal.) 経緯： 被告はPTABで無効審判を行なった特許のライセンスを受けていました。そのライセンス契約には、no-challenge provisionとforum selection clauseが明記されていました。ライセンスを締結してから約１年後、ライセンシーである被告はライセンスの再交渉を試み、最終的にロイアルティの支払いをやめてしまいました。このライセンシーの行動を受け、ライセンサーが契約違反で訴訟を起こしました。それを受け、ライセンサーである被告はPTABに無効審判の申し立てを行いました。 ライセンスに明記されている “no-challenge” clauseは、ライセンシーに対し、ライセンスされた特許の有効性を疑う手続き（PTABによるIPRなど）を禁じています。また、forum selectionは、“the laws
IPRは特許訴訟よりもコスパがいいとされていますが、実際の効果はどれくらいなのでしょうか？IPRの訴訟費用に対する効果を考える時、費用節約と同時に、IPRが訴訟コストを増加させてしまうシナリオも考えると、以外と思われるたった６％のコスト削減という結果になりました。
PTABの手続きにおいて、過去に同じ問題が争われている場合、collateral estoppelが適用されるか注意する必要があります。今回はCollateral estoppelが適用された判例を通して、どのような時にcollateral estoppelが適用されるか考察してみます。
原則、仮出願自体は、先行文献になりませんが、本出願の開示やクレームによっては、本出願の先行文献としての有効日を仮出願の出願日までさかのぼらせることができます。
“Support Technology & Research for Our Nation’s Growth and Economic Resilience (STRONGER) Patent Act”という特許法改正法案H.R. 5340が下院（House)で発表されました。これは、上院（ Senate ）で以前に発表された法案とほぼ同じで、２０１５年から存在する法案です。 しかし、この法案はAIAで制定された特許庁で特許を無効にできる仕組みを排除するものになっており、この問題に対してソフトウェア・テクノロジーセクターの思惑（全体として弱い特許を望む）と製薬業界の思惑（全体として強い特許を望む） が真っ向に対立しているので、この法案が法律として制定される可能性はほぼありません。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Scott A. McKeown. Ropes &
元記事では、オーストラリアとアメリカを比較していますが、このまとめではアメリカの部分のみをまとめています。 ２０１５年、Association for Molecular Pathology v. Myriad Geneticsにおいて、アメリカ最高裁は、自然に存在する核酸分子をただ他の遺伝子物質から分離しただけでは、特許にならないという判決を下しました。しかし、最高裁は、クレームされたDNAと自然に存在するDNAの物理的な分子の比較に注目したため、合成的に作られ自然に存在するプロテインのための配列の一部を除去したcDNAに関しては、特許性があると判断。理由は、特許でクレームされたcDNAは自然に存在するものとは違う核酸配列であるからというものでした。 この最高裁の判例を拡張し、特許庁は、自然に存在するプロテインや微生物をただ単に自然な環境から隔離しただけでは特許にならないとしました。さらに、病気や健康状態と相互関係のある自然に存在する遺伝子やプロテインなどのバイオマーカー（biomarkers）による診断方法は「それ以上のもの」（“something more”）がなければ特許にならないとしました。（Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. (Mayo”); Ariosa Diagnostics Inc. v. Sequenom, Inc. (Fed Cir.
アメリカの弁護士だったら誰でもDiscoveryの重要性を認識していて、訴訟の弁護で雇われてすぐにやることは訴訟ホールド（litigation hold ）と呼ばれる証拠保全です。しかし、今回、弁護士がクライアントに十分証拠保全の説明をしていなかったとして、弁護士が違法行為（malpractice）に問われました。 経緯： Industrial Quick Search, Inc.とMichael Meiresonne, and Meiresonne & Associates (まとめて原告とします) は、彼らを著作権侵害訴訟で弁護していたMiller, Rosado & Alogis, LLP（被告）を違法行為（malpractice）の疑いで訴えました。この訴訟では、被告事務所のパートナー２名も名指しで、被告人として加えられています。 被告は、この違法行為訴訟の元となった著作権侵害訴訟で原告を弁護していました。その著作権侵害訴訟で、原告は機密情報の不適切な取り扱い、著作権の盗用と意図的な関連する書類の廃棄の疑いで訴えられていました。この著作権侵害訴訟で、判事は、原告の意図的な関連する書類の廃棄を認め、原告は、著作権侵害訴訟で負けてしまいました。 このことを受け、原告は、彼らを著作権侵害訴訟で弁護していた被告の証拠保全に関する説明不足は違法行為（malpractice）にあたるとして訴えます。特に、被告はどのようにDiscoveryに対応して行ったらいいのか、Discoveryの返答の準備、訴訟に関連がない情報の保全、保管、開示と処分許可などについて原告による法律的なアドバイスがなかったと主張しました。 この原告の主張に対し、被告は、弁護士として原告の関連の可能性がある書類の保全に関してアドバイスする義務はないと主張し、さらに、口頭で訴訟ホールドを行なったと主張。 しかし、裁判所は、被告の主張を却下し、訴訟当事者の弁護士にも、当事者と同様、証拠を保全する義務があることを示し、訴訟当事者の弁護士がまず関連する書類の保全に責任があり、クライアントである当事者にどのような情報が訴訟に関連する可能性があるのか、また、どのようにそのような情報が破棄されること防ぐのかをアドバイスしなければいけないとしました。さらに、裁判所は、弁護士には訴訟ホールド（litigation hold ）を行う義務と、クライアントが訴訟ホールドに従っているか監視する義務もあるとしました。
The Patent Trial and Appeal Board(PTAB)のウェブサイト（https://www.uspto.gov/patents-application-process/patenttrialandappealboard ）が新しくなり、より直感的に操作できるようになりました。また、モバイルにも対応しているので、スマホやタブレットでも見やすくなりました。 あまり利用する機会はないと思いますが、PTABにおける手続きの統計データをわかりやすく公開しているので（https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/statistics ）、アメリカのPTABにおける特許無効審判に関する情報を入手するのに便利なサイトです。 まとめ作成者：野口剛史 情報元：AIPLA Newsstand March 26 2018