CAFCがIPRにおける不定性の取り扱いにガイドラインを示す
10/31/2023
Means-plus-functionクレーム要素は、当事者間審査(IPR)において無効と判断される追加のリスクを含んでいます。これは、Means-plus-functionが、35 U.S.C. § 112(f)(またはその前身である第6項)に基づき作成されたクレーム要素であり、特定の機能を実行するための手段として組み合わせの要素を記載しているからです。
Means-plus-functionクレーム要素は、当事者間審査(IPR)において無効と判断される追加のリスクを含んでいます。これは、Means-plus-functionが、35 U.S.C. § 112(f)(またはその前身である第6項)に基づき作成されたクレーム要素であり、特定の機能を実行するための手段として組み合わせの要素を記載しているからです。
米連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC）は、クレーム、明細書、審査履歴のいずれかが、通例の一般規則を逸脱する必要がある場合を除き、 オープンエンドのクレームにおいて「a」または「an」の使用は「1つ以上」を意味するという注意喚起を行いました。
Patent Trial and Appeal Board（特許審判委員会）は、特許侵害を主張する地方裁判所訴状が送達されてから1年以内に当事者間レビュー(IPR)の申立書を提出することを要求する35 U.S.C. § 315(b)に基づく1年のタイムバーを、証拠書類が付随していない訴状の送達は誘発しないとしました。申立人のIPR請求は、問題となった訴状の送達日から1年以上経過していましたが、審査委員会は時効は適用されないと判断しました。
通常、すでに特許の審査中に考慮された文献や主張をIPRで行うことは賢くありません。というのも、すでに審査官によって考慮された文献や主張は「特許庁による重大な誤り」を指摘できない限りIPRの審査開始が拒絶されてしまうからです。しかし、今回のように同時進行していたIPRにおいて、関連特許が無効になり、その情報を考慮したにも関わらず、明確な理由が明記されないまま、審査中の特許が許可されたという矛盾があるような場合、審査官の「重大な誤り」を指摘できる可能性があり、すでに特許の審査中に考慮された文献や主張であっても、IPRの審査を開始できる可能性があります。
「クレームは短いほうがいい」とよく言われますが、短すぎると問題が起きることもあります。今回のケースでは、クレームが短すぎて重要な部分が抜け落ち、特許が無効になったケースを解説します。明細書には必要な情報が書かれていましたが、それがクレームに反映されていなかったため、最後にはPTABで不利な解釈がされました。このような問題を避けるため、必要な要素はクレームにしっかりと記載するべきです。
審査履歴（Prosecution History）は後のIPR（Inter-Partes Review）や権利行使に大きな影響を与える可能性があります。特に、今回の判例は、審査の過程で主張しなかった点が、後に権利者に不利に働く（珍しい）ケースであり、これは重要な教訓となります。審査時には、将来のリスクも総合的に考慮して、戦略的な主張を行う必要があると言えるでしょう。
特許の自明性が指摘された際に、二次的考慮事項（Secondary Considerations）を主張することで特許の非自明性を示すことができます。今回の判例ではCAFCが、コピー、業界からの賞賛、商業的成功、長年の未解決問題の解決など、二次的考慮事項で反論する上で特に重要になる項目に関して言及しています。特に証拠に基づいた評価が強調されており、二次的考慮事項の反論における証拠の重要性を物語っています。
付与後レビュー( post-grant review)の控訴審において、米連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC）は、ある範囲を記載した特許クレームは、その範囲の全範囲を可能にしなければならず、行政手続法（Administrative Procedure Act, APA）に基づき、特許審判部は予備ガイダンス （Preliminary Guidance）で下された決定に拘束されないと説明しました。
IPRや訴訟において特許を無効にする可能性のある文献を提示することは重要ですが、そのような文献は特許優先日時点で公にアクセス可能であることが条件になってきます。しかし、大学の博士論文など検索やアクセスが難しい文献を特許の無効化に使う場合、そのアクセスの可能性が問題になってきます。今回は、文献の存在を証明する証拠は提示できたものの、その文献へのアクセスができたのか？が問題になり、このようなアクセスが難しい情報に関する立証責任に関してのPTABの指針が示されました。
Means-plus-functionクレーム要素は、当事者間審査(IPR)において無効と判断される追加のリスクを含んでいます。これは、Means-plus-functionが、35 U.S.C. § 112(f)(またはその前身である第6項)に基づき作成されたクレーム要素であり、特定の機能を実行するための手段として組み合わせの要素を記載しているからです。
米連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC）は、クレーム、明細書、審査履歴のいずれかが、通例の一般規則を逸脱する必要がある場合を除き、 オープンエンドのクレームにおいて「a」または「an」の使用は「1つ以上」を意味するという注意喚起を行いました。
Patent Trial and Appeal Board（特許審判委員会）は、特許侵害を主張する地方裁判所訴状が送達されてから1年以内に当事者間レビュー(IPR)の申立書を提出することを要求する35 U.S.C. § 315(b)に基づく1年のタイムバーを、証拠書類が付随していない訴状の送達は誘発しないとしました。申立人のIPR請求は、問題となった訴状の送達日から1年以上経過していましたが、審査委員会は時効は適用されないと判断しました。
通常、すでに特許の審査中に考慮された文献や主張をIPRで行うことは賢くありません。というのも、すでに審査官によって考慮された文献や主張は「特許庁による重大な誤り」を指摘できない限りIPRの審査開始が拒絶されてしまうからです。しかし、今回のように同時進行していたIPRにおいて、関連特許が無効になり、その情報を考慮したにも関わらず、明確な理由が明記されないまま、審査中の特許が許可されたという矛盾があるような場合、審査官の「重大な誤り」を指摘できる可能性があり、すでに特許の審査中に考慮された文献や主張であっても、IPRの審査を開始できる可能性があります。
「クレームは短いほうがいい」とよく言われますが、短すぎると問題が起きることもあります。今回のケースでは、クレームが短すぎて重要な部分が抜け落ち、特許が無効になったケースを解説します。明細書には必要な情報が書かれていましたが、それがクレームに反映されていなかったため、最後にはPTABで不利な解釈がされました。このような問題を避けるため、必要な要素はクレームにしっかりと記載するべきです。
審査履歴（Prosecution History）は後のIPR（Inter-Partes Review）や権利行使に大きな影響を与える可能性があります。特に、今回の判例は、審査の過程で主張しなかった点が、後に権利者に不利に働く（珍しい）ケースであり、これは重要な教訓となります。審査時には、将来のリスクも総合的に考慮して、戦略的な主張を行う必要があると言えるでしょう。
特許の自明性が指摘された際に、二次的考慮事項（Secondary Considerations）を主張することで特許の非自明性を示すことができます。今回の判例ではCAFCが、コピー、業界からの賞賛、商業的成功、長年の未解決問題の解決など、二次的考慮事項で反論する上で特に重要になる項目に関して言及しています。特に証拠に基づいた評価が強調されており、二次的考慮事項の反論における証拠の重要性を物語っています。
付与後レビュー( post-grant review)の控訴審において、米連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC）は、ある範囲を記載した特許クレームは、その範囲の全範囲を可能にしなければならず、行政手続法（Administrative Procedure Act, APA）に基づき、特許審判部は予備ガイダンス （Preliminary Guidance）で下された決定に拘束されないと説明しました。
IPRや訴訟において特許を無効にする可能性のある文献を提示することは重要ですが、そのような文献は特許優先日時点で公にアクセス可能であることが条件になってきます。しかし、大学の博士論文など検索やアクセスが難しい文献を特許の無効化に使う場合、そのアクセスの可能性が問題になってきます。今回は、文献の存在を証明する証拠は提示できたものの、その文献へのアクセスができたのか？が問題になり、このようなアクセスが難しい情報に関する立証責任に関してのPTABの指針が示されました。
Means-plus-functionクレーム要素は、当事者間審査(IPR)において無効と判断される追加のリスクを含んでいます。これは、Means-plus-functionが、35 U.S.C. § 112(f)(またはその前身である第6項)に基づき作成されたクレーム要素であり、特定の機能を実行するための手段として組み合わせの要素を記載しているからです。
米連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC）は、クレーム、明細書、審査履歴のいずれかが、通例の一般規則を逸脱する必要がある場合を除き、 オープンエンドのクレームにおいて「a」または「an」の使用は「1つ以上」を意味するという注意喚起を行いました。
Patent Trial and Appeal Board（特許審判委員会）は、特許侵害を主張する地方裁判所訴状が送達されてから1年以内に当事者間レビュー(IPR)の申立書を提出することを要求する35 U.S.C. § 315(b)に基づく1年のタイムバーを、証拠書類が付随していない訴状の送達は誘発しないとしました。申立人のIPR請求は、問題となった訴状の送達日から1年以上経過していましたが、審査委員会は時効は適用されないと判断しました。
通常、すでに特許の審査中に考慮された文献や主張をIPRで行うことは賢くありません。というのも、すでに審査官によって考慮された文献や主張は「特許庁による重大な誤り」を指摘できない限りIPRの審査開始が拒絶されてしまうからです。しかし、今回のように同時進行していたIPRにおいて、関連特許が無効になり、その情報を考慮したにも関わらず、明確な理由が明記されないまま、審査中の特許が許可されたという矛盾があるような場合、審査官の「重大な誤り」を指摘できる可能性があり、すでに特許の審査中に考慮された文献や主張であっても、IPRの審査を開始できる可能性があります。
「クレームは短いほうがいい」とよく言われますが、短すぎると問題が起きることもあります。今回のケースでは、クレームが短すぎて重要な部分が抜け落ち、特許が無効になったケースを解説します。明細書には必要な情報が書かれていましたが、それがクレームに反映されていなかったため、最後にはPTABで不利な解釈がされました。このような問題を避けるため、必要な要素はクレームにしっかりと記載するべきです。
審査履歴（Prosecution History）は後のIPR（Inter-Partes Review）や権利行使に大きな影響を与える可能性があります。特に、今回の判例は、審査の過程で主張しなかった点が、後に権利者に不利に働く（珍しい）ケースであり、これは重要な教訓となります。審査時には、将来のリスクも総合的に考慮して、戦略的な主張を行う必要があると言えるでしょう。
特許の自明性が指摘された際に、二次的考慮事項（Secondary Considerations）を主張することで特許の非自明性を示すことができます。今回の判例ではCAFCが、コピー、業界からの賞賛、商業的成功、長年の未解決問題の解決など、二次的考慮事項で反論する上で特に重要になる項目に関して言及しています。特に証拠に基づいた評価が強調されており、二次的考慮事項の反論における証拠の重要性を物語っています。
付与後レビュー( post-grant review)の控訴審において、米連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC）は、ある範囲を記載した特許クレームは、その範囲の全範囲を可能にしなければならず、行政手続法（Administrative Procedure Act, APA）に基づき、特許審判部は予備ガイダンス （Preliminary Guidance）で下された決定に拘束されないと説明しました。
IPRや訴訟において特許を無効にする可能性のある文献を提示することは重要ですが、そのような文献は特許優先日時点で公にアクセス可能であることが条件になってきます。しかし、大学の博士論文など検索やアクセスが難しい文献を特許の無効化に使う場合、そのアクセスの可能性が問題になってきます。今回は、文献の存在を証明する証拠は提示できたものの、その文献へのアクセスができたのか？が問題になり、このようなアクセスが難しい情報に関する立証責任に関してのPTABの指針が示されました。