用語の画一的な記載だけでは不十分：クレームで必要な要素は必ず記載するべき

「クレームは短いほうがいい」とよく言われますが、短すぎると問題が起きることもあります。今回のケースでは、クレームが短すぎて重要な部分が抜け落ち、特許が無効になったケースを解説します。明細書には必要な情報が書かれていましたが、それがクレームに反映されていなかったため、最後にはPTABで不利な解釈がされました。このような問題を避けるため、必要な要素はクレームにしっかりと記載するべきです。

ケース：Tokyo Ohka Koygo., Ltd. v. Fujifilm Electronic Materials U.S.A., Inc., PGR2022-00010, Paper 28 (P.T.A.B. May 31, 2023)

このにおいて、特許審判委員会(以下「PTAB」)は、争われた全てのクレームについて自明性を理由に特許不成立としました。 

クレームされた用語「洗浄組成物」はどのような要素を含むのかがIPRの焦点に

申立人である東京応化興業（以下「TOK」）は、富士フイルムの米国特許第10,927,329号（以下「’329特許」）のクレーム1～5について、35 U.S.C. §103に基づく自明性及び§112(a)に基づく記載不備（lack of written description）により特許性がないとして異議を申し立てを行いました。

独立請求項1は以下の通りです：

A cleaning composition, comprising:

hydroxylamine;

an alkanolamine in an amount of at most about 3% by weight of the composition;

an alkylene glycol; and

water

wherein the pH of the composition is from about 7 to about 11.

（日本語訳）

洗浄組成物であって 

ヒドロキシルアミン 

組成物の最大約3重量％の量のアルカノールアミン 

アルキレングリコール；および 

水 

ここで、組成物のpHは約7から約11である。

当事者は、クレーム用語「洗浄組成物」(cleaning composition) の適切な解釈について争いました。両当事者は、この用語が「基材から残留物を除去するための組成物」を指すことに合意しますしかしながら、特許権者である富士フイルムは、「洗浄組成物」は「少なくとも酸化還元剤、キレート剤、金属腐食防止剤、有機溶媒、及び水」を追加的に含むと解釈されるべきであると主張しました。

PTABの判断: クレームに記載されている要素に限定されるべき 

PTABは、クレームの文言には洗浄組成物の目的が明記されていませんが、明細書には「開示された洗浄組成物は、半導体基板上に形成された残留物を除去するためのものであると一貫して記載されている」と指摘しました。

しかし、PTABは、特許権者である富士フイルムの提案する（「少なくとも酸化還元剤、キレート剤、金属腐食防止剤、有機溶媒、及び水」を追加的に含む」）解釈はクレームを不適切に書き換えるものであると判断します。その理由として、内在証拠（intrinsic evidence）は「曖昧でない」ため、適切な解釈はクレームに明示的に記載された4つの構成要素に限定されるとしました。

PTABの判決文での説明は以下の通りです：

‘329特許は、酸化還元剤、キレート剤、金属腐食防止剤、有機溶剤、及び水を含む洗浄組成物と記載しているが、「洗浄組成物」という用語自体を解釈してこれらの成分を要求する理由は見当たらない。請求項1には、クレームされた「洗浄組成物」を構成する成分が明示的に記載されているが、キレート剤や金属腐食防止剤を明示的に含むことも排除することもしていない。… ‘329特許明細書は、酸化還元剤、キレート剤、金属腐食防止剤、有機溶剤、および水を含む洗浄組成物を教示しているが、請求項1は、これらの成分のサブセットのみを明示的に必要とする洗浄組成物に向けられている。

この解釈に基づき、PTABは、係争クレームが記述上の裏付けを欠いていることについて、申立人の TOKに同意しました。「’329特許は、発明者がキレート剤や金属腐食防止剤を含まない洗浄組成物を保有していたことを当業者（PHOSITA）に合理的に伝えるものではない。 

‘329特許明細書は、酸化還元剤、キレート剤、金属腐食防止剤、有機溶媒、および水が、そこに記載された洗浄組成物の必須成分であることを明確に教示している。. . .しかし、請求項1は、洗浄組成物がキレート剤または金属腐食防止剤を含むことを要求していない。. . .したがって、クレーム1に対する適切な明細書の裏付けを確立するには、発明者が酸化還元剤、キレート剤、金属腐食防止剤、有機溶剤、および水を含む洗浄組成物を保有していたことを示すだけでは不十分である。’329特許は、発明者が酸化還元剤（ヒドロキシルアミン）、有機溶剤（アルキレングリコール）、水、およびアルカノールアミンのみを含む洗浄組成物を保有していたことも示さなければならない。 

PTABはその審議において自明性の理由には触れませんでした。

発明の主題は明示的にクレームに含めるべき 

特許出願において、本事例は、主題は開示しているがクレームされていない出願を可能な限り避けるよう注意喚起するものです。明細書で開示されているもののクレームされていない主題は、公衆に公開されたと解釈され、本件に見られるように、明細書サポート問題に発展する可能性があります。 

PTABにおける手続きにおいて、本件は、当事者がブリーフィングに代替的な立場を含めることを検討した方がよい理由を示しています。PTABは、特許権者である富士フイルムが「『洗浄組成物』の他の解釈を用いて、争われたクレームが’329号特許によって十分にサポートされているかどうかを論じていない」と指摘しています。その結果、PTABは、富士フイルムの記述の立場は反論されないと結論づけてしまいました。

参考記事：Claim Construction Leads to Unpatentability for Lack of Written Description Support | Finnegan | Leading IP+ Law Firm