重複する先行例文献ではIPR始まらない
PTAB における IPR で特許を無効にするには、35 U.S.C. 311(b)に基づいた進歩性か自明性に関する先行例文献を提出する必要があります。しかし、申立人はどのような先行例文献を選んで IPR を申請するかに最新の注意を払わなければいけません。 Estoppel を回避するために関連する先行例文献をすべて提出するのはもちろんですが、提出文献の内容にも注意を払わなければいけません。
裁判官直伝の実務アドバイス（口頭弁論編）
IPR などの PTAB での手続きで口頭弁論がある場合、当事者として口頭弁論を聞くことがあると思います。しかし、このような判事の評価ポイントを知らないと、口頭弁論を聞いても、判事の印象を正確に判断できません。ここでは口頭弁論における印象を正確に把握するための５つのポイントを紹介します。
裁判官直伝の実務アドバイス（書類作成編）
日本の知財訴訟担当者が実際にアメリカの IPR で提出するBriefやMotionを書くことはありませんが、アメリカの弁護士が作成した書類をレビューすることは多々あると思います。そのようなときに自社に対して有利に進むよう、実際に PTAB において判決を下す行政判事の立場になってレビューし、現地の担当弁護士にフィードバックをすることが大切になってきます。
CBMレビュー対象特許の条件
PTAB は、Xerox Corp. v. Bytemark, Inc.において、Covered Business Method (“CBM”) レビューに対象特許の条件を明確にしました。クレーム文言に金融関連であるような明確な文言か、金融関連であるようなことを示唆するような文言が含まれていることが必要で、特許クレームが金融活動と偶発的（incidental）に関連している、または、付属するもの（complimentary）だけでは足りません。
PTABがCAFCに上訴中のケースに関わるIPRを却下
PTAB は、Comtech Mobile Datacom Corp v. Vehicle IP, LLC, Case IPR2018-00531, Paper 9 (PTAB July 20, 2018)において、 CAFC に上訴中ケースにおけるクレーム解釈によって特許の有効性が大きく変わるとして、 PTAB に与えられている裁量権を使い IPR 手続きを却下しました。
期限切れが迫る中、CBMの申し立てが減少中
Covered Business Method (“CBM”)特許のレビューは、AIAによる特許法の改正があった２０１２年から、５５０件以上の行われています。しかし、その数は去年ごろから減少し始め、２０１８年６月の特許庁による統計データでは、２０１８年度では、３０件ほどしかCBMに対する申し立てがありませんでした。また、ここ数ヶ月では、数件しかCBMの申し立てがありませんでした。CBMは移行期間限定の手続きで、議会が延長しないかぎり、２０２０年９月で受付を終了します。
CAFCも同意：先住民への特許譲渡でIPRを回避することはできない
CAFC は２０１８年７月２０日、先住民は特許庁でおこなわれる IPR に対して連邦法における独立国家としてのステータス（sovereign status）を使うことはできないとしました。注目されていた Saint Regis Mohawk Tribe v. Mylan Pharmaceuticals Inc., において、 CAFC は IPR は行政機関による取締行為であり（agency enforcement action）、民事訴訟とは違うため、先住民に与えられている特権（tribal immunity）によって IPR を回避できないとしました。
PTABが「有益」と指定したIPR案件４つを紹介します
２０１８年７月、 PTAB はいくつかの IPR 判決をinformative（有益）と指定しました。有益な判決というのは PTAB における判決を決定づけるものではありませんが、公に PTAB における判断の標準を示すものです。有益な判決は、ベストプラクティス、頻繁に起こる問題、不透明な法律のエリア、公的に関心があるものなどが選ばれます。
設計変更した製品をITCに提出することを忘れない
ITCは、Certain Network Devices, Related Software and Components Thereof (II), Commission Order, Inv. No. 337-TA-945 (June 26, 2018)において、すでに発行された救済命令に変更を加え、設計変更を施した製品はlimited exclusion order ( LEO )（限定的排除命令）とcease and desist order (CDO )（停止命令）に含まれないことを明記しました。