設計変更した製品をITCに提出することを忘れない

ITCは、Certain Network Devices, Related Software and Components Thereof (II), Commission Order, Inv. No. 337-TA-945 (June 26, 2018)において、すでに発行された救済命令に変更を加え、設計変更を施した製品はlimited exclusion order ( LEO )(限定的排除命令)とcease and desist order (CDO )(停止命令)に含まれないことを明記しました。

背景

この救済命令は、2017年の5月に終了したCisco Systems, Inc. (Cisco) がArista Networks, Inc. (Arista) に対して起こしたITC調査によるものです。このITC調査で、 ITC はAristaがCiscoの特許2つを侵害していると判決しました。 U.S. Patent Nos. 6,377,577 (“the ’577 patent”) and 7,224,668 (“the ’668 patent”)。その後、その判決に応じて、 ITC はAristaに対して LEO と CDO を発行。

この ITC と平行して、AristaはCiscoが権利行使していた特許に対して PTAB において IPR を行っていました。 PTAB は2017年5月の判決で、’577 patentのクレームを無効にし、2017年6月の判決で、’668 patent のクレームを無効にしました。

この特許庁からの判決を携え、Aristaは ITC にすでに発行された救済命令を解除するように求めます。しかし、2017年7月25日、 ITC はその要求を却下、PTAB 判決の上訴が保留中の状態で、 PTAB の最終決定(Final written decision)は、 ITC による救済命令を一時的に止めるような事実や法律の変更としてみなされないとしました。

次に、2017年8月、Aristaは、特許を侵害していないと主張する新しい設計変更を施した製品を発表しました。2017年9月、CiscoはITCに、設計変更製品が今回 ITC で取り扱われた特許を侵害するか、また、侵害するならば既存のLEOやCDOに含まれるべきかを調査する変更手続き(modification proceeding)を求めました。

ITC は変更手続きを開始し、2018年3月、行政法判事のMacNamara 判事が、Aristaの設計変更製品は’577 patentを侵害していないがもう一方の ’668 patentは侵害していると断定。この決定に従い、既存の LEO と CDO の変更を行いました。

LEO と CDO はさらに変更され、 ’668 patentに関しては、 CAFC が PTAB における’668 patentの無効に同意した2018年2月から、 LEO と CDO による取締を停止するように明記されました。

教訓

ITC における当事者は設計変更された製品の価値を考えるべきです。特に侵害を疑われている被告側は、ITC調査の早い段階から設計変更を考慮し、侵害回避、救済命令の変更の可能性を模索する必要があります。 ITC は CAFC での上訴が完了しなければ、 PTAB での決定はあまり考慮しないので、設計変更はITC戦略の上で重要なことがらになってきます。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Blaney Harpe. Jones Day(元記事を見る

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

特許出願
野口 剛史

引用データをベースにした特許の質の測り方

「量は質」という考え方ありますが、それは特許に関しては正しくありません。特許の量が特許の質に直接関連するものではないのに、裁判所ではそのような主張が後を絶ちません。そこで、今回はより信頼できる引用データをベースにした特許の質の測り方について説明します。

Read More »
folders-manual
商標
野口 剛史

USPTOが商標の使用見本の審査ガイドを更新

不正商標出願の対策としてUSPTOは商標出願や更新に関するルールの規制強化を行ってきました。そのため、正しく商標を使っている権利者でも使用見本を提出する際に、問題が生じてしまうことがあります。今回は、この商標の使用見本の審査に関して特許庁がガイドを更新したのでその内容について解説します。

Read More »