設計変更した製品をITCに提出することを忘れない

ITCは、Certain Network Devices, Related Software and Components Thereof (II), Commission Order, Inv. No. 337-TA-945 (June 26, 2018)において、すでに発行された救済命令に変更を加え、設計変更を施した製品はlimited exclusion order ( LEO )(限定的排除命令)とcease and desist order (CDO )(停止命令)に含まれないことを明記しました。

背景

この救済命令は、2017年の5月に終了したCisco Systems, Inc. (Cisco) がArista Networks, Inc. (Arista) に対して起こしたITC調査によるものです。このITC調査で、 ITC はAristaがCiscoの特許2つを侵害していると判決しました。 U.S. Patent Nos. 6,377,577 (“the ’577 patent”) and 7,224,668 (“the ’668 patent”)。その後、その判決に応じて、 ITC はAristaに対して LEOCDO を発行。

この ITC と平行して、AristaはCiscoが権利行使していた特許に対して PTAB において IPR を行っていました。 PTAB は2017年5月の判決で、’577 patentのクレームを無効にし、2017年6月の判決で、’668 patent のクレームを無効にしました。

この特許庁からの判決を携え、Aristaは ITC にすでに発行された救済命令を解除するように求めます。しかし、2017年7月25日、 ITC はその要求を却下PTAB 判決の上訴が保留中の状態で、 PTAB の最終決定(Final written decision)は、 ITC による救済命令を一時的に止めるような事実や法律の変更としてみなされないとしました。

次に、2017年8月、Aristaは、特許を侵害していないと主張する新しい設計変更を施した製品を発表しました。2017年9月、CiscoはITCに、設計変更製品が今回 ITC で取り扱われた特許を侵害するか、また、侵害するならば既存のLEOやCDOに含まれるべきかを調査する変更手続き(modification proceeding)を求めました。

ITC は変更手続きを開始し、2018年3月、行政法判事のMacNamara 判事が、Aristaの設計変更製品は’577 patentを侵害していないがもう一方の ’668 patentは侵害していると断定。この決定に従い、既存の LEOCDO の変更を行いました。

LEOCDO はさらに変更され、 ’668 patentに関しては、 CAFCPTAB における’668 patentの無効に同意した2018年2月から、 LEOCDO による取締を停止するように明記されました。

教訓

ITC における当事者は設計変更された製品の価値を考えるべきです。特に侵害を疑われている被告側は、ITC調査の早い段階から設計変更を考慮し、侵害回避、救済命令の変更の可能性を模索する必要があります。 ITC は CAFC での上訴が完了しなければ、 PTAB での決定はあまり考慮しないので、設計変更はITC戦略の上で重要なことがらになってきます。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Blaney Harpe. Jones Day(元記事を見る

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