PTABがCAFCに上訴中のケースに関わるIPRを却下

PTAB は、Comtech Mobile Datacom Corp v. Vehicle IP, LLC, Case IPR2018-00531, Paper 9 (PTAB July 20, 2018)において、 CAFC に上訴中ケースにおけるクレーム解釈によって特許の有効性が大きく変わるとして、 PTAB に与えられている裁量権を使い IPR 手続きを却下しました。

U.S. Patent No. 5,987,377 (“‘377特許”)は、自動車のナビゲーションシステムに関わるもので、自動車の到着時間を予測するという特許でした。この特許を使い、特許権者の Vehicle IPは2009年にAT&Tなどの会社を訴えました。

訴訟の流れ

地裁ではクレーム解釈が行われて、非侵害の略式裁判(summary judgment of non-infringement)が下されました。その後、上訴され、 CAFC は、地裁におけるクレーム解釈に問題があったとして、略式裁判を却下し、ケースを地裁に差し戻しました。差し戻しされたケースは、地裁で争われ、クレームに書かれていた “dispatch”という用語に関しての解釈が行われました。しかし、そのクレーム解釈を不服に思った特許権者のVehicle IPが CAFC に再度上訴、現在、 CAFC で審議が行われている状況です。

IPRの申し立て

2回目の上訴と同じタイミングで、訴訟には関わりのないComtech Mobile Datacom Corporation (“Comtech”)が、訴訟に関わる‘377特許に対する IPR 手続きの申し立てを行います。 IPR2018-00531。この申立書で、Comtech は PTAB に問題になっている“dispatch” という用語の解釈に関して、地裁の解釈ではなく、特許権者の Vehicle IPが主張する解釈を用いることを要請します。

裁量権による却下

しかし、 PTAB は IPR を正式に開始するか否かを判断するinstitution decisionにおいて、‘377特許に対する IPR 手続き開始を却下。その理由が、“dispatch”という用語の解釈次第では、特許が無効になること、また、その解釈に関して現在CAFCで争われいることを上げ、 PTAB による IPR を今始めることは、 PTAB のリソースを有効的に使うものではないと判断しました。さらに、 PTAB は、AIAにおいて IPR が作られたのは不必要な訴訟コストを減らすためであり、Comtechは現在進行している訴訟の当事者ではないが、今 IPR を始めるとこは、 IPR の目的に反すると指摘しました。また、Comtechが訴訟の当事者でないという理由から、 IPR を今始めないことで、Comtechに大きな被害を与えることはない(would not be significantly prejudiced )と判断しました。

しかし、Comtechは訴訟の当事者でも実質的な当事者でもないので、35 U.S.C. § 315(b)による IPR 申し立て期限は適用されず、 CAFC がクレーム解釈の問題を解決した後、また‘377特許に対しての IPR 手続きを申し立てを行うことができます。

教訓

IPR の申し立てを行う申立人も、それに受けて答える特許権者も、平行して進んでいる訴訟等をどう PTAB に説明するかは大切なポイントになります。申立人の場合、他の訴訟があっても、 IPR 手続きの方がより効率的で費用対効果がいいということを強調する必要があります。また、訴訟の当事者である場合、35 U.S.C. § 315(b)によるIPR申し立て期限があることを指摘し、 IPR が始まらない場合、申立人が大きな被害を被ることを指摘することが重要です。反対に、特許権者の場合、すでに進行している他の手続きに比べ、 IPR を今始めることは非効率で意味のないものだということを主張することが大切です。

コメント

PTABの裁量権によって、IPRを却下することができるという点は、最近判決が下ったSaint Regis Mohawk Tribe判決(先住民に特許を譲渡してIPRを回避しようとした)におけるCAFCの理由にも現れています。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Marc S. Blackman. Jones Day(元記事を見る

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

american-native-tribe
再審査
野口 剛史

CAFCも同意:先住民への特許譲渡でIPRを回避することはできない

CAFC は2018年7月20日、先住民は特許庁でおこなわれる IPR に対して連邦法における独立国家としてのステータス(sovereign status)を使うことはできないとしました。注目されていた Saint Regis Mohawk Tribe v. Mylan Pharmaceuticals Inc., において、 CAFC は IPR は行政機関による取締行為であり(agency enforcement action)、民事訴訟とは違うため、先住民に与えられている特権(tribal immunity)によって IPR を回避できないとしました。

Read More »
特許出願
野口 剛史

IBMが長年守り続けていた特許ランキング首位の座を失う

2022年の米国特許付与のランキングで、IBMは1993年以来維持していたトップから転落し2位に、トップの座はSamsung Electronicsに移りました。Harrity LLPが作成したPatent 300ランキングによると、IBMは2022年に4743件の通常特許を取得し、2021年から44%減少した一方、Samsungはその活動を維持し、8513件の通常特許を取得しました。

Read More »
ビジネスアイデア
野口 剛史

次の時代の知財部員の働き方

リモートワークが進み、副業もやりやすくなってきて、ジョブ型の仕事も増えてきたので、今後は同時に複数の会社の知財部員として働くようなことも一般的になるのではないかと思い、その可能性を考えてみました。

Read More »