２０１８年７月、 PTAB はいくつかの IPR 判決をinformative（有益）と指定しました。有益な判決というのは PTAB における判決を決定づけるものではありませんが、公に PTAB における判断の標準を示すものです。有益な判決は、ベストプラクティス、頻繁に起こる問題、不透明な法律のエリア、公的に関心があるものなどが選ばれます。
1. § 315(a)(1) (DJ of invalidity)に関する法律で定められた期限（Statutory bar)
Colas Sols. Inc. v. Blacklidge Emulsions, Inc.,., Case IPR2018-00242, Paper 9 (Feb. 27, 2018) – 申立書が提出される前に、DJ action（Declaratory judgment action）が同じ特許に対して行われた場合、35 U.S.C. § 315(a)(1)により、IPR 手続きが行われない。motion for joinder（既存の手続きに参加を求めること）であっても、この35 U.S.C. § 315(a)(1)が適用される。しかし、サブセクション § 315(b)の期限には、joinderの要件が明記されているので、joinderの場合、 § 315(b)の期限は適用されない。しかし、 35 U.S.C. § 315(a)(1)には、 § 315(b)に明記されているような表現はない。
2. 海外でdeposition (宣誓証言)を行うための条件
Ariosa Diagnostics v. Isis Innovation Ltd., Case IPR2012-00022, Paper 55 (Aug. 7, 2013) – 37 C.F.R. § 42.53が適用される。37 C.F.R. § 42.53では、訴訟における証言のとり方を規定しており、外国語で宣誓証言を行うための１２の一般的なガイドラインが示されている。
3. 機密情報の保護に関する最終決定
Argentum Pharm. LLC v. Alcon Research, Ltd., Case IPR2017-01053, Paper 27 (Jan. 19, 2018) – 37 C.F.R. § 42.54(a)が適用される。37 C.F.R. § 42.54(a)では、正当な理由があれば、 PTAB は機密情報に関する情報を開示させないよう命令できることと、当事者がどう正当な理由を示すのかガイドラインを提示している。特に、機密情報の秘匿を希望する場合、以下の４つについて説明する必要があります。(1) 秘匿を希望する情報が機密情報であること、 (2) 公開されることにより現実的な害が及ぼされること、 (3) 秘匿を希望する情報は特定の主張をするために裁判において提示する必要が求められている、(4) 公開を求める公益を考慮しても秘匿するべきもの。
4．collateral estoppel について
Ex parte Ditzik, 2018-000087 (Mar. 2, 2018) – 出願人の主張を考慮することで、審査官がある特定の問題を取り上げなかった（issue preclusion）ことは、間違えではない。この案件は、 PTAB によって「有益」とされましたが、実用性はこの案件の独特な事実によって限定されると思われます。
コメント
このまとめ記事では、４つの案件をかなりまとめた内容しか開示していないので、１つ１つの詳細を知りたい場合、各案件に対して検索するか、リンクされた判決内容を読むことをおすすめします。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Scott A. McKeown. Ropes & Gray LLP（元記事を見る）
