PTABがinstitutionに関する3つの判決を特定

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最高裁のSAS判決後、PTABはIPRのpartial institutionができなくなりましたが、その代わりとなる裁量によるinstitutionの判断を多く取り入れるようになりました。今回はその流れから、新たにPTABは以下のinstitutionに関する2つの判決を判例扱い(precedential)し、1つを有益なもの(informative)として指定しました。

判例から見るIPRを申し出る際に気をつけたい点

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2019年5月、PTABはIPRのInstitutionに関する2つの判決を判例として定めました。このことにより、特定の状況下ではIPRのInstitutionが却下される可能性があるので、注意が必要です。今回の判例から気をつけたいポイントは以下の通りです。

PTABが裁量権を使ったケースマネージメントを始めた?

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最高裁のSAS判決後、PTABはIPRのPartial institutionができなくなり、すべてのクレームについてIPRを開始するか否かの2択しか選べなくなってしまいました。しかし、同じ特許を対象としたIPRが複数ファイルされた場合、PTABは最も重要なIPRのみに対してIPRを開始することもあります。

政府機関がAIA再審査手続きを申し立てることができるか最高裁で審議へ

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アメリカ最高裁は、連邦政府機関がIPRやCBMなどのAIA再審査手続きを申し出ることができるか審議することになりました。 Return Mail, Inc. v. United States Postal Serv., Case No. 17-1594 (Supr. Ct. Oct. 26, 2018)。今回、最高裁で審議される問題は、政府はAIA再審査手続きを申請できる「人」なのかというものです。

PTABのPhilips Construction採用が決定。11月13日から変更

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USPTOはPTABによるIPR、post-grant review、CBM手続きに関するルール改正を発表しました。今回の改正で大きなポイントは、クレーム解釈におけるPhilips Constructionの採用です。改正ルールの適用は2018年11月13日から。

IPR申立人がすべての実質的利益当事者を申立書に明記する責任を負う

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Worlds, Inc. v. Bungie, Inc.において、CAFCは、特許権者がすべての実質的利益当事者(real parties in interest (“RPIs”))が含まれていないというある程度の証拠を提示した場合、IPR申立人がすべてのを申立書に明記する責任を負うとしました。

IPRを成功に導くための What, Why, and How

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IPRは特許クレームを無効にするために広く使われている手続きです。また、IPRで特許クレームを無効にする理由のほとんどが自明性(Obviousness)に関するものです。自明性は主観的なコンセプトで、先行例文献を合わせることで、発明が自明か?という問題は、長い間議論されている問題です。実に、特許の長い歴史の中で、“teaching,” “suggestion,” or “motivation” (TSM) testや最高裁のKSR判決における“Obvious to try” など様々な考察点があります。