組み合わせ動機分析の重要性
特許を無効にするために先行例文献の組み合わせを主張することは多いですが、その組み合わせ動機に関する分析はとても重要な争点になります。今回は、PTABがその分析を十分に行わず２度もCAFCがPTABの判決を覆した案件を紹介します。
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PTAB
政府機関がAIA再審査手続きを申し立てることができるか最高裁で審議へ
アメリカ最高裁は、連邦政府機関がIPRやCBMなどのAIA再審査手続きを申し出ることができるか審議することになりました。 Return Mail, Inc. v. United States Postal Serv., Case No. 17-1594 (Supr. Ct. Oct. 26, 2018)。今回、最高裁で審議される問題は、政府はAIA再審査手続きを申請できる「人」なのかというものです。
PTABのPhilips Construction採用が決定。１１月１３日から変更
USPTOはPTABによるIPR、post-grant review、CBM手続きに関するルール改正を発表しました。今回の改正で大きなポイントは、クレーム解釈におけるPhilips Constructionの採用です。改正ルールの適用は２０１８年１１月１３日から。
IPR申立人がすべての実質的利益当事者を申立書に明記する責任を負う
Worlds, Inc. v. Bungie, Inc.において、CAFCは、特許権者がすべての実質的利益当事者（real parties in interest (“RPIs”)）が含まれていないというある程度の証拠を提示した場合、IPR申立人がすべてのを申立書に明記する責任を負うとしました。
IPRを成功に導くための What, Why, and How
IPRは特許クレームを無効にするために広く使われている手続きです。また、IPRで特許クレームを無効にする理由のほとんどが自明性（Obviousness）に関するものです。自明性は主観的なコンセプトで、先行例文献を合わせることで、発明が自明か？という問題は、長い間議論されている問題です。実に、特許の長い歴史の中で、“teaching,” “suggestion,” or “motivation” （TSM） testや最高裁のKSR判決における“Obvious to try” など様々な考察点があります。
Federal Circuit PTAB Appeal統計（２０１８年７月１５日現在）
２０１８年７月１５日現在、 CAFC は PTAB による IPR や CBM 手続きの上訴393 件を扱ってきました。 CAFC が PTAB の判決を支持した案件は296 件で全体の75.32%にあたります。棄却、無効になった案件は46 件で全体の11.70%。 その間の結果（つまり少なくとも１つの問題に対しては PTAB の判決を支持したが、すくなくとも１つの問題に対して棄却・無効になった）は、38 件で全体の9.67%でした。CAFC は約13 件(3.31%) の上訴を棄却。これは、 CAFC が管轄を持っていないと判断した件や、和解などが原因で棄却になったものが多いとのことです。
特許庁で部署が新設され、PTAB Chefがアドバイザーとして就任
２０１８年８月１４日、特許庁長官のAndrei Iancu氏は、Patent Trial and Appeal Board ( PTAB ) のchief judgeであるDavid Ruschke判事が、その職を離れ、特許庁で新設された部署の責任者になることを発表しました。Ruschke氏は、新設されたOffice of the Commissioner for Patentsで、アドバイザーとして業務を行います。
PTABが６年ぶりにガイドラインを更新、特許権者有利に
米国特許庁は、２０１８年８月１３日にTrial Practice Guideを更新しました。このガイドラインは２０１２年にAIAに伴い作成され、６年たった今年、初めて更新されました。この更新による実務上の変更は大きく、変更は全体的に特許権者に有利なものになりました。このような特許権者に有利な変更が今後どのようにIPR等の結果に影響してくるのか今後も継続してモニターする必要があります。
重複する先行例文献ではIPR始まらない
PTAB における IPR で特許を無効にするには、35 U.S.C. 311(b)に基づいた進歩性か自明性に関する先行例文献を提出する必要があります。しかし、申立人はどのような先行例文献を選んで IPR を申請するかに最新の注意を払わなければいけません。 Estoppel を回避するために関連する先行例文献をすべて提出するのはもちろんですが、提出文献の内容にも注意を払わなければいけません。
