フェデラル・サーキットの判決過程と101条の混乱
アメリカ特許法の101条がここまで混乱しているのはなぜか。フェデラル・サーキットでのインターン経験を踏まえ、裁判官がどのように判決を書くかを解説し、特にプレアリス世代の裁判官の間で最高裁判決の解釈を異にしすぎている現状を浮き彫りにするという、特にソフトウェアやバイオ系の知財関係者には必見の内容になっています。
08/04/2020
アメリカ特許法の101条がここまで混乱しているのはなぜか。フェデラル・サーキットでのインターン経験を踏まえ、裁判官がどのように判決を書くかを解説し、特にプレアリス世代の裁判官の間で最高裁判決の解釈を異にしすぎている現状を浮き彫りにするという、特にソフトウェアやバイオ系の知財関係者には必見の内容になっています。
規格必須特許（Standard Essential Patent（SEP））は特許においても特殊な位置づけです。
業界で共通の規格を用いるためには、その規格に関わる特許もライセンスする必要があります。しかし、通常の特許ライセンスとは異なり、FRAND（「公平(Fair)、合理的(Reasonable)かつ非差別的(Non-Discriminatory)」条件のもと、ライセンスする必要があります。今回は、アメリカのSEPに注目して、ライセンス交渉から、訴訟までわかりやすく解説していきます。
知財関連の仕事は国際的で、英語でのやり取りは避けられませんが、メールの返信に愕然としたことはありませんか？聞いたことに答えていない、相手が本当に理解しているのかどうかわからない、質問が質問で返ってくる、返信がない、自分を飛び越して次のステップに入ってる、などなど。。。このようなことは自分が送ったメールから発生している事象かもしれません。自分のメールの意図をしっかり押さえたうえで、ちょっとメールの構成を変えてみる、言葉使いを変えてみる、質問の仕方を変えてみる、などのスキルを学んでみましょう。
ブランド力を高めるために、知財を有効活用していますか？どのような種類の知的財産をどう使うのか？アメリカの知財を中心に、知財の種類や性格、特性を学んで、会社の事業にあった適切な知財活用を進めていきましょう。
２０１８年の前半、最高裁で２つの大きな知財訴訟の判決がありました。この判決が今後の実務にどれほどの影響があるのか、見ていきましょう。IPRの存在自体に問題を呈したOil States判決、そしてIPRの手続上の問題を指摘したSAS判決、この２つの最高裁判決をわかりやすく解説。
数多くのITC調査を弁護してきたFish and Richardson法律事務所の特許訴訟弁護士である２名、Aamir Kazi と Ben Thompsonを講師に招いて、地裁における特許訴訟の代わりにも使われる米ITC３３７条調査について話しました。
特許庁のあるワシントンDCにほど近いバージニア州に事務所を構えるMillen, White, Zelano & Branigan, P.C.のCsaba Henter弁護士とBill Nixon弁護士を招いて、アメリカ特有のIDS手続きとFinal OAの対応について講義していただきました。
Open Legal Webinar シリーズ 米国最高裁の判断はいかに？口頭弁論から見える今後の特許無効審判IPRのあり方のまとめ ２０１７年１２月開催 https://youtu.be/UjrIOpxO6hI 今注目されている最高裁のケースOil States事件を特許訴訟弁護士のTom Markin氏に詳しく解説してもらいました。彼独特の切り口で、Oil States事件の考察がされていて、他では知ることのできないウェビナーになったのではと思います。 なぜこのOil States事件が注目を浴びているのか？ 憲法の問題をわかりやすく解説 そもそも特許権とはどういう権利なのか 最高裁の判決の予想とその影響 詳しいまとめを読む ウェビナーのまとめ はじめに 今回は、ニューヨークで活躍する特許訴訟弁護士のTom Markin氏を講師に招いて、Inter Partes Review手続きの合憲性について話しました。 Inter Partes Review手続きは米国特許庁が提供する無効審判制度の１つで略してIPRと呼ばれることもあります。また、日本語では、当事者系レビューとも呼ばれています。 今回は、そのIPRの合憲性(constitutionality)、つまりIPRという仕組みがアメリカの憲法の規定にかなっているかがテーマです。特にこのテーマは、２０１７年末現在、米国最高裁で争われているOil States事件で問題になっていて、判決によっては今後アメリカの特許業界全体に大きな影響を及ぼしかねません。そこで今回は、Tom Markin氏に、そのOil States事件でアメリカ最高裁に提出されたブリーフと１１月末に行われた口頭弁論をわかりやすく解説し、最後にこの重要なケースの判決を予測していただきました。 要点のまとめ 合憲性という難しいテーマなので、プレゼンの最初に要点をまとめてもらいました。 １．当事者同士の主張： a. Oil States側は、IPRは違憲という立場。Oil Statesは、アメリカ憲法第三条 (Article III)に示されている判事と陪審員(jury)ではなく、行政機関 (administrative agency) によって個人の財産権を抹消することができるIPRは、三権分立 (the separation of powers) と憲法修正第七条 (the Seventh Amendment)の陪審員による裁判という点で、憲法に違反していると主張しました。 b. 一方、Greene’s Energy側は、IPRは合憲という立場。Greene’s Energyは、特許は政府から与えられるもので、個人的な資産ではない、そのため憲法第三条と憲法修正第７条の例外である”Public rights”（公民としての権利）が適用されるので、憲法に違反しないと主張しました。 ２．最高裁の構成： 現在のアメリカ合衆国最高裁判所は９人の判事 (Justices)で構成されていて、５人対４人で若干、保守派であり、反行政国家 (anti-administrative state)です。特に多数派の１人、Thomas判事は、特許は私的な資産ではないと考えているように見えます。 ３．過去の判例： 一番近い過去の最高裁の判例を見ると、Oil States側の主張を支持し、IPRが違憲だという考え方を支持しているように見えます。 ４．判決の予想： このような点から、大方の予想に反し、少なくともAIA以前の特許に対して、IPR手続きは違憲であるという判決が下されると予想しています。 AIA：Leahy-Smith America Invents Act (略してAIA、日本語では米国特許法改正とも呼ばれる)。２０１１年から段階的に導入され、今回問題になっているIPRもAIAで新たに導入された。 アメリカ憲法と、特許庁と連邦裁判所の憲法上の違い アメリカ憲法： アメリカの創設者たちは、憲法第一条から三条で、意図的に３つの部門（議会、行政、司法）からなる連邦政府を作りました。これが三権分立 (the separation of powers) です。 特許庁と連邦裁判所の憲法上の違い： 特許庁とIPRを取り仕切る特許庁内の組織 the Patent Trial and Appeals Board (略してPTAB（ピータブ）、日本語では審判部）は、議会によって作られましたが、憲法第二条に基づく行政機関の１つです。 一方、連邦裁判所は、憲法第三条 (Article III)に基づく組織です。 アメリカの創始者たちは、連邦政府のすべての司法権は憲法第三条の下に作られた裁判所に帰属すると定めました。このような裁判所の判事は終身任期で、不祥事がない限り、判事としていられます。また後に、アメリカ創始者たちは、憲法を改正し、過去の判例によって判決されるCommon lawに関わる裁判については陪審員の前で行われることを義務付け、陪審員が事実認定を行うとしました。（憲法修正第七条 (the Seventh Amendment)） 特許権利化後の手続き (post grant proceedings) の比較 権利化後の手続きの比較： Ex parte reexamination (査定系再審査)：１９８１年からある制度。あまり利用されていない。 Inter partes reexamination (当事者系再審査)：１９９８年から存在していた制度。第三者が大きく関与する。AIAの施行後、Inter parte reexamはなくなり、新たにIPRが導入される。 Inter partes review (IPR、当事者系レビュー)： ２０１２年の９月に始まった制度。他の特許権利化後の手続きとは異なり、１８ヶ月で終わる。クレームの補正はほとんど許されない。今回、Oil States事件で問題視されている手続き。 このように制度を比較してみると、時が経つにつれ、権利化後の手続きは第三者の関与が大きくなり、敵対関係の強いものになったばかりではなく、審査機関が短くなり、クレームの補正も難しくなっていった。個人的には、このように権利化後手続きが訴訟に似た性格を持ち始めたことで、今回のOil StatesにおけるIPRの合憲性という問題に発展してきたのだと考えています。 Oil States事件の経緯と最高裁で争われている問題 Oil States事件の経緯 ２０１２年、Oil StatesがGreene’s Energyを憲法第三条 (Article III)に基づくEastern District of Texas (EDTX)連邦地方裁判所において、特許侵害で訴える。 地裁では、Philips基準（通常のかつ慣用される意味）の下、クレームは有効と判断された。 Philips 基準 (Philips standard) – Phillips 判決 (Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005))に由来するクレーム解釈に対する基本的な考え方の１つ。Philips 基準では、クレーム用語は、発明時（つまり、特許出願の有効出願日）に，当業者が明細書に照らして合わせて理解する通常のかつ慣用される意味（ordinary and customary meaning）を持つと解釈される。連邦地裁で用いられる基準。 その一方、Green’s Energyは行政機関の裁判所であるPTABにIPRの申請を行う。その後、PTABでは、最も広い合理的な解釈の元、クレームに特許性はなしと判断。 最も広い合理的な解釈（broadest reasonable interpretation。略して、BRI）- 米国特許庁で用いられるクレーム解釈に対する基本的な考え方。 クレームに使われている用語を，明細書に基き当業者が理解するであろう最も広い合理的な解釈（broadest reasonable interpretation）で理解する。クレーム用語は，発明時（つまり、特許出願の有効出願日）に、当業者が明細書に基いて最も広い合理的な解釈（broadest reasonable interpretation）をした場合を想定して解釈される。Philips 基準とは違い、明細書からクレームへ限定事項を読み込むことはしない。 Manual of Patent Examining Procedure（MPEP）§ 2111 また、IPRにおいて、PTABはOil Statesのクレーム補正を認めなかった。 その後、PTABの判決は、Court of Appeals for the Federal Circuit（略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)に上訴され、CAFCは、PTABの判決を支持。CAFCは、特許問題における連邦政府の控訴裁判所なので、憲法第三条の下に位置する裁判所。 アメリカの最高裁は、上訴を受け入れる必要はなく、最高裁の判断でどの上訴を受け入れるか選ぶことができる。また、受け入れた場合でも、通常、最高裁は問題を範囲の狭い、法的なものにとどめ、問題となっている事件と類似案件を解決するものに限定して判決を下すのが一般的。 最高裁で争われている問題 アメリカ最高裁は、今回Oil Statesの上訴を認め、以下の問題について判決を下します： IPR、特許庁で用いられている特許の有効性を分析する敵対性のある手続き、は、憲法第三条の下にない場で、陪審員のいない中、個人の財産権を抹消することで、憲法に違反するのか？ Oil States側の主張 次に、Oil Statesの最高裁への主張を見てみます。 Oil Statesは、IPRは憲法に違反という立場ですが、その主な理由は以下のとおりです： １．三権分立が個人の権利を守る。公平で政治に影響されない判事と陪審員の下で、個人の権利である特許は審議されるべき。この三権分立の問題は、上のスライドにあるようにアメリカの創始者の言葉や最近の最高裁の判決から見ても、重要視されているのがわかります。 ２．PTOにおける政治的な問題。特許庁長官の意向が反映されるようPTABのパネルサイズや構成が変更されたという事実があることが、上記のスライドで引用されている判例で示されています。これの何が問題かというと、特許庁長官の任命権は大統領にあるので、大統領は自分の考えにあった人物を長官として指名できます。その結果、大統領の意向が、PTABの行政法判事 (Administrative Law Judge、略してALJ)の考え方やPTABの運営に影響を及ぼすことが懸念されます。
なんで分からないの？を乗り越えよう。異文化交流のポイント 今回のウェビナー「なんで分からないの？を乗り越えよう。異文化交流のポイント」は、アメリカで活躍する日本人のための異文化コミュニケーションに関する講座です。人とのコミュニケーションは難しいですが、特にアメリカは多民族国家なので、「伝えたいことを伝える」ことに思いのほか苦労することが多いんじゃないでしょうか？そこで今回は、通常の法律に関するウェビナーではなく、異文化コミュニケーションに関する講座を開催しました。参加者からの反響もよく、アメリカに暮らしている日本人の共感することがうまくまとめられています。問題を浮き彫りにするだけでなく、解決方法も提案しているので、ぜひ今泉さんが紹介しているテクニックを参考にしてみてください。 講師をお願いした今泉江里子さんは、業研修、エグゼクティブコーチング、Eラーニング製作を主な業務とするWaterview Consulting Group, Inc.のCEOで、異文化コミュニケーション関係のセミナーを全米各地で頻繁に行っています。また、コンサルティング会社IZUMIビジネスソリューションズLLCも運営していて、そこでは、主に海外技術移転、海外市場開拓事業を手がけています。日米の証券業界、コンサルティング業界で15年以上の経験を積んだ後にアメリカで独立・起業したバイタリティあふれる女性です。 上記の録画版のウェビナーに加えて、企画から携わった野口の個人的な感想や考察を交えて、今回のウェビナーをまとめてみました。 日米ビジネス文化比較 プロセスを評価する日本人と結果を求めるアメリカ人、そんな価値観の差がコミュニケーションのときのストレスになっているんじゃないか。紹介された以下の研究結果を見ても、日本人とアメリカ人の価値観の違いがよくわかると思います。 あと面白かったのは２番めの個人主義（IDV)の点で、アメリカ人は個人主義、日本人はチームプレーという結果を紹介するだけでなく、アメリカ人はファミリー重視（仕事は個人主義、でも家族とはチームプレー）、日本人は仕事重視（仕事はチームプレー、でも家族に対しては個人プレー）という今泉さん独特の鋭い視点がなるほどと思いました。 ４番目の不確実性回避に関しては、世界的に見て特に日本人は特に不確実性回避を優先するらしいので、そのことを意識しながらグローバル社会で働くといいのかなと思いました。 また、アジアは長期思考でアメリカは短期思考という、世界的な地域差も知れてなるほどと思いました。 インド、中国、韓国との比較 アメリカには様々な人種、特にインドと中国、韓国の人が多いと思うので、同じような対比をしてもらいました。下のグラフを見ても、それぞれの国によって全然価値観が違いますね。 この比較でわかることは、世界的に見て「日本人が変わっている」ことだと思います。グローバル社会では、この世界観で自分たちを見直してみるというのが大切なのかなと思います。 ライブセミナー参加者も、日本人は、まじめ、時間厳守、確実に仕事をこなすなどのいい面も多くあると同時に、主張しない、押されやすい、すぐに謝る、相手に完璧を求めるなどのネガティブな面の両面をシェアーしてもらいました。みなさんも納得するところが多いのではないでしょうか？ 今回紹介してもらった地域による組織のスタイルを頭に入れて、その地域の人と話すとコミュニケーションが円滑に進みそうですね。あと、例えば、お酒の席での話題としても面白いんではないでしょうか？特に違う地域の人と話すと盛り上がるかもしれません。 今泉さんおすすめのコマツ元社長の中村健一著「ビジネスに日本流、アメリカ流はないーグローバルマネージャー入門」からの日本人とアメリカ人の長所・短所の比較も重宝しますね。個人的に面白いと思ったのは、日本流でもアメリカ流でも結果もかかった時間も同じという研究結果です。だとしたら、協力してプロジェクトを行うときには、日本とアメリカのいいとこ取りをして、より良い結果を短時間で取れるようにしたいですね。 いいとこ取りをするポイントは、日本流とアメリカ流を理解することだと今泉さんに教えられた気がします。計画は日本流、行動はアメリカ流とプロセスを分けて考えたり、評価を減点方式にしない、褒めるとか意識と行動を少し変えるだけでアメリカ人との関係がだいぶ変わるのかなと思いました。特に日本企業では、マネージャーとして日本人が来て、アメリカ人の部下を持つことが多いと思いうので、加点方式の評価とか褒めるとかは特に有効な手段だと思いました。 アメリカ人の性格は、文化に大きく影響されているので、多民族性、教育、コミュニケーションの方法がよくまとまっている動画を参照してぜひ参考にしてみてください。 アメリカ人の転職率の高さはやっぱり高いですね。今の世代は特に顕著だと思います。 阿吽の呼吸、空気を読むことが前提の日本人とはっきり話さないとわからない日本人がよくわかります。日本人はもっと言葉にすることを意識しないといけない。黙っていても誰もわかってくれないという前提で、今泉さんいわく「変だと思ったら発言する」という訓練が必要だとのことです。日本の文化ではタブーなことかもしれませんが、グローバル社会で活躍するには、積極的に「言う」ことを意識して行動しないといけないと思いました。 ここで、日本人あるあるのYESの意味 No。の場合は、”Let me think about it”などを言いましょう。 １回目のQ&A １．駐在員としての日本と現地子会社の板挟みの問題。日本のグローバル化を進めていくには、アメリカでは日本流じゃなくて、アメリカ流の仕事の仕方が必要と主張しないと行けないとのことでした。 ２．指示をしてもやってくれない。今泉さんいわく日本人の指示は曖昧。アメリカ人には何をやってほしいのか、いつまで、やってほしいのかを明確にどうやってほしいのかを自分でわかって、正確に伝えることが大切になります。ホウレンソウがないアメリカでは、わからないとやらないので、正確に指示を伝えること、わからないようだったら何度も伝える姿勢が大切とのことです。 アメリカ人との働き方 続いて、アメリカ人あるある。 ここで浮き彫りにされるのは、今泉さんいわくコミュニケーション不足です。このアメリカ人あるあるは、コミュニケーションの仕方次第でだいぶ改善されるとのことです。アメリカ人に遠慮しないで言葉にする。その訓練が大切とのことです。 日本人が陥る罠に気をつけて、アメリカ人とコミュニケーションを取りましょう。このアメリカ人との働き方は、上の「日米ビジネス文化比較」を理解した上での応用だと思います。やっぱりギャップを理解した上で、対策を取ることが大切なんだなと思いました。 成功するプロジェクトマネジメント アメリカだと様々な人と協力してプロジェクトを行うことが多いですが、相手がどうこうというよりもまずは、個人の忍耐とセルフコントロールという点が面白いなと思いました。リーダーシップは、自分と向き合うことから始まるんですね。 特に会わないで、リモートでプロジェクトを進めなくてはいけない場合は、もっと大変です。「何か変だなぁ」と思ったら、すぐに直接連絡して「話す」ことが大切だと教えていただきました。 日本のホウレンソウ（報告、連絡、相談）は素晴らしいですが、アメリカにはないです。日本人は情報を共有するのが得意ですが、文化的な背景からアメリカ人にはホウレンソウのコンセプトがないそうです。なので、アメリカでは、まず現地の人にホウレンソウのコンセプトを教えるところから始める必要があります。 日本では恥ずかしことも、アメリカでは言う必要がある。はっきりとビジョンを示して、それぞれがするべきことを明確にすることが大切ですね。 メールでのコミュニケーション 日本人の場合、代名詞を使いすぎない You would better do somethingはアメリカでは命令口調なので、you want to do it… など表現も気をつけましょう。 セミナーで紹介されたメールのサンプルには、今回学んだことが活かされているので、その部分の動画を見て、参考にしてみてください。 メールでのコミュニケーションのポイントもよくまとまっているので、今後のメールベースのコミュニケーションに活かしてみてください。特に、バックグラウンドを説明することは使えるなと思いました。 ２回目のQ&A １．自己主張をうまくするコツは？ 自分でシミュレーションする。自分で考えて、書いて、英語にして、鏡の前で練習する。努力が大切ですね。特に、人を解雇する時、議論する時、誤解を解く時などの難しい場面では、準備が特に大切になってきます。 ２．褒めるのが難しい。 これも練習しましょう。微笑みを作って”You did a great job”と言って、具体的に何が良かったのかを説明できるようにすることが大切です。 ３．プロジェクトの進め方。 変だと思ったら一旦立ち止まり、目的を再確認して、チームメンバーと確認し直す。目的が変わってきている場合も多いので、全体で確認をすることが大切です。わかっていない人も含めて、全体で認識の一致を持つことが大切です。自分で考えて、書いて、英語にして、鏡の前で練習する。プロジェクトを進める上でも準備が大切です。 ４．自己主張の仕方。 まずはアメリカ人の言ったことをまとめて、その後で自分の意見を言うのはどうでしょうか？そうすると結構聞いてもらえるそうです。 ５．異文化交流に関するおすすめの本。コマツ元社長の中村健一著「ビジネスに日本流、アメリカ流はないーグローバルマネージャー入門」 ６．意見を言っていない自分から変える方法。 何も言わないのは楽だけど、アメリカでは評価されないので、日常のことから会話に入っていく努力をしましょう。 まとめ 今回のウェビナーはどうでしたか？日々感じているギャップがうまくまとめられていたのではないでしょうか？そのギャップはなくならないので、ここで学んだコミュニケーションスキルを使って、日本人のいいところとアメリカ人のいいところを合わせられるようにしたいですね。