米国最高裁の判断はいかに？口頭弁論から見える今後の特許無効審判IPRのあり方のまとめ

はじめに

今回は、ニューヨークで活躍する特許訴訟弁護士のTom Markin氏を講師に招いて、Inter Partes Review手続きの合憲性について話しました。

Inter Partes Review手続きは米国特許庁が提供する無効審判制度の１つで略してIPRと呼ばれることもあります。また、日本語では、当事者系レビューとも呼ばれています。

今回は、そのIPRの合憲性(constitutionality)、つまりIPRという仕組みがアメリカの憲法の規定にかなっているかがテーマです。特にこのテーマは、２０１７年末現在、米国最高裁で争われているOil States事件で問題になっていて、判決によっては今後アメリカの特許業界全体に大きな影響を及ぼしかねません。そこで今回は、Tom Markin氏に、そのOil States事件でアメリカ最高裁に提出されたブリーフと１１月末に行われた口頭弁論をわかりやすく解説し、最後にこの重要なケースの判決を予測していただきました。

要点のまとめ

合憲性という難しいテーマなので、プレゼンの最初に要点をまとめてもらいました。

１．当事者同士の主張：

a. Oil States側は、IPRは違憲という立場。Oil Statesは、アメリカ憲法第三条 (Article III)に示されている判事と陪審員(jury)ではなく、行政機関 (administrative agency) によって個人の財産権を抹消することができるIPRは、三権分立 (the separation of powers) と憲法修正第七条 (the Seventh Amendment)の陪審員による裁判という点で、憲法に違反していると主張しました。

b. 一方、Greene’s Energy側は、IPRは合憲という立場。Greene’s Energyは、特許は政府から与えられるもので、個人的な資産ではない、そのため憲法第三条と憲法修正第７条の例外である”Public rights”（公民としての権利）が適用されるので、憲法に違反しないと主張しました。

２．最高裁の構成：

現在のアメリカ合衆国最高裁判所は９人の判事 (Justices)で構成されていて、５人対４人で若干、保守派であり、反行政国家 (anti-administrative state)です。特に多数派の１人、Thomas判事は、特許は私的な資産ではないと考えているように見えます。

３．過去の判例：

一番近い過去の最高裁の判例を見ると、Oil States側の主張を支持し、IPRが違憲だという考え方を支持しているように見えます。

４．判決の予想：

このような点から、大方の予想に反し、少なくともAIA以前の特許に対して、IPR手続きは違憲であるという判決が下されると予想しています。

AIA：Leahy-Smith America Invents Act (略してAIA、日本語では米国特許法改正とも呼ばれる)。２０１１年から段階的に導入され、今回問題になっているIPRもAIAで新たに導入された。

アメリカ憲法と、特許庁と連邦裁判所の憲法上の違い

アメリカ憲法：

アメリカの創設者たちは、憲法第一条から三条で、意図的に３つの部門（議会、行政、司法）からなる連邦政府を作りました。これが三権分立 (the separation of powers) です。

特許庁と連邦裁判所の憲法上の違い：

特許庁とIPRを取り仕切る特許庁内の組織 the Patent Trial and Appeals Board (略してPTAB（ピータブ）、日本語では審判部）は、議会によって作られましたが、憲法第二条に基づく行政機関の１つです。

一方、連邦裁判所は、憲法第三条 (Article III)に基づく組織です。 アメリカの創始者たちは、連邦政府のすべての司法権は憲法第三条の下に作られた裁判所に帰属すると定めました。このような裁判所の判事は終身任期で、不祥事がない限り、判事としていられます。また後に、アメリカ創始者たちは、憲法を改正し、過去の判例によって判決されるCommon lawに関わる裁判については陪審員の前で行われることを義務付け、陪審員が事実認定を行うとしました。（憲法修正第七条 (the Seventh Amendment)）

特許権利化後の手続き (post grant proceedings) の比較

権利化後の手続きの比較：

Ex parte reexamination (査定系再審査)：１９８１年からある制度。あまり利用されていない。

Inter partes reexamination (当事者系再審査)：１９９８年から存在していた制度。第三者が大きく関与する。AIAの施行後、Inter parte reexamはなくなり、新たにIPRが導入される。

Inter partes review (IPR、当事者系レビュー)：　２０１２年の９月に始まった制度。他の特許権利化後の手続きとは異なり、１８ヶ月で終わる。クレームの補正はほとんど許されない。今回、Oil States事件で問題視されている手続き。

このように制度を比較してみると、時が経つにつれ、権利化後の手続きは第三者の関与が大きくなり、敵対関係の強いものになったばかりではなく、審査機関が短くなり、クレームの補正も難しくなっていった。個人的には、このように権利化後手続きが訴訟に似た性格を持ち始めたことで、今回のOil StatesにおけるIPRの合憲性という問題に発展してきたのだと考えています。

Oil States事件の経緯と最高裁で争われている問題

Oil States事件の経緯

２０１２年、Oil StatesがGreene’s Energyを憲法第三条 (Article III)に基づくEastern District of Texas (EDTX)連邦地方裁判所において、特許侵害で訴える。

地裁では、Philips基準（通常のかつ慣用される意味）の下、クレームは有効と判断された。

Philips 基準 (Philips standard) – Phillips 判決 (Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005))に由来するクレーム解釈に対する基本的な考え方の１つ。Philips 基準では、クレーム用語は、発明時（つまり、特許出願の有効出願日）に，当業者が明細書に照らして合わせて理解する通常のかつ慣用される意味（ordinary and customary meaning）を持つと解釈される。連邦地裁で用いられる基準。

その一方、Green’s Energyは行政機関の裁判所であるPTABにIPRの申請を行う。その後、PTABでは、最も広い合理的な解釈の元、クレームに特許性はなしと判断。

最も広い合理的な解釈（broadest reasonable interpretation。略して、BRI）-　米国特許庁で用いられるクレーム解釈に対する基本的な考え方。 クレームに使われている用語を，明細書に基き当業者が理解するであろう最も広い合理的な解釈（broadest reasonable interpretation）で理解する。クレーム用語は，発明時（つまり、特許出願の有効出願日）に、当業者が明細書に基いて最も広い合理的な解釈（broadest reasonable interpretation）をした場合を想定して解釈される。Philips 基準とは違い、明細書からクレームへ限定事項を読み込むことはしない。
Manual of Patent Examining Procedure（MPEP）§ 2111

また、IPRにおいて、PTABはOil Statesのクレーム補正を認めなかった。

その後、PTABの判決は、Court of Appeals for the Federal Circuit（略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)に上訴され、CAFCは、PTABの判決を支持。CAFCは、特許問題における連邦政府の控訴裁判所なので、憲法第三条の下に位置する裁判所。

アメリカの最高裁は、上訴を受け入れる必要はなく、最高裁の判断でどの上訴を受け入れるか選ぶことができる。また、受け入れた場合でも、通常、最高裁は問題を範囲の狭い、法的なものにとどめ、問題となっている事件と類似案件を解決するものに限定して判決を下すのが一般的。

最高裁で争われている問題

アメリカ最高裁は、今回Oil Statesの上訴を認め、以下の問題について判決を下します：

IPR、特許庁で用いられている特許の有効性を分析する敵対性のある手続き、は、憲法第三条の下にない場で、陪審員のいない中、個人の財産権を抹消することで、憲法に違反するのか？

Oil States側の主張

次に、Oil Statesの最高裁への主張を見てみます。

Oil Statesは、IPRは憲法に違反という立場ですが、その主な理由は以下のとおりです：

１．三権分立が個人の権利を守る。公平で政治に影響されない判事と陪審員の下で、個人の権利である特許は審議されるべき。この三権分立の問題は、上のスライドにあるようにアメリカの創始者の言葉や最近の最高裁の判決から見ても、重要視されているのがわかります。

２．PTOにおける政治的な問題。特許庁長官の意向が反映されるようPTABのパネルサイズや構成が変更されたという事実があることが、上記のスライドで引用されている判例で示されています。これの何が問題かというと、特許庁長官の任命権は大統領にあるので、大統領は自分の考えにあった人物を長官として指名できます。その結果、大統領の意向が、PTABの行政法判事 (Administrative Law Judge、略してALJ)の考え方やPTABの運営に影響を及ぼすことが懸念されます。

Oil Statesは、Ex parte reexamを非難することを避け、IPRのみが違憲であると主張しています。個人的には、そうすることにより、必要以上の変更をさけ、最高裁に違憲という判決は限定的な意味しか持たないという印象を持たせることが意図だと思います。

Oil Statesは、① IPRが地裁と類似している部分、② 特許庁がIPRを説明するのに「判事の前の裁判」という言葉を使っていること、③ 議会がIPRを作ったときの意図、④ IPRが事実上、地裁での特許訴訟に取って代わる存在になっていることなどを指摘し、IPRが憲法第三条の元にある連邦裁判所の代役を担っていると主張しました。

また、歴史的な観点からも、アメリカとイギリスにおいて、特許侵害と特許の有効性は、裁判所で争われ、事実認定は陪審員が行なっていたと指摘しました。

Greene’s Energy側の主張

一方、Greene’s Energyは、IPRは合憲という立場ですが、その主な理由は以下のとおりです：

１．“Public rights”例外。特許には憲法第三条と憲法修正第七条の例外である”Public rights”（公民としての権利）が適用されるので、憲法に違反しない。この例外は、①政府と個人の間において、憲法により議会や行政に与えられた役割に関する事柄で、②歴史的に議会や行政で判断されてきた案件に適用されます。

しかし、この例外は一個人が他のいち個人に対して訴訟を起こすような案件には適用されないという見方をしている最高裁の保守派判事もいます。このことを明言したScalia判事は亡くなって、Gorsuch判事が後任となっています。しかし、Gorsuch判事は前任のScalia判事の考え方を共有しているので、同じような見方を示すことが予測されます。個人的には、特許にこの例外が適用されるか否かは判事の間でも意見が別れてくると思います。

２．特許は公的な権利。特許権は、common lawから作られた権利ではなく、政府が作った特権で、土地とは違い、公益なもの。個人的にはこの主張のポイントは、特許は、土地のようなアメリカ政府が存在する前から私的な財産と認識されているものではなく、政府が作った公益性の高い特権のようなものなので、そもそも今回、最高裁に問われている問題の重要な部分である「個人の財産権」という点に注目して、特許権は個人の財産権ではないのでIPRは合憲であるという論理のための主張だと考えています。

３．IPRは裁判ではない。同じ特許権利化後の手続き ex parte reexamination（査定系再審査）は、CAFCで合憲と判断されてきました。また、最高裁の判例でも、IPRは裁判ではなく、ex parte reexaminationやInterferenceなどの他の特許権利化後の手続きと似ている性格を持っていると書かれています。

アメリカの特許権に対する考え方

建国から２５０年の歴史があるアメリカですが、今回争われている「特許権」に関してはまだはっきりしない点も多いです。

１．特許権は、政府が存在する前からあるもので、Common lawから生まれたものなのか？

YES:　第四代アメリカ大統領のJames Madisonは、特許権をCommon lawから生まれたより根本的な権利だと考えた。

NO:しかし、１９世紀の最高裁は、特許権はCommon lawには存在しなかったとしている。

２．特許権は、アメリカ政府が誕生するまえに存在していたのか？

YES: アメリカ憲法には、”secure”という言葉を使って、発明者のために特許権を「保護する」と書かれていて、特許権を「作った」(“create”)とは書かれていないため、特許権は、アメリカ政府が誕生するまえに存在していたという見方もできる。この見方に、１９世紀の最高裁も同意している。

NO：しかし、第三代目アメリカ大統領Thomas Jeffersonは、特許権は政府が作った公益性の高いものだという見方を示し、２０世紀の最高裁もその考えに同意している。更に、保守派で財産権を支持するThomas判事でさえも、特許権は政府が作り出したものだという考え方を持っている。

３．特許は私的な財産なのか、それとも公的な特権なのか？

この私的・公的を話す場合、特許と土地を比較することが多いので、まず、アメリカにおける「土地」の考えを簡単に話します。アメリカでは、土地は基本的な個人的権利とみなされてきました。この考えに異論を唱える人は少なく、このような土地に対する考え方は今後も変わらないと思われます。

では、特許は土地のようなものなのか？多くの人が、特許は特許庁（政府）から与えられるもので、土地はすでに個人が所有しているものなので、その点で大きな違いがあると考えると思います。しかし、歴史をたどると、アメリカの私有地のほとんどが政府から市民にLand Patentという名で与えられたものです。つまり、議会が特許法を作り、行政が特許庁を運営しているからと言って、土地と特許を差別化することはできません。

YES:このような背景から、過去の最高裁の判例でも、特許は土地と同じものとして扱ってきた経緯があります。特に、特許案件であるMcCormick事件でも、土地(Land patent)に関わる案件であるMoore事件でも、似たような言葉を最高裁が使っていることが印象的です。

NO:しかし、この私的・公的という点でも、別の見方があり、第三代目アメリカ大統領Thomas Jeffersonは、発明は個人的な財産ではないと考えました。また、Thomas判事も、特許は個人的な財産権ではなく、与えられた特権だと考えています。また判例を見てみると、Covered business methodに関わるCuozzo事件で、最高裁は、特許による独占権は国民全体が持っている権利だという、公的な役割が大きいものだということを示しました。

最高裁での口頭弁論

口頭弁論前はIPRが肯定されると予測している人が大半でしたが、口頭弁論を聞いて、判事の質問や意見を考慮すると、どちらに転ぶかわからない非常に均衡した状態にあることがわかりました。

口頭弁論における最高裁判事の質問とコメントから考えられること：

２人の保守派で、行政を懸念する判事、長官のRobert判事とGorsuch判事は、IPRは違憲だと判断するでしょう。

３人のリベラル寄りの判事、Ginsberg判事、Sotomayor判事とKagen判事は、IPRは合憲だと判断するでしょう。

通常はリベラル派のBreyer判事は、妥協点を模索して、AIA以降の特許に対してはIPRは合憲だと判断するかもしれません。というのも、口頭弁論でBreyer判事は、「AIA後の特許権者はIPR手続きを容認したことになるのか？」などの質問をしているため、AIAによる法改正を基準に、特許に対する取り扱いを変えることで妥協点を探していると思われます。

残りのAlito判事、Kennedy判事、Thomas判事は保守派ですが、口頭弁論では発言がほぼなかったので、口頭弁論からどう考えているか予測するのは難しいです。

Oil Statesの判決の予測

「IPRは違憲」と判決されると予想。

他の３人の保守派判事、Alito判事、Kennedy判事とThomas判事が、長官のRobert判事とGorsuch判事に続き、IPRは違憲だと判断するでしょう。そうなると過半数に達するので、IPRは憲法に違反するとなります。

このような判決があるとすれば、保守派の判事は、土地と特許を似たものとして取り扱い、そのような個人財産は、憲法第三条の下にある裁判所に訴えることなくして、無効にされることはないと理由付けるでしょう。

しかし、土地と特許を似たものとして考えていないThomas判事がそのような理由に抵抗を示すかもしれません。そのような場合、Oil States側（違憲側）に有利な何らかの妥協された判決が下る可能性があります。また、過去の特許関連の案件のように、満場一致の９対０という判決もあるかもしれません。

更に、裁判所はもっと限られた問題に限定して判決する可能性があります。例えば、Oil Statesで問題になった特許、つまりAIAが適用される前に発行された特許に対して、IPRは憲法違反だという判決をするかもしれません。このような、ある出来事を境に特許を差別化して扱うという処置は前例もあるので、今回、AIA前の特許とAIA後の特許で扱いが異なるということも十分考えられます。

IPR違憲後の世界

もしIPRが違憲になった場合、即座に大きな影響が予想されます。

まず最初に懸念されるのが、特許訴訟の著しい増加です。IPRを恐れていた特許権者が積極的に訴訟を起こしてくるかもしてません。個人的には、Patent Trollの動きが活発になるのではと考えています。さらに、IPRのために保留となっていた地裁での訴訟がまた一斉に動き出すことが考えられます。

次に、知財コストの増加です。IPRの存在は和解の価値を下げてきました。IPRがなくなると、和解するためにより多くの和解金の支払いが求められるかもしれません。また、IPRは出願や訴訟の弁護をする代理人の費用も圧迫してきたのですが、代理人費用もIPRがなくなった場合、増加することが予想されます。更にIPRがなくなると裁判所でしか特許に異議を唱えられなくなるので、特許の価値が上がることが予想されます。

また、すでに権利が抹消されているIPRで無効とされた特許はどう扱われるのか？土地のように、政府を訴えることはできるのか？そのような場合、どう損害賠償を決めるのか？など未知の世界に入っていきます。 

Q&A

１．IPRの判決に不服であれば、憲法第三条の下にあるCAFCに上訴することができるので、違憲ではないのでは？また、特許を無効にする際に提出する証拠等には事実認定は必要ではないのでは？

このような主張は一般的で筋が通っています。しかし、２つ知ってほしいことがあります。まず１つ目は、CAFCでのレビューはPTABにおける限られた情報自体を解決するものではないという点です。どういう意味かと言うと、PTABで行われた審理をまた最初からCAFCでやることができないということです。裁判のやり直すではなく、あくまでも起こったものについて、限られた情報の中で、CAFCで問題になっている点のみに判決を下します。２つ目のポイントは、特許の無効化についてですが、アメリカでは、特許の無効化は法律と事実が交じり合う問題です。例えば、先行例文献の範囲と内容は事実に関わる問題です。

２．アメリカの最高裁はいつでも口頭弁論を開くのか？

すべてのケースではないが、重要なケースに関しては口頭弁論を行うとのことです。年間４０から６０ケースほどです。

３．アメリカの最高裁の判事の平均年齢はいくつですか？

調べてはいないですが、６５歳から７０歳ぐらいだと思われます。

４．いつOil States事件の判決が出るのか？

２０１８年の５月か６月だと予想されます。

５．なぜいまIPRの合憲問題が問われているのか？

AIAが思考されたのは数年前だか、最高裁は最高裁が重要だと思った案件の上訴をそのときに受け入れるので、いつどのような問題が最高裁で争われているかは、最高裁の判断に任せられている。

６．なぜAIAの前後で扱いが変わるのか？

プレゼンで説明した点以外だと、２つのポイントがあります。１つ目は、最高裁は平等性を考えるということです。問題に上がっている法律やその運用が不平等であれば、平等になるように法律の解釈を変えたり、法律自体を無効にするということをします。２つ目は、AIAはAIA以前のルールを大きく変えるものであったという点です。

７．このOil Statesは最高裁の判決後どうなるのか？

IPRが合憲となった場合、Oil Statesの特許は無効になり、訴訟は事実上終わると予測されます。逆に、IPRが違憲となった場合、地裁での訴訟が再度スタートすることが予測されます。

８．Oil States事件がITCケースに与える影響は？

ITCには特に影響を与えるとは考えられません。IPRとITCの違いは、IPRは第三者が特許の有効性に対して挑戦しているのですが、ITCは特許権者自らが特許の権利行使をITCに主張している点です。また、他の点で言うと、PTABで特許が無効と判断されると、特許権は抹消します、しかし、ITCで特許が無効と判断されても、地裁では判例としては扱わません。

９．最高裁の判決文はわかりづらいのが多いが、今回はどうなるのか？

今回、最高裁は新しいルールを作るようなことはしないので、明確な判決文になるでしょう。判決文には、IPRが違憲か合憲かが書かれ、その理由が明確に書かれると思います。

１０．Oil States事件の判決後、特許庁では判例に準ずる対応がスムーズに行われるのか？

もしIPRが違憲だと判断された場合、特許庁で対応するのではなく、議会に新しい憲法に準ずる法律を作るよう命じると考えられます。

１１．Oil States事件の判決が出る前に今できることは何か？

特に今できることはありません。判決が出るまでは、IPRはいままで通り機能すると考えて業務にあたってください。しかし、判決がでる５月か６月までには、IPR以外の代替手段も視野に入れておく必要があります。