知っておきたい米国IDS手続きと最終拒絶理由通知対応のまとめ

情報開示陳述書 (Information Disclosure Statement: IDS)

情報開示陳述書 (Information Disclosure Statement: IDS)とは？

発明者、明細書を書いた代理人等には、特許性に関わる重要な情報を提供する義務があり、IDS（情報開示陳述書 ）という形でアメリカ特許庁に提出します。このIDSの義務は特許が発行されるまで続くので、出願時だけでなく、特許の審査期間中も必要に応じてIDSを更新していく必要があります。（参考：37 CFR 1.56(a))

IDS対応不備の大きなリスク

このIDS義務を満たすのは重要で、この義務の違反は不正行為になる可能性があります。
訴訟等で不正行為とみなされてしまうと、特許の権利行使ができなくなる可能性があるので、IDS対応は重要になってきます。

IDSとして提出しなければいけない情報

特許庁では、IDSとして提出しなければいけない「特許性に関わる重要な情報」（Materiality）をとても広く定義しています。

定義を簡単に説明すると、「特許性に関わる重要な情報」とは、累積するものではなく、（１）その情報自体、または、他の情報と合わせた際に、明らかに１つのクレームの特許性を否定するもの、または、（２）出願人の見解に反するものや矛盾するものを示します。（参考：37 CFR 1.56(b))

IDSを大きく変えた２０１１年の判例

２０１１年のTherasense事件では、出願人が自社の先行例文献に対してアメリカ特許庁への見解とヨーロッパ特許庁への見解が矛盾するものだったので、裁判では矛盾するヨーロッパ特許庁への見解が「特許性に関わる重要な情報」と判断されました。

不正行為には２つの要素があり、その要素は（１）重要性（Materiality)と（２）意図（Intent)です。

意図は証明することが難しいものですが、騙そうとする意図は証拠からもっとも合理的に導き出される推測でなければいけないとのことです。

この判例で「特許性に関わる重要な情報」（Materiality）の基準が大きく変わりました。

不正行為（Inequitable conduct)を証明するのに必要な「先行例文献」（Materiality）は、But-for-materialityという基準を満たす必要があります。But-for-materialityとは、特許庁がその先行例をしっていたらクレームを許可しなかったであろうという考え方です。

このBut-for-materialityは、特許庁で定義している「（１）その情報自体、または、他の情報と合わせた際に、明らかに１つのクレームの特許性を否定するもの」よりも高い基準で、問題の文献とクレームとの関連性が高くないと、不正行為（Inequitable conduct)を証明するのが難しくなりました。

特許庁の「特許性に関わる重要な情報」（Materiality）に関わる定義に変更はありませんが、この２０１１年のTherasense事件の後、裁判でIDS違反による不正行為（Inequitable conduct)のリスクは大きく減りました。

しかし、実にひどい不正行為(affirmative egregious misconduct)があった場合、But-for-materialityを証明する必要はないとのことです。

最後に、いままでは（１）重要性（Materiality)と（２）意図（Intent)のバランスを見ることをしていたのですが、Therasenseの判例後は、両方の証明が必要になりバランスを見ることはなくなりました。

特許庁と裁判所での「特許性に関わる重要な情報」（Materiality）に対する考え方が異なっている
２０１１年のTherasense事件を受けて、アメリカ特許庁では「特許性に関わる重要な情報」（Materiality）の変更を提案しましたが、まだ正式に変更は行われていません。なので、２０１７年末の時点では、特許庁と裁判所での「特許性に関わる重要な情報」（Materiality）に対する考え方が異なっています。

IDSを提出するタイミング

IDSの義務は特許が発行されるまで続くので、出願時だけでなく、特許の審査期間中も必要に応じてIDSを更新していく必要があります。

審査期間中、提出するタイミングで、IDSの対象方法が変わってきます。場合によっては、特許庁へ支払う費用や証明書を発行する必要があります。特に、特許発行費用を支払った後 (Payment of Issue fee)の後は、手続きが複雑になり、費用の多くかかってしまうので、IDS対応は早め早めにやる必要があります。
詳しくは、下の表を見てください。

IDS対応にかかる費用

次に、IDSを提出するタイミングごとにかかる費用を見てみましょう。

特許庁に支払う費用は、下の表にかかれている通りです。IDS費用は$180ですが、RCE (request for continued examination)費用は$1200から$1700かかってしまうので、RCEをしなくてもいいようにIDS対応は早め早めにやる必要があります。

特許庁に支払う費用とは別に、弁護士費用がかかりますが、だいたいの事務所は$200ぐらいで対応してくれるとのことです。しかし、おおがかりなIDS対応が必要な場合（文献の量が多いなど）は、時間請求される可能性があります。しかし、IDS情報を整理、整頓してから事務所に送るなどの作業を自社で行うと、事務所からの請求金額を下げられる場合があります。また、RCEに対する弁護士費用は$500ぐらいが相場とのことです。

証明書 (Certification)

重要な点は、３ヶ月以内に知った情報なら証明書が使えるというところです。
詳細は、スライドに書かれている全文を参照してください。

証明書には３０日のバージョンがあり、それを使えれば特許期間の調整 (Patent Term Adjustment)に影響がないとのことです。

どのような情報をIDSとして提出しなければならないのか

アメリカ特許庁は、実に多くの情報を求めることができます。
スライドは一例ですが、虚偽の申告、公開されていない個人的なメモなども対象になるので、注意が必要です。
しかし、２０１１年のTherasense事件の判例から、IDS違反に対する不正行為のリスクは低くなっています。

どのようにIDSを提出するか？

原則、リスト、文献のコピー、必要であれば翻訳が必要です。（参考：37 CFR 1.97)
アメリカ特許と公開特許案件以外は文献のコピーが必要です。

特に、リストは大切で、引用を充実する必要があります。出版社、著者、タイトル、関連するページ、日付、出版された場所などを各文献ごとに明記する必要があります。引用に不備があった場合、または、エラーがあった場合など、審査官によっては文献が提出されたとみなされないことがあります。IDS未対応と判断されてしまうと、再度提出する手間や余分な時間がかかってしまいます。特に、再提出が特許発行費用を支払った後(Payment of Issue fee)になってしまうと、手続きが複雑になり、費用の多くかかってしまうので、IDS文献のリスト作成には注意が必要です。

翻訳

原則、文献の翻訳がない場合、翻訳を提出する必要はありません。（参考：37 CFR 1.98(a)(3)(ii))
しかし、翻訳をすでに持っている場合は、提出する必要があります。

翻訳を作成して提出するか否かは出願人任せになります。しかし、現状は、IDS違反による特許無効化のリスクがある中、２０１１年のTherasense事件で「特許性に関わる重要な情報」（Materiality）の基準が大きく変わり、どの文献をどのように翻訳するかはっきりとした基準がない状態です。そのようなあやふやな状況で翻訳に必要性を見極めなければいけないので、出願人としては、IDS文献の翻訳は頭を悩ませる問題です。

このような状況の中、講師のHenter弁護士は以下のような考え方を持っています：
１）クレームされた発明に関連性の高い文献、審査官がクレームを拒絶するために使うと思われる文献は重要な文献として扱って、翻訳する。
２）また、出願自体が重要なものの場合、IDSとして提出される文献の翻訳をする。

これは個人的は見解で法律的なアドバイスではありません。
私個人としては、重要な文献は必ず翻訳、重要な出願案件に対する文献は必ず翻訳と、ある程度優先順位をつけて翻訳するものを決める作業が必要になってくるのだなぁと思いました。

また、翻訳は、正確であることを証明する必要がないので、機械翻訳や、出願人や弁護士による翻訳でも大丈夫です。
過去に、提出した機械翻訳が間違っていて審査官がその翻訳を使ってクレームを拒絶したということがあった際に、正しい翻訳を提出してたことにより拒絶が取り下げられたということがあったそうです。

他の翻訳オプション、一部翻訳 (partial translation) や完結な説明 (concise explanation)は誤解を招く可能性や重要な箇所を翻訳していなかったなど訴訟リスクがあるので、あまりおすすめではありません。

文献の関連性が低いのであれば、英語の要約で十分な場合もあります。

外国の特許庁による文献の関連性の説明も対象文献と合わせてIDSとして提出することもおすすめします

Q&A

１．アメリカで特許が成立した後に、他の国で引用された文献をIDSとして提出する必要があるのか？

IDS対応の義務はアメリカで特許が成立した時点で終わるので、特許成立後、他の国で引用された文献をIDSとして提出する必要はありません。

もし他の国で引用された文献がアメリカの特許を無効にしかねない重要な文献である場合、アメリカ特許庁に再審査(reexamination)などをリクエストすることによって自発的に特許の有効性を再確認することができます。

２．IDSはアメリカ特有の制度です。廃止という可能性はありますか？

特にIDS制度を廃止するという動きはありません。しかし、２０１１年のTherasense事件の判例から、裁判所としては提出する文献の質を重要視しているように見えますが、特許庁ではIDSに関わる文献の定義を変えていないので、特許庁としては、引き続き関連する情報を幅広く求めていく立場のようです。

３．IDS提出用の文献は特許庁機関が提供している機械翻訳をしているが、出願人ではなく、アメリカ特許庁がそのような機械翻訳を自前で用意するように手続きが変わる可能性はあるか？

今のところ手続きが変わるような動きがありません。出願人が翻訳を提出する流れは変わらないと思います。しかし、アメリカの審査官が英語以外の文献を見つけて、クレームを拒絶した場合、特許庁に翻訳する義務があります。

４．IDS提出義務を満たす必要がある関係者は誰なのか？

定義は広く、発明者、海外で関連案件を担当している代理人、アメリカの代理人なども含みます。なので、関係者が先行例調査した場合、アメリカの代理人に情報の共有がスムーズに行われる必要があります。

５．他の特許庁がバックグラウンドとして扱った情報をIDSとして提出する必要があるのか？

事務所や担当者によって意見が異なるが、バックグラウンド情報をIDSとして提出する必要はないと思います。もし心配であれば、アメリカの代理人に文献を送って、アメリカの代理人にIDSとして提出すべきは判断をしてもらいましょう。判断してもらって、提出義務がないと判断してもらった場合、その判断が記録として残るようにしてください。

６．個人または小規模企業にIDS義務がゆるくなることはないのですか？

特に義務に関しての差はありません。費用では緩和されます。

７．どうやってIDSで提出する書類を管理していくのか？

関連する出願が多い、外国出願がある場合、IDSで提出する情報は複雑になります。このような複雑なケースの場合、外国の代理人と協力して、アメリカの代理人がIDS書類を管理することが重要になってきます。例えば、関連する出願がある場合、マスターリストや個別のリストを作成し、どの文献をどの案件に対して提出するべきかを判断する必要があります。そのようにIDS文献が整理整頓されて管理している体制が必要です。このような作業には時間がかかりますが、弁護士ではなくパラリーガルの仕事なので、費用は安価に抑えられます。

最終拒絶理由通知対応 (Final Office Action Response)

最終拒絶理由通知 (Final Office Action) とは？

アメリカにおける最終拒絶理由通知 (Final Office Action) は独特で、対応方法は様々です。いままでの審査経緯、審査官、明細書の開示内容、クレーム、出願の重要性、かけられるお金と時間などに応じて適切な対処方法が違います。

２回目以降の拒絶理由は最終拒絶理由通知 (Final Office Action) になる可能性があります。最終拒絶を受けると以降のクレーム補正が考慮されない可能性があります。

また、通常の拒絶理由通知 (Non-Final Office Action) の対応で、クレーム補正をした場合、その補正が新しい拒絶理由の原因になった場合、最終拒絶理由通知 (Final Office Action) になる可能性があるので注意が必要です。

最終拒絶理由通知 (Final Office Action) の対応

最終拒絶理由通知 (Final Office Action, Final OA) を受け取ったらすぐに対応する必要があります。
通常の拒絶理由通知対応と同じで３ヶ月の期限と有料で６ヶ月までの延長期間 (Extension of time)がありますが、問題が解決されるまで延長期間が続いてしまうので、すぐに対応する必要があります。できれば２ヶ月以内に対応するのが望ましいです。例えば、２ヶ月以内に対応し、Advisorty actionが３ヶ月の期限までに送られない場合、延長機関はAdvisorty actionが送られた日から計算されます。

最終拒絶理由通知 (Final Office Action) 対応のオプション

最終拒絶理由通知 (Final Office Action) 対応のオプションをリストにまとめてみました。

詳しくは以下のスライドで説明します。

１．主張のみで対応

審査官は主張を検討しなければいけません。審査官のクレームや文献の解釈が間違っていて、説得できそうな場合に有効です。

２．クレーム補正で対応

検討するかしないかは審査官次第です。通常は、マイナーな補正（許可の降りている従属クレームを独立クレームに直す）などしか認められません。新しいクレームを追加したり、クレームの文言を変える場合、審査してもらえない可能性があります。

対応する際にRCE (Request for continued examination)をした場合、審査が新たに開始されるので、クレーム補正も審査してもらえます。

AFCP 2.0 というプログラムをリクエストし、審査官が受け入れると、審査官は３時間の時間を使い審査し、インタビューも行います。AFCP 2.0 のリクエストは無料（特許庁費用）です。

講師Billによると、彼の事務所では約８０％の割合で、審査官がAFCP 2.0 のリクエストに応じ、電話などでインタビューを行なってくれているとのことです。もしクレームの補正が必要な場合、クレームを補正してAFCP 2.0プログラムをリクエストした方がいいのではないかとのことです。

 ３．証拠を提出する

データや文献を申告書と共に提出する方法です。しかし、審査官がそのような情報を考慮することはめったにありません。そのような追加情報があるのだったら、最終拒絶理由通知 (Final Office Action) 対応時ではなくもっと早い段階で提出するべきという立場のようです。

AFCP 2.0 では、あららしい情報というのは考慮しないので、証拠を提出する場合、AFCP 2.0 は適切ではありません

しかし、クレーム補正対応の時と同様、対応する際にRCE (Request for continued examination)をした場合、審査が新たに開始されるので、新しいデータや文献も考慮し、審査してもらえます。

４．インタビュー

インタビューは場合によっては問題を解決するために有効な手段です。

 ５．審判請求

クレームの補正ができなく、審査官も説得できない場合に審判請求が有効です。主な文献 (Primary reference)の見解について溝が大きく、審査官と折り合いが付かないときに特に有効です。審査官は審判請求を好まないので、戦略的に、審判請求を行い審査官のポジションを変えるという使い方もできます。

審判請求がなされた場合、Appeal Briefが提出された後、Appeal Conferenceが審査官、審査官の上司、もう一人の審査官の間で行われます。講師Billの事務所の場合、審判請求後、５０％の確率で審査官から連絡があり、その中の７５％が審査官の立場を変えて権利化に繋がったり、出願人に有利な展開になったとのことです。新しい拒絶理由通知が送られてきた場合、審査官が考慮しなかった場合、PTABに審判請求を進めることができます。

 ６．Pre-Appeal brief request

Pre-Appeal brief requestは審判請求をしないで問題解決するための方法です。基準は審査官に有利なものになっているので、１つの大きな問題があり、その問題が審査官のクレームの解釈や文献の解釈にあることがはっきりしている場合、有効です。主張を５ページにまとめないといけないですが、Pre-Appeal brief requestは審判請求よりも早い時間で返答が返ってくるという特徴もあります。

７．AFCPがインタビューに与える影響

AFCPを優先してインタビューを受けない審査官がいる。AFCPは審査官の評価につながるので、AFCPを通してインタビューをすることを好む審査官が多いとのことです。

費用について

通常の対応と同じ費用を請求することが多いとのことです。事務所や案件にもよると思いますが、$2000ほどが相場だとのことです。

しかし、審判請求など複雑な手続きになる場合、より多くの費用がかかります。$3000ほどから5500が弁護士費用の相場で、そのほかに特許庁へ支払う費用も発生します。

RCEの場合、代理人の対応費用の他に、特許庁へ支払う費用 (１回目：$1200、２回目以降：$1700)がかかります。

最終拒絶理由通知対応 (Final Office Action Response)の今後の行方

特許庁は最終拒絶理由通知対応 (Final Office Action Response)に対する出願人の不満を理解している。
今後も新しいプログラムが提案されて、出願人の不満を解消できる仕組みを作る取り組みがなされるようです。

Q&A

１．延長期間 (Extension of Time)の費用はいくらか？

通常の延長期間 (Extension of Time)費用がかかる。Notice of Appealをすると更に時間が稼げる場合がある。その間にRCEなどどのように対応するか考える時間が作れる。

２．AFCP2.0の弁護士費用はいくらか？

リクエストは簡単なので、無料な場合が多いです。しかし、AFCP2.0の対応で、インタビューが必要な場合は、追加で弁護士費用がかかります。その場合、通常の弁護士費用（補正とインタビュー）がかかるのが一般的だということです。

３．Final OA対応のときにRCEを進める事務所もありますが、どうしてでしょうか？

Final OA対応のときに延長期間の費用を回避することが目的だと思います。対応が応じられない場合の遅延を回避するためだと考えられます。しかし、Final OAが認められればRCEは不要なので、無駄な費用の削減のために、RCEはFinal OA対応のときには毎回やるということではなく、案件によって使い分けたらいいと思います。

４．アメリカの代理人の都合でOA対応が遅れた場合、延長期間 (Extension of Time)費用をアメリカの代理人に負ってもらうのはありか？

弁護士事務所によりますが、余裕を持って対応への指示を送ってもらえれば、アメリカの代理人が期限内に対応するべき。なので、指示は余裕を持って送ったのに、対応が遅れた場合、延長期間 (Extension of Time)費用をアメリカの代理人に負ってもらうのはありです。対応するのにどれだけの猶予が必要かは事務所や代理人によって違うので、事前に確認することをおすすめします。

５．Advisory actionとはなんですか？

Final OAに対する審査官の返答です。今までは、チェックボックスをチェックして送り返すというものだったのですが、最近は、審査官の心象を詳しく記しているものが多くなっているとのことです。なので、その返答は今後の対応の判断をするのに有効な情報になります。