明細書の予想外な結果が自明性を覆す
01/06/2021
アメリカにおいて予想外の結果の証拠 (evidence of unexpected results) を用いて自明性を覆すのは至難の技です。しかし、不可能というわけでもありません。今回は、実際に審判請求 (appeal)で明細書に書かれていた予想外の結果の証拠を用いて自明性を覆したケースを紹介します。
アメリカにおいて予想外の結果の証拠 (evidence of unexpected results) を用いて自明性を覆すのは至難の技です。しかし、不可能というわけでもありません。今回は、実際に審判請求 (appeal)で明細書に書かれていた予想外の結果の証拠を用いて自明性を覆したケースを紹介します。
皆さんは雇用契約で従業員に対する発明の譲渡条項がどのようになっているか知っていますか？人の流動性が大きいアメリカでは、雇用契約と発明の譲渡がたまに問題になります。この譲渡の問題は州法が適用される雇用法に大きく影響されるので、従業員に手厚いカリフォルニア州などで研究・開発をしているのであれば、今回の判例を学び、雇用契約の見直しをすることをおすすめします。
自明性で拒絶される際、多くの場合で固有性の理論(theory of inherency)が主張される場合があります。これは先行技術とクレームされた発明の差を埋めるために便利なツールなので審査官は多様しますが、必ずしも審査官の主張が正しいというわけではありません。そこで、どのようにしたら効果的な反論を行えるかをPTABのケースを見ながら説明していきます。
知財に強い会社を作りための特許プログラムとはどうあるべきなのでしょうか？今回はこのトピックに関して、大手企業３社の社内弁護士をパネリストに招いたトークセッションのまとめから、成功する特許プログラムの構築のポイントを５つ紹介します。
今は一般的な英語文章作成サポートソフトから特許に特化した自動Proofreadingツールまで様々な自動校正ツールがあります。それらを（信用しすぎないで）うまく活用できると日々の作業効率が上がるのではないでしょうか？解説では私が実際に使っているツールも紹介しています。
クレームの構成要件と先行文献の違いが部品のサイズに関わる場合、クレームは自明になるのでしょうか？今回はクレームされた発明が、先行技術の単なる部品のサイズの変更に過ぎないのか、それとも特許性が認められる発明なのかが争われた判例を紹介します。
特許権の譲渡はアメリカの特許法において大切なコンセプトの１つです。アメリカでは誰が特許の権利者なのかで揉めるケースも以外に多いです。特許権者の特定に関しては日本のシステムとは異なるので、人材の流動が激しいアメリカにおいて、発明や特許出願に対する会社（や組織）への譲渡が適切に行われているか、アメリカに拠点を持っている会社は一度確認してみてはいかがでしょうか？
「設計上の選択」は審査官にとって自明性を用いるために便利な言い分ですが、「設計上の選択」とされたところに発明の本質があり、明細書内で課題とされている問題を解決するのに重要な要素である場合、今回のケースのように「設計上の選択」を理由とした自明性を覆すことが可能かもしれません。
特許に関わる業務、特にOA対応に関しては、自動化ツールの活用は有効だと考えています。OA対応の「質」に影響しないところで時間がかかっていたところを自動化ツールを使うことで作業の簡略化を行い、そこでできた時間やリソースをOA対応時の主張を更に磨く作業やクレーム補正にあてることでより「質」が高く素早いOA対応ができることが期待されています。
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