特許権の譲渡はアメリカの特許法において大切なコンセプトの１つです。アメリカでは誰が特許の権利者なのかで揉めるケースも以外に多いです。特許権者の特定に関しては日本のシステムとは異なるので、人材の流動が激しいアメリカにおいて、発明や特許出願に対する会社（や組織）への譲渡が適切に行われているか、アメリカに拠点を持っている会社は一度確認してみてはいかがでしょうか？
従業員の移動の増加、健康上の問題、およびCOVID-19パンデミックによる景気後退により、通常よりも多くの発明者が特許権を譲渡することができなくなる可能性があります。幸いなことに、出願人は、出願のための譲渡書類を取得できなくても、米国特許を取得することができます。この記事では、米国発明法（AIA）後に特許譲渡なしで出願された米国特許出願の出願および出願審査の要件を要約し、特許審査のために特許権の所有権を立証する際の落とし穴を明らかにします。発明者が不在の場合、米国特許審査に必要な申告書の取得も複雑になる可能性がありますが、解決策はあります。
譲渡の必要性
譲渡人（assignee）に特許を発行するには、譲渡人が特許出願人（patent applicant）として認識されるように、米国特許商標庁（USPTO）に譲渡を正式に通知しなければなりません。譲渡人を出願人として識別する特許出願の出願データシート（ADS）を提出することは、USPTO に非公式な通知を提供することになります。MPEP第301条は、USPTOにおける正式な譲渡記録を含め、特許及び出願の所有権／譲渡性について説明しています。譲渡の記録は、譲渡人が特許出願の審査期間中に「行動を起こす」（take action）ことを許可し、譲渡人の名前で特許を発行するために必要な場合があります。37 CFR 1.46；MPEP §§301、302、605。言い換えれば、譲渡人は譲渡が実行されていないと特許出願の審査に支障をきたす可能性があります。譲渡は、各発明者から譲渡人（例えば、法人、パートナーシップ、大学、政府機関など）に特許権の全体を譲渡しなければなりません。異なる発明者が異なる譲渡人に権利を譲渡した場合には、複数の譲渡人が存在する可能性があり、その結果、２人以上の部分的な譲渡人が存在し、それぞれが出願人としてＵＳＰＴＯに特定されなければならない状況となります。MPEP § 301.
特許出願ごとに発明者１人につき１件の特許譲渡が必要とされるため、優先権を主張する後続の出願は、しばしば以前の譲渡に依拠することがあります（譲渡の特定の文言に依存しますが）。部分継続出願（continuation-in-part application）のように、出願中の出願に新たな主題が導入された場合、別の譲渡が要求されることがあります。
譲渡なしで特許出願を行うことができる場合
幸いなことに、出願前、または発行手数料の支払い前の出願審査中に発明者が譲渡に署名することができなくても、出願人は特許を取得することができます。
発明者が発明を譲渡する義務を負う者は、特許出願を行い、出願人として特定されることができます。その後、上記のように譲渡を実行し、ＵＳＰＴＯに通知することができます。あるいは、雇用契約書、発明開示書、または他の文書などの所有権の他の文書証拠を、署名された譲渡文書の代わりにＵＳＰＴＯに記録することもできます。37 CFR 1.46. 雇用契約書には、発明者が雇用主に雇用されている間に開発された発明のすべての権利、権限、および利益を譲渡するという（the inventor assigns all rights, title, and interests in any invention developed while employed by the employer）文言が含まれている場合があります。場合によっては、雇用契約書には、従業員が雇用者に発明を譲渡する義務があることを明確に記載していることもあるでしょう。
発明開示フォームには、フォーム上の発明者の署名が、発明者が、発明開示に係るあらゆる権利、権限、および利益を雇用者に譲渡したこと、および／または譲渡する義務があることを認める旨の文言（the inventor’s signature on the form acknowledges the inventor’s assignment of and/or obligation to assign any rights, title, and interest in the invention disclosure to the employer）が含まれている場合もあります。発明開示書類に発明者の署名が含まれている場合、これは、雇用者が譲渡義務のある被譲受人であることを示す十分な証拠となり得ます。37 C.F.R. 1.46(b)(1)。記録の前に所有権の証拠書類を調査して、記録の前に修正を必要とする可能性のある情報（例えば、業界のトレンド言語、先行技術の議論、従業員の個人情報など）を特定し、黒塗りすることが重要です。そうでないと証拠書類の公開記録が出願人にとって望ましくない選択肢となる可能性があります。
また、当該事項について十分な所有権を示す者は、特許出願を行い、そのような行為が適切であることを示した上で、出願人として特定されることができ、その結果として得られる特許は出願人の名前で発行することができます。37 CFR 1.46. 国内段階の出願（national stage application）をする場合、国際出願の国際段階で出願人を特定するか、国際登録の公表で出願人として特定されていなければなりません。
十分な所有権または譲渡義務の表示
37 CFR 1.46(b)(2)に規定されているように，「出願人が他の方法で当該事項について十分な所有権を示す者である場合，その出願人は以下を 含む請願書を提出しなければならない。(i)第 1.17 条(g)に規定されている手数料、(ii)そのような人物が本件について十分な所有権を有していることの証明、及び (iii)発明者に代わって、また発明者の代理人として、本件について十分な所有権を示している人物が特許出願を行うことが当事者の権利を保護するために適切である旨の記述を含む申立書を提出しなければなりません。」さらに、MPEP §409.05に記載されているように、「他の方法で当該事項について十分な所有権を 示す者が特許出願を行う能力は、発明者の全員が出願の実行を拒否した場合、又は勤勉な努力をしても発見されないか 連絡が取れない場合に限定されるものではない」とされています。
十分な所有権の表示には、”関連する事実の証明と、そのような行為が当事者の権利を維持するために適切であることを示すこと “が必要です。37 CFR 1.46(a)；37 CFR 1.424。十分な所有権の表示は MPEP セクション 409.05 で示されており、状況に応じて様々な方法で立証され る可能性があります。MPEP§409.05 は以下のように述べています
譲渡または譲渡の合意以外の方法で得られた所有権は、管轄権を有する裁判所（連邦、州、または外国）が、その管轄権にお ける権限の重みで 37 CFR 1.46 出願人に発明の所有権を授与するという旨の適切な法的覚書によって証明することができます。裁判所が 37 CFR 1.46 出願人に権限を与えるという結論を裏付ける事実は、その事実を直接知っている者の宣誓供述書または宣言書によって記録されなければなりません。法律上の覚書は、関係する法域の法律に精通した弁護士が作成し、署名しなければなりません。所有権を証明するために依拠した法令（米国法令以外の場合）又は裁判所の判決（連邦裁判所の報告された判決又は米国特許四半期報に報告された判決以外の場合）のコピー（英語）を記録しておく必要があります。
この問題について十分な所有権を示す者としての出願人は、37 CFR 1.46に規定されている発行手数料を支払う前に、必要な申立書、手数料、情報を提出しなければならないことを覚えておいてください。
最終的な考慮事項
特許出願人は、発明者が署名した譲渡書を締結しなくても、特許審査をコントロールして特許権を主張することができます。しかし、その前に、出願人は、特定の状況について弁理士と調整し、現在のUSPTO規則を参照する必要があります。
解説
アメリカの場合、発明の権限は原則発明者に帰属します。これは日本の特許法に基づく理解とは異なる部分だと思うので、この特許権の譲渡という問題は、日本にいるとあまり問題意識がない部分なので、注意が必要です。
特に、アメリカの場合、技術者の流動性が高い分野も多いので、明細書を作成中に発明者が転職してしまうということも珍しくないでしょう。そうなると、すでに転職した発明者に譲渡書に署名をしてもらうような場合、インセンティブが働かず、署名を拒んだり、また、署名の手続きが遅れる可能性があります。
そのようなことに備えるためにも、今回の記事で紹介があったように雇用契約書、発明開示書やその他の契約等で、「自動的に」権利を譲渡してもらうようにしておいたほうがいいでしょう。しかし、雇用契約書、発明開示書やその他の契約で、自動的に権利を譲渡してもらうための文言は以外にシビアなので、このような取り組みを検討する際は、特許権の譲渡に詳しい弁護士と相談して、判例を確認しながら作業をすることをおすすめします。
また、「自動的に」権利を譲渡してもらうようにしても、なるべく発明者に譲渡書に署名をしてもらうようにしましょう。訴訟になったときに譲渡書に署名されていれば、譲渡の有効性が問題になることはほぼありませんが、「自動的に」権利が移行する場合、裁判で争われる際にチャレンジされる場合があります。
TLCにおける議論
この話題は会員制コミュニティのTLCでまず最初に取り上げました。TLC内では現地プロフェッショナルのコメントなども見れてより多面的に内容が理解できます。また、TLCではOLCよりも多くの情報を取り上げています。
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Christina Sperry and Mark D. Hammond. Mintz（元記事を見る）
