雇用法と特許法の衝突: 非競争制限は譲渡条項の範囲も制限する?

皆さんは雇用契約で従業員に対する発明の譲渡条項がどのようになっているか知っていますか?人の流動性が大きいアメリカでは、雇用契約と発明の譲渡がたまに問題になります。この譲渡の問題は州法が適用される雇用法に大きく影響されるので、従業員に手厚いカリフォルニア州などで研究・開発をしているのであれば、今回の判例を学び、雇用契約の見直しをすることをおすすめします。


カリフォルニア州は、労働者に適用される非競争条項(non-competition clauses)に関する広範な制限でよく知られています。そして、最近の連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判決を受けて、このような悪評は特許の分野にも及ぶ可能性がありそうです。そのため雇用主は、このような雇用契約の罠に陥らないように注意する必要があります。

カリフォルニア州の控訴裁判所(California’s appellate courts)がこれまで扱ってこなかった問題として特徴づけたのは、Whitewater West Industries v. Alleshouse, No. 2019-1852 (Fed. Cir. Nov. 19, 2020)で、連邦巡回控訴裁判所は、カリフォルニア州法が雇用契約(employment agreements)における非競争条項(non-competition provisions)を制限するだけでなく、発明の譲渡(invention assignment)に関連する特定の条項も禁止していると判断したことです。具体的には、雇用契約において、雇用主の機密情報(confidential information)を使用することなく、雇用後に(元)労働者が考案した発明を譲渡することを要求する条項は、カリフォルニア州では認められません。

Whitewater事件

Alleshouse 氏は、2012 年 8 月に退職するまで、Whitewaterの前身である Wave Loch, Inc.の従業員として約 5 年間勤務していました。Wave Loch社に雇用されていた間、彼の仕事の責任は、新しいウォーターパークのアトラクションの研究、設計、開発でした。彼の雇用期間中、Alleshouse氏は、以下の発明譲渡条項(assignment of inventions provision)を含む雇用契約書(employment agreement)に署名していた。

譲渡:従業員は、会社から支払われる報酬の対価として、単独または他者と共同であるか否かにかかわらず、従業員が考案した、または今後考案する可能性のあるすべての発明、改良、開発、営業秘密、著作権または特許可能な要素のすべての権利、権原および利益に関して

(a) 会社の時間、材料、または施設を使用して、または

(b) 従業員が会社のために仕事をしたことに起因または示唆された場合、

(c) 当社の既存または予定されている事業の範囲内で、何らかの形で主題に関連している場合、

従業員は、世界中のすべての国における当該発明、改良、開発に関する従業員のすべての権利および利益を、会社、その後継者、譲受人、または指名者に譲渡することに同意する。従業員の当該発明に対する権利を譲渡する義務は、理由の如何を問わず、本契約の中止または終了後も存続するものとする。

辞任後、Alleshouse氏はウォーターパークのアトラクションに関連したいくつかの新しい発明を考案し、最終的に 3 つの米国特許を取得しました。Alleshouse氏が Wave Loch を退職した後、これらの発明を考案し、これらの発明を考案する際に Wave Loch の企業秘密またはその他の機密情報を使用しなかったことは議論の余地がありませんでした。

2017年、Whitewaterは、雇用契約を執行し、Alleshouse氏の現在の会社がWhitewaterに特許を譲渡することを要求するために訴訟を起こしました。その訴訟の抗弁の中で、Alleshouse氏は、雇用契約の譲渡条項はカリフォルニア州法の下で無効であると主張。カリフォルニア州南部地区は当初、Whitewaterに有利な判決を下しましたが、連邦巡回控訴裁判所はこれを覆し、この条項はカリフォルニア州ビジネス&プロフェッション法 16600 条(California Business and Professions Code § 16600)の下で無効であると判断しました。

第 16600 条は次のように書かれています:

本章に規定されている場合を除き、いかなる種類の合法的な職業、取引、または事業に従事することを禁 止するすべての契約は、その範囲内で無効である。

連邦巡回控訴裁は、問題となった譲渡条項は時間と地理的に無制限であり、Wave Loch のための仕事によって「提案」されただけの発明、または Wave Loch の「既存または予定されている事業内の主題に何らかの形で関連している」発明に適用されるため、Alleshouse 氏の将来の雇用を制限するものであると判断しました。

Whitewaterの制限のない譲渡条項の文言を適用すると、退職後にAlleshouse氏が行った広範囲の発明は、(Wave Loch の後継者として)Whitewaterに譲渡されなければならないので、将来の雇用者に対するWhitewater氏の有用性が制限され、その雇用者がAlleshouse氏の発明を使用した特許侵害の責任を負う可能性があると指摘。

カリフォルニア州裁判所、カリフォルニア州連邦地方裁判所、第九巡回区の既存の判決を検討した結果、CAFCは、譲渡条項がAlleshouse氏の将来の雇用を制限するものであることから、第 16600 条の下で無効であると判断しました。

雇用者のための教訓

Whitewater事件の結果、カリフォルニア州の従業員を持つ雇用主は、 雇用契約書に譲渡条項を盛り込む際に、再検討する必要があります。連邦巡回控訴裁の分析によれば、雇用後に考え出された発明にまで及ぶ譲渡条項は、専有情報(proprietary information)を保護するために必要な範囲を超えて、無効になる危険性があるとされています。

しかし、雇用主は、従業員が発明した発明、特に会社のリソースや専有情報を使用して発明した発明に対する権利を保護するための選択肢がまだあります。そのためには、雇用主は、以下の 3 つの点を考慮する必要があります。

第一に、カリフォルニア州の法律では、雇用者の事業に関連して現職の従業員(current employees)が発明したものに適用される譲渡規定が認められています。具体的には、カリフォルニア州労働法第 2870 条(a)は、雇用者の資源や企業秘密情報を使用せずに、現職の従業員が自分の時間を使って行った発明の譲渡規定を禁止していますが、従業員が雇用者のために行った仕事に起因する発明、または雇用者の事業や予想される研究開発に関連する発明は明示的に除外されています。さらに、従業員が退職するまで発明を隠すことを防ぐために、カリフォルニア州労働法第 2871 条は、従業員が雇用主の審査のために雇用中に作成されたすべての発明を秘密裏に開示することを要求する開示規定を認めています。

第二に、Whitewater事件の事実を考慮すると、Whitewater事件では明示的に扱われてはいませんが、雇用者の営業秘密や専有情報から開発された、または派生した発明に対する譲渡規定は、たとえ考案が雇用後であったとしても、依然として強制力があるように思われます。第2870条(a)は、従業員が「雇用者の…営業秘密情報を使用せずに」開発した発明に言及しており、そのような情報は異なる保護の範囲を受ける権利があることを認めています。雇用主の営業秘密や専有情報に基づいて開発された、または派生した雇用後の発明の譲渡を要求する規定は、雇用契約の非開示義務と守秘義務(non-disclosure and confidentiality obligations)の一部として含めるのが良いかもしれません。このような取り決めは、従業員の将来の雇用の見通しを抑制するのではなく、雇用者の機密情報や専有情報を保護することを意図していることを明確にするのに役立つかもしれません。

第三に、最後の注意点として、第16600条は一般的に、雇用契約書に別の州を指定した法の選択(choice of law)と裁判地(venue)の規定を含めることで回避することはできません。さらに、Whitewater事件では被告が追求していないようですが、第 16600 条の下で無効とされた条項は、カリフォルニア州の不正行為法(California’s Unfair Practices Act)に違反する可能性があり、単に契約条項が無効とされるだけではなく、雇用主にも肯定的な責任が生じる可能性がありmす。言い換えれば、雇用主は、第 16600 条がカリフォルニア州内外で働く従業員に適用されるかどうか、また、雇用主の所在地がその分析にどのような影響を与えるかを慎重に検討する必要があるということです。

まとめると、雇用契約における発明譲渡条項の作成は、カリフォルニア州法の制限的特約に反しないようにしながらも、雇用主が従業員の仕事の利益を確実に得るために必要です。Whitewater事件の判決は、雇用主が法的問題に直面する前に、知的財産の保護を強化するための積極的なアプローチを取ることができるという意味で、無視できない事件です。

解説

このWhitewater事件を理解するにおいて、アメリカの法律知識が必要になってきます。

まず、特許法(Patent Law)は連邦法で、連邦裁判所の管轄です。また、アメリカでは、発明や特許の権利は原則発明者に帰属します。そのため、会社などの組織にその権利を譲渡するには、書面で行わなければいけないのですが、その「権利」自体は個人の資産なので、契約法が適用されます。

しかし、契約法(Contract Law)は連邦法ではなく、州法になります。そして、雇用に関連する契約であれば、これもまた州法である労働法(Labor law)が適用されます。

つまり、発明や特許に関する法律は連邦法なのですが、そこから発生する権利に関する資産の譲渡は、州法である契約法や労働法によって解釈されます。

そのため、今回のWhitewater事件のような、(元)従業員の特許や発明の譲渡に関する問題は、特許に関わるものであるにも関わらず、労働法による解釈が行われました。

労働法は、州によって様々で、雇用主に有利な法律や解釈を行う州もあれば、カリフォルニアのように従業員に有利な律や解釈を行う州もあります。そのため、アメリカで雇用していて、従業員が発明をしたり、特許を出願するような役割を担っているのであれば、州単位で雇用契約がどのようになっているのか、特に発明や特許の譲渡義務がどのようになっているのかを確認する必要があるでしょう。

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まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Christopher M. Pardo and Paul T. Qualey. Hunton Andrews Kurth LLP(元記事を見る

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