アメリカにおいて予想外の結果の証拠 (evidence of unexpected results) を用いて自明性を覆すのは至難の技です。しかし、不可能というわけでもありません。今回は、実際に審判請求 (appeal)で明細書に書かれていた予想外の結果の証拠を用いて自明性を覆したケースを紹介します。
出願人は、§1.132 宣言において予想外の結果の証拠 (evidence of unexpected results) を提示することを常に要求されているわけではありません。しかし、明細書が予想外の結果または意外な結果を特定している場合、この証拠は自明性の疎明 (prima facie case of obviousness) を反証するのに十分な場合があります。Ex parte Bergmanがそのいい例です。Appeal No. 2019-007011 (PTAB Nov. 2, 2020) (non-precedential)。
Bergmanでは、請求項は、化粧品として許容される媒体中に、水不溶性のUVスクリーン剤（A）および機能性油性化合物（B）を含有する化粧品組成物に関するものでした。審査官は、出願人に対し、審査のために（Ａ）および（Ｂ）の単一種を選択する (election) ことを要求しました。選択要求に応答して、また控訴の目的のために、請求項は、ＵＶスクリーニング剤（Ａ）としてのブチルメトキシジベンゾイルメタンと、化合物（Ｂ）としての官能化２-デシルテトラデカノールとに限定されました。
審査官は、選択された化合物（Ｂ）と美容的に許容される媒体を含む化粧品組成物を開示した一次参照文献 (primary reference) に対する請求項を却下しました。一次文献は、特定のＵＶスクリーニング化合物（Ａ）を含まないが、その組成物が日焼け止めの形態であり得ることを教示していました。この点を考慮して、審査官は、ジベンゾイルメタン誘導体（すなわち、選択された水不溶性UVスクリーニング剤の属）が「スクリーニング剤としてそれ自体はよく知られている」ことを示す二次文献 (secondary reference) に依拠しました。したがって、審査官は、選択されたUVスクリーニング剤(A)を、UVスクリーニング剤の含有を明示的に示唆する一次参考文献の化粧品組成物に添加することは、自明であったであろうと判断し、審査会もこれに同意しました。
出願人は、「本出願には、本発明から得られる予想外の結果を例示する比較例が既に含まれている」と主張することで、提示された自明性に反論しました。具体的には、出願人は、選択された化合物（Ｂ１）を含む化合物（Ｂ）を使用することにより、選択されたＵＶスクリーニング剤（Ａ１）を含む複数のＵＶスクリーニング剤の溶解度が増加したのに対し、本発明の範囲外のＵＶスクリーニング剤（Ａ７）の溶解度は、選択された化合物（Ｂ１）と組み合わせても改善されなかったことを示した溶解度試験を引用しました。
本明細書はさらに、選択されたＵＶスクリーニング剤（Ａ１）の最大溶解度が、イソドデカン中の１％ｗ／ｗから、イソドデカンと選択された化合物（Ｂ１）との混合物中の１５％ｗ／ｗまで増加したことを教示しました。そして批判的に、明細書は、望ましい特性を有する「水不溶性固体有機UVスクリーニング剤のための効率的な溶媒を見つけるという目的は、以下に定義される特定の水不溶性固体有機UVスクリーニング剤と、特定のパートナー接合基と水素結合を確立することができる特定の化合物とを組み合わせることによって、驚くほど……達成することができる」と教示していました。つまり、明細書は、結果が予想外のものであると結論づけたのです。
審査会は、出願人の意見に同意し、UVスクリーニング剤(A)の最大溶解度が15倍に増加したことは、実質的かつ予想外の改善であると判断しました。さらに、審査会は、引用された文献は、溶解性の改善が予想外であったという明細書の記述を疑う根拠を提供していないと判断しました。したがって、審査会は、非自明性の証拠が自明性の証拠を上回ると判断し、自明性の拒絶を覆しました。
留意すべき点として、あるAPJ (Administrative Patent Judge.) は、予想外の結果の表示は、イソドデカン単独と比較して、選択化合物(B1)とイソドデカンの50/50％の混合に基づいており、特許請求の範囲は、選択化合物(B1)とイソドデカンの特定の量を要求していないことから、明細書の証拠が自明性のない結論を支持していることに同意しませんでした。しかし、この結論は、化合物(B)と紫外線遮断剤(A)との間に生じる水素結合に関連する予期しない結果を見落としています。このような効果は、化合物（Ｂ）とＵＶスクリーニング剤（Ａ）とが結合されたときにはいつでも起こるはずです。例えば、In re Kollman, 595 F.2d 48, 56 (C.C.P.A. 1979)を参照してください。
要点
「出願人が実質的に改善された結果を示し、その結果が予想外であったと述べた場合、それに反する証拠がない場合には、予想外の結果を立証するのに十分であるべき。」In re Soni, 54 F.3d 746, 751 (Fed. Cir. 1995)参照。Bergmanが示すように、予想外の結果の立証は当初の明細書の一部である場合もあります。したがって、特に既知の成分に基づく組成物を扱う場合には、驚くべき結果または予期しない結果を明示的に認識するために明細書を見直すことが重要です。また、明細書中の予想外の結果の証拠が範囲が限定されている場合には、実施例に近い範囲の従属請求項を起草し、限定された表示から得られる傾向があるかどうかを確認することは有益です。今回の反対意見が示唆するように、予想外の結果の表示が請求項の範囲に見合うかどうかを評価する際に、一部のＡＰＪは非常に厳格なアプローチを取るからです。
解説
予想外の結果 (unexpected results) を示し自明性を覆すのは難しいですが、今回のケースはその難しい条件を達成するためのヒントが隠されていると思います。
例えば、今回の予想外の結果は、通常予想される結果よりも１５倍の違い（選択されたＵＶスクリーニング剤（Ａ１）の最大溶解度が、イソドデカン中の１％ｗ／ｗから、イソドデカンと選択された化合物（Ｂ１）との混合物中の１５％ｗ／ｗまで増加したこと）がありました。逆に言うと、このような顕著な差を示す証拠を提示しないと予想外の結果 によって自明性を覆すのは難しいのではないかと思われます。
また、予想外の結果は望ましい特性であることも重要だと思われます。今回の場合、最大溶解度が高い方が水不溶性固体有機UVスクリーニング剤のための効率的な溶媒には好ましいので、予想外の結果は発明の効果をより高めるものです。
最後に、このような予想外の結果が見つかった場合、明細書内で詳細な結果を示すのはもちろん、試験の詳細な記述が重要になります。特に、クレームされる要素が一般的なもので、特定の要素の組み合わせで予想外の結果が達成された場合、特許性を見出すためには、証明が難しい「予想外の結果」に依存しないといけないので、予想外の結果に関する記述が自明性を覆すのにとても重要になります。
TLCにおける議論
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者: Beau B. Burton. Element IP（元記事を見る）
