NDAにおけるフォーラムセレクション条項にはIPRを起こす権利を喪失させる可能性あり
02/17/2022
2月8日、米連邦巡回控訴裁（CAFC）は、秘密保持契約（以下、NDA）のフォーラム選択条項（forum selection clause）により、当事者が米国特許商標庁（以下、USPTO）で特許の有効性に異議を申し立てる当事者間審査（以下、IPR）の申立てを行う権利が喪失したという判決を下しました。
2月8日、米連邦巡回控訴裁（CAFC）は、秘密保持契約（以下、NDA）のフォーラム選択条項（forum selection clause）により、当事者が米国特許商標庁（以下、USPTO）で特許の有効性に異議を申し立てる当事者間審査（以下、IPR）の申立てを行う権利が喪失したという判決を下しました。
2022年2月2日、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、米国特許庁の特許審判部(PTAB)の決定を取り消し、審判部が、出願人が認めた先行技術（AAPA: applicant admitted prior art）が35 U.S.C. § 311(b)に基づく「特許または印刷出版物で構成される先行技術」(prior art consisting of patents or printed publications)に該当すると結論付けたことは誤りであると判断しました。
以前、東芝がIPRの費用を電信送金で支払った際に、USPTOへの入金が期限いないに行われなかったため、IPRが却下されたという記事を書きましたが、今回、指定銀行が受領した時点で有効と判断されたため、前回のパネルの判決を破棄しました。
2022年度から2021年11月末まで（2021年10月1日から2021年11月30日まで）の付与後願書（post-grant petitions）の institution率は66％（Institution許可138件、却下71件）であり、前年度の59％から大きく低下しています。特許庁によると、申立ごとではなく特許異議申立ごとで見ると、これまでの2022年度の institution率は69％（Institution許可135件、却下60件）でした。直近8月の申立単位でのは institution率は80％(Institution許可70件、却下17件）。
ITC第337条調査（ITCにおける特許侵害訴訟）が並行して行われているタイミングで、特許審判部（PTAB）が当事者間レビュー（IPR）または付与後レビュー（PGR）の申立てを検討する場合、35 U.S.C. § 314(a)および324(a)に基づいて審査開始を拒否する裁量権を行使することがとても高いです。そのため、ITCと平行してIPRやPGRを検討している場合、PTABでの裁量的な拒絶を避けるためのいくつかのポイントを教えます。
今年の９月の末、Leahy上院議員とCornyn上院議員は、”Restoring the America Invents Act “と題した法案の草案を発表しました。現在の形で可決する可能性は低いですが、今後修正が行われて、可決されるかもしれないので、今回は提案された主な変更点の概要を示します。
35 U.S.C. §285では、「例外的なケース」において、特許侵害紛争で勝訴した当事者に合理的な弁護士費用を与えることができるとされています。しかし、Dragon Intellectual Property LLC v. DISH Network LLC, において、裁判所は、§285に基づく弁護士費用を求める被告の申し立てを認めが、IPR手続のための弁護士費用を認めませんでした。
2021年8月16日、米連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC）は、カルシトニン遺伝子関連ペプチド（以下、CGRP）を標的とした治療用抗体（therapeutic antibodies ）に関するTeva社の特許について、2つの判決を下しました。いずれのケースにおいても、CAFCは、申立人であるEli Lillyが提出した当事者間レビュー（以下、「IPR」）に関する特許審判部（以下、「審査会」）の判断を支持しました。しかし、この2つの判決の結果は、特許権者であるTevaにとっては正反対のものであり、抗体に向けられたクレームは自明で無効とされましたが、これらの抗体を用いた治療方法に向けられたクレームは有効と判断されました。
ライセンス契約には仲裁条項が含まれていることがほとんどで、特許の有効性に関しても仲裁が用いられると明記されていることが多いです。しかし、CAFCは、IPR手続きは契約に拘束されないので、仲裁をおこなわなくてもPTABにおけるIPRが行えるという考え方を示しました。
2月8日、米連邦巡回控訴裁（CAFC）は、秘密保持契約（以下、NDA）のフォーラム選択条項（forum selection clause）により、当事者が米国特許商標庁（以下、USPTO）で特許の有効性に異議を申し立てる当事者間審査（以下、IPR）の申立てを行う権利が喪失したという判決を下しました。
2022年2月2日、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、米国特許庁の特許審判部(PTAB)の決定を取り消し、審判部が、出願人が認めた先行技術（AAPA: applicant admitted prior art）が35 U.S.C. § 311(b)に基づく「特許または印刷出版物で構成される先行技術」(prior art consisting of patents or printed publications)に該当すると結論付けたことは誤りであると判断しました。
以前、東芝がIPRの費用を電信送金で支払った際に、USPTOへの入金が期限いないに行われなかったため、IPRが却下されたという記事を書きましたが、今回、指定銀行が受領した時点で有効と判断されたため、前回のパネルの判決を破棄しました。
2022年度から2021年11月末まで（2021年10月1日から2021年11月30日まで）の付与後願書（post-grant petitions）の institution率は66％（Institution許可138件、却下71件）であり、前年度の59％から大きく低下しています。特許庁によると、申立ごとではなく特許異議申立ごとで見ると、これまでの2022年度の institution率は69％（Institution許可135件、却下60件）でした。直近8月の申立単位でのは institution率は80％(Institution許可70件、却下17件）。
ITC第337条調査（ITCにおける特許侵害訴訟）が並行して行われているタイミングで、特許審判部（PTAB）が当事者間レビュー（IPR）または付与後レビュー（PGR）の申立てを検討する場合、35 U.S.C. § 314(a)および324(a)に基づいて審査開始を拒否する裁量権を行使することがとても高いです。そのため、ITCと平行してIPRやPGRを検討している場合、PTABでの裁量的な拒絶を避けるためのいくつかのポイントを教えます。
今年の９月の末、Leahy上院議員とCornyn上院議員は、”Restoring the America Invents Act “と題した法案の草案を発表しました。現在の形で可決する可能性は低いですが、今後修正が行われて、可決されるかもしれないので、今回は提案された主な変更点の概要を示します。
35 U.S.C. §285では、「例外的なケース」において、特許侵害紛争で勝訴した当事者に合理的な弁護士費用を与えることができるとされています。しかし、Dragon Intellectual Property LLC v. DISH Network LLC, において、裁判所は、§285に基づく弁護士費用を求める被告の申し立てを認めが、IPR手続のための弁護士費用を認めませんでした。
2021年8月16日、米連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC）は、カルシトニン遺伝子関連ペプチド（以下、CGRP）を標的とした治療用抗体（therapeutic antibodies ）に関するTeva社の特許について、2つの判決を下しました。いずれのケースにおいても、CAFCは、申立人であるEli Lillyが提出した当事者間レビュー（以下、「IPR」）に関する特許審判部（以下、「審査会」）の判断を支持しました。しかし、この2つの判決の結果は、特許権者であるTevaにとっては正反対のものであり、抗体に向けられたクレームは自明で無効とされましたが、これらの抗体を用いた治療方法に向けられたクレームは有効と判断されました。
ライセンス契約には仲裁条項が含まれていることがほとんどで、特許の有効性に関しても仲裁が用いられると明記されていることが多いです。しかし、CAFCは、IPR手続きは契約に拘束されないので、仲裁をおこなわなくてもPTABにおけるIPRが行えるという考え方を示しました。
2月8日、米連邦巡回控訴裁（CAFC）は、秘密保持契約（以下、NDA）のフォーラム選択条項（forum selection clause）により、当事者が米国特許商標庁（以下、USPTO）で特許の有効性に異議を申し立てる当事者間審査（以下、IPR）の申立てを行う権利が喪失したという判決を下しました。
2022年2月2日、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、米国特許庁の特許審判部(PTAB)の決定を取り消し、審判部が、出願人が認めた先行技術（AAPA: applicant admitted prior art）が35 U.S.C. § 311(b)に基づく「特許または印刷出版物で構成される先行技術」(prior art consisting of patents or printed publications)に該当すると結論付けたことは誤りであると判断しました。
以前、東芝がIPRの費用を電信送金で支払った際に、USPTOへの入金が期限いないに行われなかったため、IPRが却下されたという記事を書きましたが、今回、指定銀行が受領した時点で有効と判断されたため、前回のパネルの判決を破棄しました。
2022年度から2021年11月末まで（2021年10月1日から2021年11月30日まで）の付与後願書（post-grant petitions）の institution率は66％（Institution許可138件、却下71件）であり、前年度の59％から大きく低下しています。特許庁によると、申立ごとではなく特許異議申立ごとで見ると、これまでの2022年度の institution率は69％（Institution許可135件、却下60件）でした。直近8月の申立単位でのは institution率は80％(Institution許可70件、却下17件）。
ITC第337条調査（ITCにおける特許侵害訴訟）が並行して行われているタイミングで、特許審判部（PTAB）が当事者間レビュー（IPR）または付与後レビュー（PGR）の申立てを検討する場合、35 U.S.C. § 314(a)および324(a)に基づいて審査開始を拒否する裁量権を行使することがとても高いです。そのため、ITCと平行してIPRやPGRを検討している場合、PTABでの裁量的な拒絶を避けるためのいくつかのポイントを教えます。
今年の９月の末、Leahy上院議員とCornyn上院議員は、”Restoring the America Invents Act “と題した法案の草案を発表しました。現在の形で可決する可能性は低いですが、今後修正が行われて、可決されるかもしれないので、今回は提案された主な変更点の概要を示します。
35 U.S.C. §285では、「例外的なケース」において、特許侵害紛争で勝訴した当事者に合理的な弁護士費用を与えることができるとされています。しかし、Dragon Intellectual Property LLC v. DISH Network LLC, において、裁判所は、§285に基づく弁護士費用を求める被告の申し立てを認めが、IPR手続のための弁護士費用を認めませんでした。
2021年8月16日、米連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC）は、カルシトニン遺伝子関連ペプチド（以下、CGRP）を標的とした治療用抗体（therapeutic antibodies ）に関するTeva社の特許について、2つの判決を下しました。いずれのケースにおいても、CAFCは、申立人であるEli Lillyが提出した当事者間レビュー（以下、「IPR」）に関する特許審判部（以下、「審査会」）の判断を支持しました。しかし、この2つの判決の結果は、特許権者であるTevaにとっては正反対のものであり、抗体に向けられたクレームは自明で無効とされましたが、これらの抗体を用いた治療方法に向けられたクレームは有効と判断されました。
ライセンス契約には仲裁条項が含まれていることがほとんどで、特許の有効性に関しても仲裁が用いられると明記されていることが多いです。しかし、CAFCは、IPR手続きは契約に拘束されないので、仲裁をおこなわなくてもPTABにおけるIPRが行えるという考え方を示しました。