CareDx, Inc. v. Natera, Inc, において、連邦巡回控訴裁（CAFC）は、連邦地裁の判決を支持し、CareDxの臓器移植拒絶反応の検出方法に関する特許クレームは、 35 U.S.C. § 101に基づき特許不適格として無効であるとしました。CAFCは、特許クレームは「自然法則とその法則の発現を検出または定量化する従来の手 法に関する」特許であり、「従来の」技術のみを記載しているという特許自身の「自明」に基づいていると判断しました。
2022年12月8日、米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は、過去の当事者間審査（IPR）手続において、特許審判部（PTAB）が特定の特許クレームを特許不実施（unpatentable）と認定したことにより、別のIPR手続きにおいて、関連特許の類似クレームが担保禁反言（collateral estoppel）に基づき特許不実施となると判断しました。
特許権者は、IPR手続き中にクレーム範囲を否認（disclaim）することによってクレームを狭めようとすることはできません。そのため、IPRにおいてクレームを修正する場合、専用の特別なプロセスに沿う必要があります。
特許訴訟の際にIPRを用いてPTABで特許を無効にしようとすることがありますが、訴訟から1年以内にIPRの手続きを行わないと35 U.S.C. § 315（b）により時効となります。今回は訴訟になっている特許のIPRがNPR対策組織であるUnifiedから行われましたが、権利行使された当事者であるAppleやSamsungもUnifiedの会員だったため、PRIにAppleやSamsungも含まれるかが問題になりました。
米国連邦巡回控訴裁判所は、957の塩のクラスを開示する先行技術は、当業者がクラス内の全ての塩を「一度に想定」することはできないため、クラス内の塩に対するクレームを本質的に予見することはできないとした特許審判部（PTAB）の決定を支持しました。内在性による新規性否定（Inherent Anticipation）に関しては明確な基準は示されていませんが、開示内容が広範囲に及ぶような場合、内在性による新規性否定を示すには発明内容に関する具体的な教えが開示されている必要があると考えることができるでしょう。
再発行は出願中に生じた「誤り」を直すことができるため便利に見えますが、制限が多いため使いづらいのが実態です。また、特に、特許権者が審査中に意図的に放棄した主題は再捕捉（recapture）ルールというものが適用され、再発行でも取り戻せないので、審査中のOAに対するクレーム補正や主張には十分気をつけるようにしてください。
自明性について意見を述べる専門家は、少なくとも通常の当事者（person of ordinary skill in the art (“POSA”)）の定義を満たさなければならないことが、当事者間審査（IPR）の決定で示されました。また、専門家の証言は文献を組み合わせる動機を示す独立したものであるべきで、結論めいた発言ではなく、証拠によって裏付けられる必要があります。
いままでの判例では先行技術における記載の明らかな誤りは無効開示になりませんでしたが、今回の LG Electronics v. ImmerVisionにおけるCAFCの判決はこの問題を再検討するものです。特に、この判例では、個別案件ごとの事実において、何が先行技術における「明白な」誤りなのかを判断するプロセスに関して説明しているものの、それと同時に、その判断の難しさを露呈しています。
PTABにおける特許無効手続きと関連する訴訟が並行して行われている場合、PTABが特許無効手続きを開始するか否かはFintive要素によりPTABの裁量権で考慮されています。今回、特許庁からその裁量権に関するガイドラインが示されたことで、この裁量権の範囲が明確になり、PTABができること・できないことが明確になりました。
CareDx, Inc. v. Natera, Inc, において、連邦巡回控訴裁（CAFC）は、連邦地裁の判決を支持し、CareDxの臓器移植拒絶反応の検出方法に関する特許クレームは、 35 U.S.C. § 101に基づき特許不適格として無効であるとしました。CAFCは、特許クレームは「自然法則とその法則の発現を検出または定量化する従来の手 法に関する」特許であり、「従来の」技術のみを記載しているという特許自身の「自明」に基づいていると判断しました。
2022年12月8日、米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は、過去の当事者間審査（IPR）手続において、特許審判部（PTAB）が特定の特許クレームを特許不実施（unpatentable）と認定したことにより、別のIPR手続きにおいて、関連特許の類似クレームが担保禁反言（collateral estoppel）に基づき特許不実施となると判断しました。
特許権者は、IPR手続き中にクレーム範囲を否認（disclaim）することによってクレームを狭めようとすることはできません。そのため、IPRにおいてクレームを修正する場合、専用の特別なプロセスに沿う必要があります。
特許訴訟の際にIPRを用いてPTABで特許を無効にしようとすることがありますが、訴訟から1年以内にIPRの手続きを行わないと35 U.S.C. § 315（b）により時効となります。今回は訴訟になっている特許のIPRがNPR対策組織であるUnifiedから行われましたが、権利行使された当事者であるAppleやSamsungもUnifiedの会員だったため、PRIにAppleやSamsungも含まれるかが問題になりました。
米国連邦巡回控訴裁判所は、957の塩のクラスを開示する先行技術は、当業者がクラス内の全ての塩を「一度に想定」することはできないため、クラス内の塩に対するクレームを本質的に予見することはできないとした特許審判部（PTAB）の決定を支持しました。内在性による新規性否定（Inherent Anticipation）に関しては明確な基準は示されていませんが、開示内容が広範囲に及ぶような場合、内在性による新規性否定を示すには発明内容に関する具体的な教えが開示されている必要があると考えることができるでしょう。
再発行は出願中に生じた「誤り」を直すことができるため便利に見えますが、制限が多いため使いづらいのが実態です。また、特に、特許権者が審査中に意図的に放棄した主題は再捕捉（recapture）ルールというものが適用され、再発行でも取り戻せないので、審査中のOAに対するクレーム補正や主張には十分気をつけるようにしてください。
自明性について意見を述べる専門家は、少なくとも通常の当事者（person of ordinary skill in the art (“POSA”)）の定義を満たさなければならないことが、当事者間審査（IPR）の決定で示されました。また、専門家の証言は文献を組み合わせる動機を示す独立したものであるべきで、結論めいた発言ではなく、証拠によって裏付けられる必要があります。
いままでの判例では先行技術における記載の明らかな誤りは無効開示になりませんでしたが、今回の LG Electronics v. ImmerVisionにおけるCAFCの判決はこの問題を再検討するものです。特に、この判例では、個別案件ごとの事実において、何が先行技術における「明白な」誤りなのかを判断するプロセスに関して説明しているものの、それと同時に、その判断の難しさを露呈しています。
PTABにおける特許無効手続きと関連する訴訟が並行して行われている場合、PTABが特許無効手続きを開始するか否かはFintive要素によりPTABの裁量権で考慮されています。今回、特許庁からその裁量権に関するガイドラインが示されたことで、この裁量権の範囲が明確になり、PTABができること・できないことが明確になりました。
CareDx, Inc. v. Natera, Inc, において、連邦巡回控訴裁（CAFC）は、連邦地裁の判決を支持し、CareDxの臓器移植拒絶反応の検出方法に関する特許クレームは、 35 U.S.C. § 101に基づき特許不適格として無効であるとしました。CAFCは、特許クレームは「自然法則とその法則の発現を検出または定量化する従来の手 法に関する」特許であり、「従来の」技術のみを記載しているという特許自身の「自明」に基づいていると判断しました。
2022年12月8日、米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は、過去の当事者間審査（IPR）手続において、特許審判部（PTAB）が特定の特許クレームを特許不実施（unpatentable）と認定したことにより、別のIPR手続きにおいて、関連特許の類似クレームが担保禁反言（collateral estoppel）に基づき特許不実施となると判断しました。
特許権者は、IPR手続き中にクレーム範囲を否認（disclaim）することによってクレームを狭めようとすることはできません。そのため、IPRにおいてクレームを修正する場合、専用の特別なプロセスに沿う必要があります。
特許訴訟の際にIPRを用いてPTABで特許を無効にしようとすることがありますが、訴訟から1年以内にIPRの手続きを行わないと35 U.S.C. § 315（b）により時効となります。今回は訴訟になっている特許のIPRがNPR対策組織であるUnifiedから行われましたが、権利行使された当事者であるAppleやSamsungもUnifiedの会員だったため、PRIにAppleやSamsungも含まれるかが問題になりました。
米国連邦巡回控訴裁判所は、957の塩のクラスを開示する先行技術は、当業者がクラス内の全ての塩を「一度に想定」することはできないため、クラス内の塩に対するクレームを本質的に予見することはできないとした特許審判部（PTAB）の決定を支持しました。内在性による新規性否定（Inherent Anticipation）に関しては明確な基準は示されていませんが、開示内容が広範囲に及ぶような場合、内在性による新規性否定を示すには発明内容に関する具体的な教えが開示されている必要があると考えることができるでしょう。
再発行は出願中に生じた「誤り」を直すことができるため便利に見えますが、制限が多いため使いづらいのが実態です。また、特に、特許権者が審査中に意図的に放棄した主題は再捕捉（recapture）ルールというものが適用され、再発行でも取り戻せないので、審査中のOAに対するクレーム補正や主張には十分気をつけるようにしてください。
自明性について意見を述べる専門家は、少なくとも通常の当事者（person of ordinary skill in the art (“POSA”)）の定義を満たさなければならないことが、当事者間審査（IPR）の決定で示されました。また、専門家の証言は文献を組み合わせる動機を示す独立したものであるべきで、結論めいた発言ではなく、証拠によって裏付けられる必要があります。
いままでの判例では先行技術における記載の明らかな誤りは無効開示になりませんでしたが、今回の LG Electronics v. ImmerVisionにおけるCAFCの判決はこの問題を再検討するものです。特に、この判例では、個別案件ごとの事実において、何が先行技術における「明白な」誤りなのかを判断するプロセスに関して説明しているものの、それと同時に、その判断の難しさを露呈しています。
PTABにおける特許無効手続きと関連する訴訟が並行して行われている場合、PTABが特許無効手続きを開始するか否かはFintive要素によりPTABの裁量権で考慮されています。今回、特許庁からその裁量権に関するガイドラインが示されたことで、この裁量権の範囲が明確になり、PTABができること・できないことが明確になりました。