PTABにおける特許無効手続きと関連する訴訟が並行して行われている場合、PTABが特許無効手続きを開始するか否かはFintive要素によりPTABの裁量権で考慮されています。今回、特許庁からその裁量権に関するガイドラインが示されたことで、この裁量権の範囲が明確になり、PTABができること・できないことが明確になりました。

2022年6月21日、米国特許商標庁（USPTO）は、特許審判部（PTAB）が付与後手続を開始するかどうかを決定する際に、どのように裁量を行使すべきかに関する暫定ガイダンスを公表しました。このガイダンスで注目したい点は以下の4つです。

1. PTABは、特許不実施の説得力のある証拠を示す連邦地裁の訴訟が並行して行われている場合、Fintivの要素に基づき裁量的に手続開始を拒否することはない。
2. Fintiv要素は連邦地裁の訴訟に関するものであり、並行する米国国際貿易委員会（ITC）の手続には適用されない。
3. PTABは、並行する地方裁判所訴訟を考慮し、請願者が同じ理由またはPTABに対して合理的に提起することができた理由を並行する訴訟で追求しないことを提示した場合、任意に手続開始を拒否することはない。
4. PTABは、Fintiv要素2を評価する際、並行訴訟のある地区の民事裁判の訴状から処分までの時間の中央値を考慮する。

背景

Apple Inc. v. Fintiv, Inc., IPR2020-00019, Paper 11 (PTAB Mar. 20, 2020)において、PTABは、並行する地方裁判所訴訟がある場合に、PTAB手続きを開始するか否かの判断に有利または不利となる6つの要因を示しました。効率性を促進する目的で、これらの要素には以下の点が含まれます。

1. 裁判所が延期を認めたかどうか
2. 裁判所の審理期日と審査会の決定期限の近さ
3. 裁判所と当事者が並行手続きにどれだけ投資しているか
4. 付与後異議申立てと並行訴訟で提起された問題の重複度合い
5. 当事者が同じかどうか
6. その他の衡平法上の事情

USPTOの最近のガイダンスは、審査会がこれらの要因をどのように分析し、考慮すべきかを明確にしています。

説得力のある証拠を提示した場合、拒絶されることはない

付与後手続きの申立書が説得力のある正当な異議を提示している場合、PTABは、Fintivに基づき裁量的に制度を否定することはありません。暫定ガイダンスでは、説得力のある正当な異議申立とは、議論の余地のない証拠があれば、クレームは特許不実施であるという結論に至るものであると説明されています。提示された証拠が35 U.S.C. § 314(a)のしきい値を満たすのに十分である場合、PTABはFintivの要因を考慮し、手続き開始を否定する権限を有します。しかし、その証拠が説得力のある特許不実施の課題である場合、PTABは手続き開始を否定してはならないとされています。

FintivとITC

過去、PTABは、ITCの並行調査に基づき、手続きの開始を拒否したことがあります。Philip Morris Prods. S.A. v. Rai Strategic Holdings, Inc., IPR2020-00919, Paper 9 (PTAB Nov. 16, 2020)を参照。しかし、USPTOの暫定ガイダンスは、ITCの裁定は特許性の問題を決定的に解決することはできないとし、このような否定をできないようにしました。ITCは特許を無効にする権限を持たず、その裁定はUSPTOや連邦裁判所を拘束しないため、ITCの並行手続きに基づく裁量棄却は、必ずしも手続き間の対立を減らすものではありません。したがって、暫定ガイダンスでは、PTABは今後、並行するITC手続きに基づく制度の裁量的な拒否を行わないことを説明しています。

特許付与後の出願と並行手続の重複について

暫定ガイダンスでは、付与後手続と並行訴訟の両方において、同一または類似の無効理由を追及しない旨の規定を提出することの利点についても説明されています。具体的には、並行訴訟において、申立人が、申立と同一の理由、または、申立で提起され得た類似の理由を追求しないことを定めた場合、PTABは、裁量的に制度を否定しない、と説明されています。このような規定がある場合、PTABは並行訴訟で解決されない事由を審査します。

並行手続の審理日

Fintivの要素2は、連邦地裁の裁判期日と、連邦地裁の最終決定の法定期限が近いかどうかという点です。付与後手続の裁量的拒絶についてUSPTOが発行した意見募集（RFC）に対して、コメント提出者は、審判期日を使用することに懸念を表明しました。予定されている審判期日が頻繁に変更されるため、連邦地裁の審判が、審査会の法定審決期限までに実際に行われるかどうかの良い指標とはなりません。したがって、裁判日の近さだけで、他のFintivの要因を上回ることはありません。そこで、当事者は、並行訴訟のある地区における民事訴訟の裁判までの時間の中央値に関する証拠を提出する必要があります。この証拠とともに、PTABは、並行訴訟を審理する裁判官の事件数、他の事件処理のスピードなどの追加要因を考慮することになります。

規則の正式導入にはもう少しかかる

この暫定ガイダンスは、USPTOが正式な規則制定プロセスを完了した後、規則に置き換えられる予定です。 そのため、正式な導入には多少の時間がかかります。

しかし、今までFintiv要素の適用で不明瞭だった点や問題点があった点が改善し、PTABの裁量権の幅が明確になるので、今後訴訟と平行して行われるIPRをPTABへ申請する際に、そのIPRの審査が開始されるかが以前よりも予想しやすくなり、訴訟戦略もしやすくなるでしょう。

参考文献：New Interim Guidance on Fintiv Factors