IPR手続き下では免責によってクレーム範囲を変更することはできない

特許権者は、IPR手続き中にクレーム範囲を否認(disclaim)することによってクレームを狭めようとすることはできません。そのため、IPRにおいてクレームを修正する場合、専用の特別なプロセスに沿う必要があります。

判例:CUPP COMPUTING AS v. TREND MICRO INC. 

IPR手続きにおいてクレーム範囲の免責をすることで、先行技術文献を回避できるのか?

Trend Micro社は、モバイルデバイスを狙った悪意のある攻撃への対処に関連する3件のCUPP特許についてIPRを申請しました。IPR手続において、CUPP社は、モバイル機器からリモートで動作する「セキュリティシステムプロセッサ」を含まない実施形態はクレーム範囲に含まれないと、免責を行いました。CUPP社は、Trend Micro社の先行技術文献には「セキュリティ・システム・プロセッサ」が開示されていないと主張しました。PTABは、免責事項によってクレームを絞り込むというCUPP社の試みを却下し、異議申立クレームは自明であると判断。CUPPはその決定を控訴しました。

免責によってクレームを否認することはIPRのプロセスを実質的に弱体化させるので認められない

控訴審において、CAFCは、CUPP社の否認を無視したPTABの決定を支持しました。CAFCは、IPRの手続き中に、特許権者が異議申立クレームを否認することによって調整することを認めることは、「IPRのプロセスを実質的に弱体化させる」ことになると説明しました。

CAFCは、議会がIPR手続きを、特許庁が 「以前の特許付与を再検討し、修正する」ことを可能にするために設計したことを指摘しました。特許権者が免責することを認めると、代わりに特許庁は、「特許権者が現状で確保したいクレームに焦点を当てる」ことを余儀なくされることになると懸念を示しました。

さらに、CAFCは、議会がIPRにおいて特許権者がクレームを修正するための特別なプロセスを創設し、その修正プロセスには、放棄によって回避されるであろうセーフガード(安全装置)が含まれていると説明しました。例えば、CAFCは、補正プロセスにより、「被疑侵害者は、実質的に補正されたクレームについて『介在権』(intervening rights)の保護を受け、当該クレームは将来的にのみ効力を有することが保証される」と説明しています。

さらに、IPRの申立人は、§102または§103に基づくクレームにのみ異議を申し立てることができるため、免責事項を受け入れることで、特許権者は§101の要件に準拠しているかどうかを精査されることなく、クレームを修正することができるようになってしまうと指摘しています。

従って、CAFCは、IPR手続における否認は、「それがなされた手続において拘束力を持たない」としました。しかしながら、CAFCは、IPRにおける特許権者による否認は、後の手続きに おいて拘束力を持つことを強調しました。

参考文献:Disclaimers May Not Be Used to Shapeshift Claims

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