IPRの際の真の当事者(RPI)の指摘はタイムバーがある時に絞るべき

特許訴訟の際にIPRを用いてPTABで特許を無効にしようとすることがありますが、訴訟から1年以内にIPRの手続きを行わないと35 U.S.C. § 315(b)により時効となります。今回は訴訟になっている特許のIPRがNPR対策組織であるUnifiedから行われましたが、権利行使された当事者であるAppleやSamsungもUnifiedの会員だったため、PRIにAppleやSamsungも含まれるかが問題になりました。

IPR:UNIFIED PATENTS, LLC, v. SPEIR TECHNOLOGIES LTD., IPR2022-00987

NPR対策組織がIPRを申請

2022年5月27日、特定の技術分野におけるNPEの主張を減らすことを目的とした会員制組織であるUnified Patents, LLC(以下、「Unified」)は、Speir Technologies Ltd.(以下「Speir社」)に譲渡された米国特許第7,321,777号(以下、「777特許」)のクレーム1~3および5~25について当事者間審査(inter partes review、「IPR」)を求める申立てを行いました。

技術内容

この’777特許の技術は、無線デバイスの位置を特定するための無線通信システムを含むもので、無線機器ロケータは、ターゲット無線通信機器に位置検出信号を送信するために使用されます。ターゲット機器は、受信した位置検索信号ごとに返信信号を送信し、その返信信号を位置検索装置が受信します。デバイスの種類とターゲットデバイスの関連する待ち時間に基づいて、位置検出信号とそれぞれの返信信号の送信と受信の間の時間遅延を決定することができ、この時間遅延を利用して、対象機器と位置検出装置との間のおおよその距離を算出することができます。

NPR対策組織に所属している企業も当事者であるべき?

Unifiedは、その申立てにおいて、自らを唯一の真の当事者(real party-in-interest、「RPI」)とし、「他のいかなる当事者も、Unifiedの本訴訟への参加、本申立ての提出、またはその後のあらゆる裁判の遂行に対して支配力を行使しておらず、また支配することができない」と証言していました。

しかし、Speir社は、Unifiedのビジネスモデルの性質を利用して、SamsungとAppleを本訴訟におけるRPIとして指名するべきだったと主張しました。Speir社は、Unifiedのビジネスモデルが、Applications in Internet Time, LLC v. RPX Corp., 897 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2018) (“AIT”) で検討されたRPX Corpのビジネスモデルと「実質的に類似」であると主張しました。AITにおいて、連邦巡回控訴裁は、RPXのビジネスモデルを検討し、事実が 「RPXがクライアントの財務的利益に資するためにIPRを提出することができ、また、それを行っており、クライアントがRPXに支払う重要な理由は、NPEに訴えられた場合にこの行為から利益を得るためであると示唆する」と結論づけました。したがって、RPXは、顧客であるSalesforceの「代理人」として行動しており、Salesforceは、侵害を主張する訴状を受け取ってから1年以上過ぎたあとにIPR手続きを行ったため、35 U.S.C. § 315(b)により時効となりました。

Speir社は、Unifiedが類似のビジネスモデルを使用しており、会員は、PTABでの無効性チャレンジという形でUnifiedによる保護と引き換えに料金を支払っていると主張しました。Speir社は、特許異議申立の決定について単独で責任を負うというUnifiedの主張を、「Unifiedのメンバーが真の利害関係者であるという認定を回避するための明確な試みであり、自己満足的な声明に過ぎない」として批判しました。具体的には、AppleとSamsungに対して、’777特許が連邦地裁で主張されており、IPRの恩恵を受けるので、RPIに指名されるべきであると主張しました。Appleに対する訴訟は係争中で、Samsungに対する訴訟は和解により2022年8月に棄却されています。しかし、Speir社 は、’777 特許は現在も Samsung の商業的利益に関連するため、Samsung を RPI に指定すべきであると主張しました。Speir社は、すべてのRPIを指定しなかったとして、35 U.S.C. § 312(a)(2)に基づく却下を主張しました。

IPRの開始判断において特許不実施要件(unpatentability)の可能性の高さが最も重要な要素

PTABは、全てのRPIを特定するという要件が果たす重要な利益を認めつつも、最初の弁論に続いて、非当事者がRPIであるかどうかの調査が常に必要であるとは限らないことに言及しました。PTABは、RPIを特定しないことは管轄外であり、「35 U.S.C. § 315に基づくタイムバーまたは禁反言規定が関係する場合、または、その省略が訴訟の早い段階において重要でない限り、IPRの開始判断をする時点で当事者が無名のRPIであるかどうかを扱う必要はない」ことを留意しました。PTABは、「申し立てられた手続き違反」を、35 U.S.C. § 315のタイムバーまたは禁反言規定の違反や、省略が「訴訟の早い段階において重要」である他の状況と区別しました。従って、PTABは、SamsungとAppleがRPIとして指名されるべきであったかどうかを、IPR開始判断時(Institution時)において決定することを拒否しました。

PTABは、並行する連邦地裁の訴訟に基づくSpeir社の主張も同様に否定しました。PTABは、最近発行されたInterim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigationを参照し、IPR開始判断の段階で特許不実施要件の可能性の高さが懸念される場合、そのこと自体がFintivによる裁量的拒絶を行わない理由として十分であると示しています。今回のIPRで、PTABは、記録上入手可能な証拠により、異議申立クレームの少なくとも1つが特許不能となる可能性が非常に高いと指摘しました。そのため、PTABは、’777特許の独立請求項1の各限定事項と主張された先行技術との比較検討を進め、最終的にPTABは、UnifiedがIPRを始める上での最初の責任を果たしたと判断し、IPRを開始しました。

RPIを指摘するのはタイムバーがある時だけにするべき

特許権者は、非当事者を含めると手続がタイムバーまたは禁じられる場合にのみ、真の利害関係者(RPI)の理由で申立に異議を唱えることを検討すべきです。申立書が単に特許法の手続き要件を満たしていない場合、RPIの問題ではなく、他の法的な問題を指摘するべきでしょう。

参考文献:PTAB Declines To Consider Substance Of RPI Complaint

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