SAS判決で大きく変わるIPR Estoppelの適用範囲
09/26/2018
SAS判決が下された２０１８年４月の時点でIPRや上訴が保留中だった際、一部のクレームや主張がIPRで考慮されず、その点について上訴が行われなかった場合、考慮されなかったクレームや主張に対しても地裁でEstoppelが適用される可能性があります。
SAS判決が下された２０１８年４月の時点でIPRや上訴が保留中だった際、一部のクレームや主張がIPRで考慮されず、その点について上訴が行われなかった場合、考慮されなかったクレームや主張に対しても地裁でEstoppelが適用される可能性があります。
最高裁のSAS判決はIPRに大きな変化をもたらしました。その影響は、今後のIPRだけでなく、SAS判決の前に行われているIPRにも適用されます。今回のBiodelivery Sciences Intl., Inc. v. Aquestive Therapeutics, Inc., では、SAS判決前のIPRに対してSAS基準で再審議するようCAFCがPTABに命じ、差し戻ししました。
訴訟が行われている場合、訴状が送られてから１年以内にIPRの申し立てを行う必要があります。35 U.S.C. § 315(b)。しかし、訴訟の進み具合によっては、その１年の期限内に申し立てを行っても、IPRが却下されてしまうことがあります。
Worlds, Inc. v. Bungie, Inc.において、CAFCは、特許権者がすべての実質的利益当事者（real parties in interest (“RPIs”)）が含まれていないというある程度の証拠を提示した場合、IPR申立人がすべてのを申立書に明記する責任を負うとしました。
IPRは特許クレームを無効にするために広く使われている手続きです。また、IPRで特許クレームを無効にする理由のほとんどが自明性（Obviousness）に関するものです。自明性は主観的なコンセプトで、先行例文献を合わせることで、発明が自明か？という問題は、長い間議論されている問題です。実に、特許の長い歴史の中で、“teaching,” “suggestion,” or “motivation” （TSM） testや最高裁のKSR判決における“Obvious to try” など様々な考察点があります。
通常、 PTAB における IPR や PGR の手続きにおいて、クレーム補正をするのは困難でした。しかし、最近の統計データから、今年の２月ごろから、 PTAB におけるクレーム補正が認められやすくなったことがわかりました。 まだ、明確な変化を断言できるだけの時間は経っていませんが、特許権者としては、IPR/PGRにおけるクレーム補正を戦略を立てる際に考慮するべきです。
２０１８年７月１５日現在、 CAFC は PTAB による IPR や CBM 手続きの上訴393 件を扱ってきました。 CAFC が PTAB の判決を支持した案件は296 件で全体の75.32%にあたります。棄却、無効になった案件は46 件で全体の11.70%。 その間の結果（つまり少なくとも１つの問題に対しては PTAB の判決を支持したが、すくなくとも１つの問題に対して棄却・無効になった）は、38 件で全体の9.67%でした。CAFC は約13 件(3.31%) の上訴を棄却。これは、 CAFC が管轄を持っていないと判断した件や、和解などが原因で棄却になったものが多いとのことです。
２０１８年８月１６日、 CAF Cは35 U.S.C. § 315(b)における IPR 手続き期限は、訴訟の申し立てがserviceされた日から１年としました。 35 U.S.C. § 315(b)では、訴訟が起きてから IPR を申し込むまでの時間制限が明記されていて、１年となっています。今回は、その訴訟が“without prejudice”で取り下げられても時間制限が適用されるのかが問題になりました。
6月PTABは44件のIPRとCBMのFinal Written Decisions（最終判決）を下しました。この数字には、CAFCからの差し戻しも含みます。争われたクレームの内425 クレーム（66.51%）を取り消し、213 クレーム(33.33%)の取り消しを却下。特許権者が補正やdisclaimerを行い1クレーム（0.16%）が生き残りました。いままでの争われたクレームの累計取り消し確立は、約75％です。
SAS判決が下された２０１８年４月の時点でIPRや上訴が保留中だった際、一部のクレームや主張がIPRで考慮されず、その点について上訴が行われなかった場合、考慮されなかったクレームや主張に対しても地裁でEstoppelが適用される可能性があります。
最高裁のSAS判決はIPRに大きな変化をもたらしました。その影響は、今後のIPRだけでなく、SAS判決の前に行われているIPRにも適用されます。今回のBiodelivery Sciences Intl., Inc. v. Aquestive Therapeutics, Inc., では、SAS判決前のIPRに対してSAS基準で再審議するようCAFCがPTABに命じ、差し戻ししました。
訴訟が行われている場合、訴状が送られてから１年以内にIPRの申し立てを行う必要があります。35 U.S.C. § 315(b)。しかし、訴訟の進み具合によっては、その１年の期限内に申し立てを行っても、IPRが却下されてしまうことがあります。
Worlds, Inc. v. Bungie, Inc.において、CAFCは、特許権者がすべての実質的利益当事者（real parties in interest (“RPIs”)）が含まれていないというある程度の証拠を提示した場合、IPR申立人がすべてのを申立書に明記する責任を負うとしました。
IPRは特許クレームを無効にするために広く使われている手続きです。また、IPRで特許クレームを無効にする理由のほとんどが自明性（Obviousness）に関するものです。自明性は主観的なコンセプトで、先行例文献を合わせることで、発明が自明か？という問題は、長い間議論されている問題です。実に、特許の長い歴史の中で、“teaching,” “suggestion,” or “motivation” （TSM） testや最高裁のKSR判決における“Obvious to try” など様々な考察点があります。
通常、 PTAB における IPR や PGR の手続きにおいて、クレーム補正をするのは困難でした。しかし、最近の統計データから、今年の２月ごろから、 PTAB におけるクレーム補正が認められやすくなったことがわかりました。 まだ、明確な変化を断言できるだけの時間は経っていませんが、特許権者としては、IPR/PGRにおけるクレーム補正を戦略を立てる際に考慮するべきです。
２０１８年７月１５日現在、 CAFC は PTAB による IPR や CBM 手続きの上訴393 件を扱ってきました。 CAFC が PTAB の判決を支持した案件は296 件で全体の75.32%にあたります。棄却、無効になった案件は46 件で全体の11.70%。 その間の結果（つまり少なくとも１つの問題に対しては PTAB の判決を支持したが、すくなくとも１つの問題に対して棄却・無効になった）は、38 件で全体の9.67%でした。CAFC は約13 件(3.31%) の上訴を棄却。これは、 CAFC が管轄を持っていないと判断した件や、和解などが原因で棄却になったものが多いとのことです。
２０１８年８月１６日、 CAF Cは35 U.S.C. § 315(b)における IPR 手続き期限は、訴訟の申し立てがserviceされた日から１年としました。 35 U.S.C. § 315(b)では、訴訟が起きてから IPR を申し込むまでの時間制限が明記されていて、１年となっています。今回は、その訴訟が“without prejudice”で取り下げられても時間制限が適用されるのかが問題になりました。
6月PTABは44件のIPRとCBMのFinal Written Decisions（最終判決）を下しました。この数字には、CAFCからの差し戻しも含みます。争われたクレームの内425 クレーム（66.51%）を取り消し、213 クレーム(33.33%)の取り消しを却下。特許権者が補正やdisclaimerを行い1クレーム（0.16%）が生き残りました。いままでの争われたクレームの累計取り消し確立は、約75％です。
SAS判決が下された２０１８年４月の時点でIPRや上訴が保留中だった際、一部のクレームや主張がIPRで考慮されず、その点について上訴が行われなかった場合、考慮されなかったクレームや主張に対しても地裁でEstoppelが適用される可能性があります。
最高裁のSAS判決はIPRに大きな変化をもたらしました。その影響は、今後のIPRだけでなく、SAS判決の前に行われているIPRにも適用されます。今回のBiodelivery Sciences Intl., Inc. v. Aquestive Therapeutics, Inc., では、SAS判決前のIPRに対してSAS基準で再審議するようCAFCがPTABに命じ、差し戻ししました。
訴訟が行われている場合、訴状が送られてから１年以内にIPRの申し立てを行う必要があります。35 U.S.C. § 315(b)。しかし、訴訟の進み具合によっては、その１年の期限内に申し立てを行っても、IPRが却下されてしまうことがあります。
Worlds, Inc. v. Bungie, Inc.において、CAFCは、特許権者がすべての実質的利益当事者（real parties in interest (“RPIs”)）が含まれていないというある程度の証拠を提示した場合、IPR申立人がすべてのを申立書に明記する責任を負うとしました。
IPRは特許クレームを無効にするために広く使われている手続きです。また、IPRで特許クレームを無効にする理由のほとんどが自明性（Obviousness）に関するものです。自明性は主観的なコンセプトで、先行例文献を合わせることで、発明が自明か？という問題は、長い間議論されている問題です。実に、特許の長い歴史の中で、“teaching,” “suggestion,” or “motivation” （TSM） testや最高裁のKSR判決における“Obvious to try” など様々な考察点があります。
通常、 PTAB における IPR や PGR の手続きにおいて、クレーム補正をするのは困難でした。しかし、最近の統計データから、今年の２月ごろから、 PTAB におけるクレーム補正が認められやすくなったことがわかりました。 まだ、明確な変化を断言できるだけの時間は経っていませんが、特許権者としては、IPR/PGRにおけるクレーム補正を戦略を立てる際に考慮するべきです。
２０１８年７月１５日現在、 CAFC は PTAB による IPR や CBM 手続きの上訴393 件を扱ってきました。 CAFC が PTAB の判決を支持した案件は296 件で全体の75.32%にあたります。棄却、無効になった案件は46 件で全体の11.70%。 その間の結果（つまり少なくとも１つの問題に対しては PTAB の判決を支持したが、すくなくとも１つの問題に対して棄却・無効になった）は、38 件で全体の9.67%でした。CAFC は約13 件(3.31%) の上訴を棄却。これは、 CAFC が管轄を持っていないと判断した件や、和解などが原因で棄却になったものが多いとのことです。
２０１８年８月１６日、 CAF Cは35 U.S.C. § 315(b)における IPR 手続き期限は、訴訟の申し立てがserviceされた日から１年としました。 35 U.S.C. § 315(b)では、訴訟が起きてから IPR を申し込むまでの時間制限が明記されていて、１年となっています。今回は、その訴訟が“without prejudice”で取り下げられても時間制限が適用されるのかが問題になりました。
6月PTABは44件のIPRとCBMのFinal Written Decisions（最終判決）を下しました。この数字には、CAFCからの差し戻しも含みます。争われたクレームの内425 クレーム（66.51%）を取り消し、213 クレーム(33.33%)の取り消しを却下。特許権者が補正やdisclaimerを行い1クレーム（0.16%）が生き残りました。いままでの争われたクレームの累計取り消し確立は、約75％です。