SAS判決の狭間で争われたIPRにSAS救済が認められる

最高裁のSAS判決はIPRに大きな変化をもたらしました。その影響は、今後のIPRだけでなく、SAS判決の前に行われているIPRにも適用されます。今回のBiodelivery Sciences Intl., Inc. v. Aquestive Therapeutics, Inc., Nos. 2017-1265, 2017-1266, and 2017-1268 (Fed. Cir. July 31, 2018)では、SAS判決前のIPRに対してSAS基準で再審議するようCAFCがPTABに命じ、差し戻ししました。

背景

申立人がU.S. Patent No. 8,765,167に対して3つのIPRを申し立てます。1つめの申し立ては、PTABにより受け入れられました(Institute)が、すべてのクレーム、すべての主張に対してはIPRが行われませんでした。2つ目と3つ目の申し立てはすべてのクレームに対してIPRが行われたものの、主張の一部は対象になりませんでした。つまり、3つすべてにおいて、IPRはPartial instituteされていました。SAS判決の前でしたが、申立人はこの3件すべてをCAFCに上訴します。

CAFCの公判は2月に行われ、その後4月にSAS判決が最高裁で下されます。このSAS判決によって、IPRのPartial instituteは禁止されます。この判決後、すぐに申立人はPTABが対象にならなかったクレームと主張に対して審議を行うよう求めます。

特許権者は申立人によるSAS救済(PTABで考慮されなかったクレームと主張の審議)の権利の放棄を主張しましたが、CAFCはその主張を却下。CAFCは、SAS判決は、この案件が上訴されている間に起こった重要な法律の変更のため、申立人は、SAS救済の権利を放棄していないとしました。また、申立人がSAS判決からわずか9日後に最初のSAS救済を求めてきたという点にも注目し、申立人は速やかにSAS救済を申し出たとしました。

すでにSAS判決はSAS判決以前のIPRにも影響するということを書きましたが、この案件はSAS以前のIPRにSAS救済が行われた実例案件になります。

教訓

SAS判決やTC Heartland判決など、裁判所が「重要な法律の変更」と位置づける判例については、既存の案件にも影響を与える可能性があります。そのような判例に関わる案件がある場合、判決の直後にすぐ案件の詳細を確認し、判例が適用されるか検討することが重要です。また、適用される可能性がある場合、速やかに裁判所に申し立てするべきです。

 

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者: Cara Lawson. Winston & Strawn LLP  (元記事を見る

OLCの米国知財ニュースレター

最新まとめ記事を
毎週メールボックスにお届け

登録すると、週1回、最新まとめ記事の概要とお知らせを受け取ることができます。

コメントする

追加記事

analysis-data-statistics
訴訟
野口 剛史

ITCの経済要件は申立人の投資全体に対して比較されるものではない

Lord行政判事は、 ITC調査において、ITC を開始するための条件の1つである経済要件は申立人の投資全体に対して比較されるものではないとしました。つまり、特許で守られている ITC 調査の対象となっている製品に対する投資額が全体の投資額よりも極端に低いという理由から、経済要件が満たされていないと主張することはできなくなりました。

Read More »
その他
野口 剛史

使わなくなった特許はどうしてますか?

特許の売買マーケットはまだ発展途上です。特許の価値が高いアメリカでも気軽に特許を現金化できるマーケットが存在しない理由の1つとして、そのような売却マーケットの主な買い手が、権利行使を目的としたnon-practicing entities (NPEs)だったことにあります。

Read More »