最高裁によるSAS判決以降、 PTAB における案件の負担が急増し、 PTAB から CAFC に上訴された訴訟案件が数ある中、 CAFC がどのように上訴中の訴訟案件に対するSAS判決の影響に言及するかが注目されています。今回、 CAFC は、PGS Geophysical AS v. Iancuにおいて、２つの重要な判決が下されました。
１．Instituteされなかった根拠は CAFC への上訴対象になる
最高裁におけるSAS判決ではすべてのクレームに対するInstituteについては明確にされましたが、すべての根拠についてInstituteの判断を行うかという点については明確ではありませんでした。つまり、根拠（Grounds）に対する一部Institution（すべてのクレームに対して PTAB における再審議が行われたが、主張された根拠の一部のみに関してしか再審議が行われなかった）場合、CAFCへの上訴対象になるのかが不明瞭になっていました。PTAB から CAFC に上訴された訴訟案件の多くがこの問題に関するものでした。
今回、PGS Geophysical事件において、 CAFC は最高裁のSAS判決はクレームにも根拠（Grounds)にも同等に適用されるものだとし、根拠（Grounds）に対する一部Institutionは不適切で、CAFCへの上訴対象になるとしました。 PTAB ではSAS判決を受け、暫定的に根拠に対する一部Institutionは行わない姿勢をとっていましたが、この方針が継続して続きそうです。
２． PTAB における判決に対する管轄は CAFC にある
たとえ PTAB が IPR 手続きから一部クレームや根拠を除外して最終判決（Final Written Determination)を行っていたとしても、その最終判決に対する管轄は CAFC にあるとしました。 PTAB から CAFC への上訴（つまりCAFCの管轄権）は、 PTAB における最終判決（Final Written Determination)によるものです。この管轄の問題は、一部Institutionされた場合 PTAB の最終判決に含まれていない事柄（つまり、Institutionの際に除外されてしまったクレームや根拠）に対する上訴でも CAFC が適切管轄なのかが問題になっていました。
しかし、今回、PGS Geophysical事件において、 CAFC は一部Institutionされた場合PTABの最終判決に含まれていない事柄に対する管轄も認めました。 CAFC は、Institutionの判断と最終決断が対象になったすべての IPR ですでに行われていたことを受け、 Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. § 704におけるfinal agency actionの基準が満たされていたと判断。 PTAB のInstitution判断等に間違えがあったとしても、すでに PTAB における IPR 手続きはすべてのクレームと根拠について終了しているので、上訴された今回のケースでは CAFC に管轄があるとしました。
今回のケースは、当事者同士はすでに和解していて、特許庁が第三者として参加する珍しいケースでした。そのため、SASに関する救済については問題になっておらず、SAS判決に関する何らかの申立（例えば IPR のやり直しなど）がある場合、どのようになるかは不透明なままです。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Bryan Schwartz. Squire Patton Boggs （元記事を見る）
