Worlds, Inc. v. Bungie, Inc.において、CAFCは、特許権者がすべての実質的利益当事者（real parties in interest (“RPIs”)）が含まれていないというある程度の証拠を提示した場合、IPR申立人がすべてのを申立書に明記する責任を負うとしました。
訴訟時のIPR時間制限と実質的利益当事者の問題
この判決が重要な理由は、IPRのユニークなルールにあります。特許訴訟の際、被告側は対象特許をIPRにかけることが多くあります。しかし、それには35 U.S.C. § 315(b) において時間制限があり、特許侵害の訴状がサーブされてから１年以内にIPRを行わなければいけません。また、37 C.F.R. § 42.8(b)(1)において、IPRの申立人は、申立書にすべての実質的利益当事者を明記する必要があります。
つまり、IPRの実質的利益当事者が特許訴訟にあり、訴訟から１年以上経ってしまうと、実質IPRができなくなってしまいます。
このようなIPRのユニークなルールの合わせ技から、今回のIPRおけるすべての実質的利益当事者の明記の責任が当事者のどちらにあるのかが審議されることになりました。
背景
２０１２年、Worlds Inc. (“Worlds”)は、Activision Publishing, Inc. (“Activision”) と関連会社を地裁において特許訴訟で訴えます。２０１４年、Worldsは、Destinyというゲームを侵害品の一部として加えることをActivitionに伝えます。このDestinyというゲームは Bungie, Inc. (“Bungie”)という独立したゲーム・デベロッパーが開発したもので、今回のWorlds とActivisionの訴訟には当事者として含まれていませんでした。
その６ヶ月後（実にActivisionへの訴状が２年半前に送られてから）、BungieがWorldの特許に対してIPRの申し立てを行いました。このIPRに対し、特許権者であるWorldsは、ActivisionがこのIPRの実質的利益当事者として加えられるべきであると主張。つまり、上記のIPRのユニークなルールにより、ActivisionがIPRの実質的利益当事者の場合、すでに訴訟が始まってから２年半経過しているので、IPRはできないことになります。
PTABでの判決
PTABは、特許権者Worldsの主張を退け、IPRを行いました。その理由として、特許権者は、Activisionが実質的利益当事者であることを証明しなかったからだとしました。この判決のポイントは、当事者のどちらにすべての実質的利益当事者を明記する責任があるかという点です。PTABは、その責任が特許権者にあるとしました。この判決により、PTABにおけるIPR手続きが行われ、特許の特許性が議論されました。
CAFCが判決を覆す
しかし、上訴でCAFCはPTABの判決を覆し、差し戻します。CAFCは、特許権者がすべての実質的利益当事者が含まれていないというある程度の証拠を提示した場合、IPR申立人がすべての実質的利益当事者を申立書に明記する責任を負うとしました。
この判決を元に、PTABに案件は差し戻され、Avtivisionが実質的利益当事者であるかが審議されることになります。
今後の実務作業への影響
Worlds Inc. v. Bungie, Inc.では、IPR申立人がすべての実質的利益当事者を申立書に明記する責任を負うとしました。今後のIPRでは、特許権者は申立書にすべての実質的利益当事者が明記されているか確認することが大切です。もし不備があれば、IPRを止める（または、遅らせる）ための有効な手段になりえます。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者： Peter F. Snell, Daniel B. Weinger and Anthony E. Faillaci. Mintz Levin Cohn Ferris Glovsky and Popeo PC （元記事を見る）
