通常、 PTAB における IPR や PGR の手続きにおいて、クレーム補正をするのは困難でした。しかし、最近の統計データから、今年の２月ごろから、 PTAB におけるクレーム補正が認められやすくなったことがわかりました。 まだ、明確な変化を断言できるだけの時間は経っていませんが、特許権者としては、IPR/PGRにおけるクレーム補正を戦略を立てる際に考慮するべきです。
全体の８％ほどしか認められていなかった
２０１７年９月の時点では、クレーム補正の申し立ての８％ほどしか認められず、認められたものでも、一部しか補正が認められないということもあり、実に９２％の申し立てが却下されていました。
このような確率なので、特許権者はクレーム補正の申し立てにかかる時間や費用を考慮し、そもそもクレーム補正を申し出ないことが多くありました。２０１７年９月の時点では、クレーム補正の申し立てが行われたのは、PTABにおける手続きすべてでわずか２３％でした。
Aqua Products判決で流れは変わった？
しかし、時間はかかりましたが、 CAFC の判例でこの流れが変わってきたと思われます。去年の１０月、CAFCは en banc でAqua Products Inc. v. Matalを扱い、その中で、特許権者は補正後のクレームに対する特許性を証明する義務を負わないという判決を下しました。その義務は、申立人や、場合によっては PTAB が負うというように変わりました。そのため、Aqua Products判決後、 PTAB がクレーム補正に対する基準を緩めるのではという予想がなされていました。
Aqua Products判決後、PTAB はガイドラインを発効し、補正クレームの特許性を証明する責任は特許権者にはないと明確に示したものの、手続き自体は何も変わらないとしていました。また、Aqua Products判決直後の PTAB におけるクレーム補正成功率には変化はありませんでした。
最近の統計
しかし、ここ最近、数字に変化があり、特許権者に有利な方向に進んできています。Aqua Products判決から PTAB は２９のクレーム補正の申し立てに判決を下しました。２９件中、５件について、クレーム補正を（一部）認めました。これは、割合でいうと１７％に登り、Aqua Products判決以前の数字の２倍以上になります。また、却下された申し立てのうち７件は関連する手続き等で、申し立て自体が無意味なもの（Moot)になっていたので、そのような却下を取り除くと、実にクレーム補正が認められた割合が２３％にもなります。
また、クレーム補正の成功確率を月ごとに見てみると、３月には６６％、４月には５０％にも上ります。これは、Aqua Products判決以前では考えられない数字で、流れが変わってきたことを表しているのかもしれません。
今後はどうなるのか？
しかし、長期的にどうなるかはまだわかりません。また、USPTOのIancu所長のリーダーシップにより、PTABにおける手続きが常識が変わる可能性があります。彼は、PTABのシステムに透明性と一貫性を求めており、今後PTABの改革があるかもしれません。
まとめ
このような最近の数字の変化は、 PTAB におけるクレーム補正への考え方が変わったことを示すのでしょうか？まだ明確なことはわかりませんが、特許権者としては、IPR/PGRにおけるクレーム補正を戦略を立てる際に考慮するべきです。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者： Kilpatrick Townsend & Stockton LLP – Justin L. Krieger and Christopher Thomas（元記事を見る）
