米国特許庁の新長官、予想ができる特許庁を目指すと発言
２０１８年３月２２日、ワシントンDCで行われたPatent Trial and Appeal Board (PTAB) Bar Association Annual Conferenceにおいて、米国特許庁の新長官のIancu氏は、アメリカ特許システムの信頼性について語り、予想ができるシステムの構築が必要だと強調しました。 このスピーチで、Iancu氏は、経済成長、発明、知財における発明の保護の重要性を訴えました。その上で、特許庁の信頼を向上するための方法を幾つか提案。特に、特許の有効性や範囲を明確にすることについて予想ができるシステムの構築に積極的に投資していく意向があることを示しました。 信頼性を向上するために、先行例調査からもっとも関連する情報を得られるようにすることを強調。Iancu氏は、ここ数年、出願審査期間中に重要な先行例文献を特定できず、訴訟になってはじめて、そのような重要先行例文献が問題になったことがあったことを指摘。Iancu氏の見解では、このような出願時と訴訟時の食い違いは、出版物の数の急増とそれらへのアクセス性の問題のために起こったことだということです。 また、Iancu氏は、１０１による特許適格性（Patent eligibility）の不確定さを問題視。特許庁は裁判所での判決に応じて１０１に関するガイドライン等を発行して対応してきましたが、そのような受動的なものの他にも、将来を見据えた、特許庁主導の特許適格性に関するルールづくりを積極的に行なっていく提案をしました。 さらに、Iancu氏は、PTABにおける判決の一貫性の必要性を強調。PTABのルールの改定に力を入れていくことを示しました。 「一貫性があり、予想できるプロセスであることで、人々に信頼してもらえるシステムができる」とIancu氏は発言しました。 コメント：アメリカ特許庁は、審査官や判事などの担当者によって、結果が違ってくることで有名でした。いまでもその印象は強いですが、Iancu氏の指揮の下、担当者に関わらずある一定の一貫性があり予想できる審査が行われることを願っています。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Micheline Kelly Johnson. Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz PC http://www.iam-media.com/reports/detail.aspx?g=6a1a73d1-8039-43e5-90df-dbe45d4558a1
Joinderがあった場合、PTABによる最終判決は１２ヶ月を超える場合がある
特許法35 U.S.C. § 316(a)(11)において、PTABは、IPR手続きにおける最終判決を、手続き開始から１年以内に発行しなければいけないと明記されています。しかし、それには例外があり、正当な理由があれば最長で６ヶ月延長でき、また315(c)におけるJoinderがあった場合、期限に調整が加えられます。（37 C.F.R. § 42.100(c)も参照）。 以下の関連する３つのIPR手続きを参考にすると、Joinderがあった場合の「期限の調整」が行われた場合、最終判決まで１２ヶ月を超える場合があるようです。 IPR2016-00286 (Amerigen Pharms. Ltd. v. Janssen Oncology, Inc.)において、 Amerigen社は前立腺ガンの治療方法に関わる8,822,438特許の有効性をチャレンジしました。 PTABは２０１６年５月３１日にIPR手続きの開始の通知を行い、Argentum社をJoinderとして２０１６年９月１９日に加えました。その後、２０１７年２月１６日に公判が開かれ、最終判決が２０１８年１月１７日に下されました。つまり、このJoinderが行われたIPR手続きは、IPR手続きの開始の通知から最終判決まで実に１９ヶ月と１７日までかかり、Joinderから最終判決まで１５ヶ月２９日かかったことになります。それは、通常の１２ヶ月という特許法35 U.S.C. § 316(a)(11)に定められている期間を大幅に超える日数です。 続いてIPR2016-01332 (Mylan Pharms. Inc. v. Janssen Oncology, Inc.)において、Mylan社が同じ8,822,438特許の有効性をチャレンジしました。PTABは、Mylan社を上記のAmerigenによるIPR手続きのJoinderとして認めず、別のIPR手続きとして扱い、２０１７年１月１０日にIPR手続きの開始の通知を行い ました。このIPR手続きには、２０１７年４月１２日、数社Joinderとして加わります。その後２０１７年５月２４日に公判が開かれ、最終判決が２０１８年１月１７日に下されました。つまり、このJoinderが行われたIPR手続きは、IPR手続きの開始の通知から最終判決までは１２ヶ月と７日かかり、Joinderから最終判決まで９ヶ月５日かかったことになります。 最後に、IPR2016-01582 (Wockhardt Bio AG v. Janssen Oncology, Inc.)において、Wockhardt社が同じ8,822,438特許の有効性をチャレンジしました。PTABは、２０１７年１月１９日にIPR手続きの開始の通知を行い ました。その後２０１７年５月２４日に公判が開かれ、最終判決が２０１８年１月１７日に下されました。つまり、このIPR手続きは、Joinderは行われず、IPR手続きの開始の通知から最終判決までは１１ヶ月と２９日かかったことになります。 つまり、この関連する３つのIPR手続きにおいて、PTABは２つのJoinderが行われたIPR手続きに関して１２ヶ月の期限を超えました。特に、最初のAmerigenによるIPR手続きの際、正当な理由があれば最長で６ヶ月延長できるという合計１５ヶ月の期間を超える１５ヶ月２９日で最終判決に至りましたが、それでも、Joinderがあった場合の「期限の調整」には制限が設けられていないため、例外の適用下、特許法35 U.S.C. § 316(a)(11)を満たしていると考えられます。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Bryan D. Beel. Perkins Coie LLP […]
知財のためにやること、やるべきでないことトップ１０
発明、技術開発、その他の知財を生み出す可能性のある従業員に対して、生み出された知財を会社に譲渡するよう契約を結ぶ このような知財譲渡契約書がないまま、知財が創造されてしまいうと会社の知財部を悩ます問題に発展しかねません。このような知財譲渡契約書は、単体ではなく、雇用をするときの雇用契約書の一部として知財譲渡規約があるとスムーズに進む場合が多いです。どのような形の契約書でもいいのですが、大切なポイントは、従業員が働き始めた時に、契約を結ぶことです。細かくなりますが、譲渡の文言は、“agrees to assign”という表現ではなく（このような言葉が使われていて譲渡が認められず裁判で負けてしまった会社があります）、将来の発明についても現時点で譲渡すると明言するような文言を用いましょう。（文言の詳細等は、知財に詳しい弁護士に相談してください。） 重要な技術を開発したらすぐに特許として守れるか考える 特許を取る上で大切なことの１つが「待たない」ことです。競合他社に同じ発明に対して特許出願をされてしまうと、難しい立場になってしまいます。また、出願しないまま、発明が使われた製品を売ったり、発明を公開してしまったりすると、公開から特許出願までの猶予期間（アメリカの場合、公開から１２ヶ月）が認められているアメリカなどの一部の国でしか特許を出願することはできません。特に公開されてしまうと出願できなくなる国が多いので、複数の国で出願することを希望する場合は、特に出願を待たないことが重要です。 特許を出願するか決断する前に、先行例調査を行う 出願前に先行例調査を行うと、自分の発明が特許になりそうかより明確にわかります。理想は、特許庁の審査官が行うようなレベルの先行例調査をすることです。アメリカでの出願は多くの費用と時間がかかるので、先行例調査を事前に行うことで、出願がコストに見合うかを早期に判断することができます。 もし発明が特許で守れそうな場合、出来る限り、外部に開示する前に特許出願をする もし発明を外部に開示する前に特許出願ができない場合、秘密保持契約を結ぶ ビジネスの状況によっては、どうしても特許出願前に、サプライヤーや共同開発パートナー、顧客などに発明を見せなければいけない場面があると思います。そんなときは、自社の発明・技術を開示する前に、秘密保持契約を結ぶことが有効です。 既存の秘密保持契約の元、頻繁にある特定の会社と機密情報を共有している場合、新しいプロジェクトが始まるときなど、区切りがいい時に、 既存の秘密保持契約が継続していることを確認する 期限の他に、既存の秘密保持契約の範囲に新しいプロジェクトの内容も含まれているのかを確認することが重要です。 特定の会社との秘密保持契約には気をつける 秘密保持契約は、気をつけないと問題になることがあります。例えば、秘密保持契約を結ぼうとしている会社が似たようなアイデアをすでに持っている場合、自社ですでに持っている情報が、相手の機密情報によって制限されてしまうことがあります。そのような懸念がある場合、最初の会議は機密情報なしという理解の元に情報交換を行い、自社と相手の会社の活動やアイデアの概要を把握することにして、その後、お互いに情報交換を進めていくのであれば、お互いの他の活動に影響を及ぼさないような秘密保持契約を結ぶことをおすすめします。 新しい製品の名前には独特な名前をつけ商標として守る 商標（Trademarks）の強さは商標によってそれぞれです。商標が強ければ強いほど、より多くの似たものを排他することができます。製品の特徴、原料、質などを強調する名前は顧客にメッセージを伝えやすいと思うかもしれませんが、商標としてはあまりおすすめできません。そのような名前よりも、より独特な名前をつけることで、より商標としての威力は強まります。 新しい製品の名前を決める前に、商標調査をする 新製品の発表にはお金や時間がかかります。主力商品であればなおさらです。しかし、新製品を発表してからその製品の名前が、他社の似た製品の名前に似ている場合、商標侵害の疑いが懸念されます。そのようなリスクを避けるためにも、新製品の名前を決める前に、商標調査をすることをおすすめします。 商標の登録を考える 商標は商用で使うだけで発生しますが、連邦商標登録をすることで、さらなる価値を生みます。 (おまけ) 会社のドメイン名が会社の名義で登録されていることを確認する ウェブサイトの構築と運営を外部に委託している場合でも、ドメインなどの権利はすべて自社に帰属していることを確認してください。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Eric J. Snustad and David C. West. […]
国際化のためには？特許の面から見た考察
特許法は各国で異なります。事業を国際化するにあたり、特許の面でも国際化をしていくには戦略が必要です。どの国に出願するかの判断はコストと価値のバランスを考慮して行う必要があります。その際に役立つポイントを幾つか紹介します： １．発明がすでに公開されているか？ 発明がすでに公開されてしまっている場合、多くの国で特許出願ができなくなってしまいます。しかし、特定の国、例えばカナダやアメリカ、は公開から特許出願まで猶予期間を儲けている場合もあるので、そのような場合は、公開後でも１年以内ならば特許出願を行うことができます。しかし、他の国、例えば、ヨーロッパ、日本、中国などではそのような猶予期間はないので、発明が公開されてしまってからでは、特許を出願することはできません。 ２．この発明はビジネスのコアか？ 保護の範囲と保護を得るためにかかるコストをバランスするアプローチの１つとして、異なる製品や技術に対して個別の出願戦略を用いることです。重要な製品に用いられているコアな発明に対しては、手厚い、幅広い知財での保護を考える必要があります。具体的には、製品を販売している国・地域における特許出願、今後１０年１５年の間のライセンスや権利行使の可能性や戦略などを考えるといいでしょう。 反対に、コアではない、付属的な発明の場合、よりコンパクトな、簡素化した知財戦略を用いるといいでしょう。 ３．ビジネスの拠点はどこか？ 特許出願は出願する国ごとに費用や時間がかかるので、戦略的に選ぶ必要があります。出願国を選ぶ際に、自社の既存ビジネスの拠点、将来の拠点、競合他社の既存ビジネスの拠点、将来の拠点、ライセンスの可能性がある国を考えるといいでしょう。また、中国など製品や類似品の生産拠点が決まっている場合、そのような生産拠点での出願も有効です。 ４．今後どのようにビジネスが展開していくのか？ 将来、収益化が見込める国はどこでしょう？５年後の将来、できれば１０年後の将来を見据えて考えてみてください。 会社がスタートアップの場合、初期段階で出願できる国は決して多くないと思います。しかし、会社の特許戦略は、会社が成長するたびに変わっていくものです。特に、会社が急成長していく時期には、少なくとも１年に１回、知財戦略を見直すのがいいでしょう。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Stephen M. Beney and Joanna Ma. Bereskin & Parr LLP http://www.bereskinparr.com/doc/going-global-some-practical-patent-considerations
特許庁がAIA関連手続きに関して地裁基準のクレーム解釈を採用？
２０１８年５月９日、アメリカ特許庁は、AIA関連レビューに関して、クレーム解釈の基準を変更する計画を発表。今後のAIA関連レビューのクレーム解釈を地裁やITC手続きと同じ基準で行うことを予定しています。 提案された改定案によると、PTABでは、“broadest reasonable interpretation”基準におけるクレーム解釈をやめ、 判例Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc)に基づく、Phillips 基準を採用することが明記されています。 現行では、37 C.F.R. 42.100(b), 42.200(b), and 42.300(b)に基づき、PTABではクレームの解釈（AIA関連レビューの際のクレーム補正も含む）は、 クレームに対して “its broadest reasonable construction in light of the specification of the patent in which it appears” (the “BRI” 基準)が使われています。このBRI基準は特許庁での審査などで長年使われてきた基準ですが、地裁やITCにおける特許訴訟の際に使われるクレーム解釈基準とは異なる基準です。地裁やITCでは、上記の 判例Phillips v. AWH Corp.とその関連判例に基づく基準、Phillips 基準を用いていて、クレームは their ordinary and customary meaning […]
RPXがプライベート・エクイティ・ファンドに$555millionで買収される
このニュースレターでの何回か記事を取り上げてきたRPXがシリコンバレーのプライベート・エクイティ・ファンドHGGCに買収されました。RPX Corporationのサービスには、特許リスク管理ソリューション、防衛的買収の引受の申出、引受買収（シンジケーション）、特許情報戦略（インテリジェンス）、アドバイザリー・サービスなどがあります。RPXのような組織の目的は、NPE（パテント・トロールとも呼ばれる）組織から、顧客が訴えられるリスクを軽減することです。 HGGCは多くのテクノロジー企業があるPalo Altoをベースに活動しているプライベート・エクイティ・ファンドで、ウェブサイトによると$4.3 billionもの資本コミットメントを行っているとのことでした。HGGCは多くのテクノロジービジネスのポートフォリオを持っていますが、特許系の会社を買収するのははじめてです。 2017年に株式を非公開にするように動いた元CEOが取締会に反対されてから、身売りをするのでは？というニュースが流れていました。しかし、アメリカにおける特許訴訟数の減少やNPEによる脅しが減少していく中、RPXの存在価値や長期的な事業の安定性に疑問視する専門家も何人かいました。大口顧客だったMicrosfotが契約を更新しなかったことを受け、今後も他の大企業がRPXを離れていくことが予想されます。 HGGCのコメントを見ると、RPXのコアビジネスをサポートして事業を成長させていくようです。$555millionという数字は、RPXの投資者から見ると低い金額ですが、すべて現金で行われるので、今後の見通しが立てづらい特許市場での投資の回収という面ではまずまずではないかと思います。特許市場は日々変わり予想が立てづらい市場なので、今後どのようにHGGCとRPXが事業を行っていくか注目です。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Richard Lloyd. IAM http://www.iam-media.com/blog/detail.aspx?g=9bfb96b1-7b68-4183-a672-0295ca35f179
特許庁におけるデザイン特許の訴訟統計（２０１８年４月１６日まで）
統計データによると、IPRもPRGも共に、２０１６年に急上昇しピークを迎え、それから２０１６年以前よりも増えたものの、数が減少しています。 調査開始確立 特許庁によるデザイン特許の調査開始確率（institution rate）は41%です。通常の特許を含めた手続き全体で見ると、調査開始確率は68％なので、デザイン特許になると調査が開始されないことの方が多いようです。 デザイン特許の審査が申し込まれる技術分野を見ると、靴などのfootwearが最多で15件、続いて家庭用品で11件でした。 元記事には、各種グラフやチャートが記載されているので、参考にしてみてください。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Mark W. Rygiel and Patrick T. Murray. Sterne Kessler Goldstein & Fox PLLC http://e.sternekessler.com/cv/307c5d9fb118087980626f495a04701d6d86fd05/p=3900591
ITC３３７条調査のルールが改定
２０１８年４月２６日に、USITC (the US International Trade Commission)が ３３７条調査のルールを改定しました。この改定はFederal Register noticeで公布（近日中）された後、３０日後に有効になります。おさらいになりますが、３３７条調査において、ITCには不正行為によってアメリカに輸入されたものを調査します。 この調査の主な対象は特許侵害ですが、企業機密の横領や、商標、著作権、mask worksや他の知財の侵害や不正行為も含みます。 今回の改正の注目する点は４つあります。 １００日間手続きの追加：この手続きにより、administrative law judge (“ALJ”) が比較的簡単に解決できる問題に対し調査開始から１００日以内に結論が出せるようになります。この手続きにおいて、早期公判（expedited hearings）が行え、対象の問題以外のディスカバリーを一時中断することができます。 調査の複数手続き：調査が開始される前、または調査が始まってから３０日以内であれば、当事者の申し立てにより調査を複数の手続きに分けることができるようになります 召喚令状への抗議：召喚令状（subpoena）が送られた関係者が、１０日以内（または、ALJが定めた日にち以内に）その召喚令状に対する抗議ができるようになりました。 電子化：ITC調査に関わる書類の提出や送付が電子的にできるようになりました。 このようなルール改正で、ITCはさらなる３３７条調査の合理化を図っていきます。特に試験的に導入されていた１００日間手続きが正式にルール化されたことにより、無駄な手続きを排除して、比較的簡単に解決できる問題に対して１００日以内に判決が下ります。１００日手続きは、特定の問題に対する公判（evidentiary hearing）が行われた後に判決が下るので、ITC調査の序盤における活動が活発になることが予想されます。この１００日手続きは、比較的簡単に解決できる問題に対して早期に判決を下すことで、早期の和解を促すことでしょう。 また、調査を分けて複数の手続きにできるようにすることは、複数の異なった技術が対象になった調査を整理、整頓することで、手続きが合理化されるようになると予想されます。しかし、このように複数の手続きに分かれてしまうと、各手続きごとに予定が建てられ、複数のディスカバリーや公判が違う時間軸で行われる可能性もあります。この変更は、事前に準備ができる申立人に有利な変更だと考えられています。 他の変更は、service, objections, subpoena practicesの簡素化を図っています。これは、すでに早いペースで動いているITC調査をさらに早くするものです。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Kevin M. O’Brien and Christine M Streatfeild McIsaac Baker McKenzie http://www.internationaltradecomplianceupdate.com/2018/04/30/us-section-337-litigation-rules-update/#page=1
最高裁判決SAS InstituteがPTABに及ぼす影響
米国最高裁は、２０１８年４月２４日、SAS Institute v. Iancuにおいて、特許庁は IPR の対象になった特許のクレームの一部分にのみ判決を下す権限を持っていないと判決しました。５対４の僅差でした。この最高裁の判決により、特許庁の PTAB では、 IPRに 関して大きな変更が予想されます。SAS Institute v. Iancu No. 16-969, Sup. Ct. April 24, 2018. 背景 ２０１１年のAIAで特許法は大きく改正され、新しい仕組みも導入されました。その中で、現在もっとも頻繁に使われている仕組みがInter Partes Review ( IPR ) です。日本語では当事者間レビューとも呼ばれるこの手続は、当事者が関わる特許無効化の手続きで、AIAにおいて、特許庁が IPR が開始されてから１年以内に最終判決を下すことが定められています。これまでに２０００件以上の IPR が行われ、１０００件ほどが継続中で、さらに１０００件ほどの申し立てが行われています。 今回問題になったSAS Institute事件の発端は、SASが競合他社ComplementSoftの特許に対してIPRを申し立てたことに始まります。SASは特許に明記されている１６クレーム全てに対して審査を求めました。申し立てを受け、特許庁におけるIPR手続きに対する既存のルールに基いて、 PTAB はクレーム１、３から１０までに対してSASは無効化できるような主張をしていると判断（SAS had met the threshold requirement of presenting arguments reasonably likely to succeed）。クレーム１、３から１０までに対して IPR における審査を開始し、その他のクレームに対しては審査を却下しました。 IPR の後、SASは IPR で審査された全てのクレームの無効化に成功。しかし、 PTAB […]