国際化のためには?特許の面から見た考察

特許法は各国で異なります。事業を国際化するにあたり、特許の面でも国際化をしていくには戦略が必要です。どの国に出願するかの判断はコストと価値のバランスを考慮して行う必要があります。その際に役立つポイントを幾つか紹介します:

 

1.発明がすでに公開されているか?

 

発明がすでに公開されてしまっている場合、多くの国で特許出願ができなくなってしまいます。しかし、特定の国、例えばカナダやアメリカ、は公開から特許出願まで猶予期間を儲けている場合もあるので、そのような場合は、公開後でも1年以内ならば特許出願を行うことができます。しかし、他の国、例えば、ヨーロッパ、日本、中国などではそのような猶予期間はないので、発明が公開されてしまってからでは、特許を出願することはできません。

 

2.この発明はビジネスのコアか?

 

保護の範囲と保護を得るためにかかるコストをバランスするアプローチの1つとして、異なる製品や技術に対して個別の出願戦略を用いることです。重要な製品に用いられているコアな発明に対しては、手厚い、幅広い知財での保護を考える必要があります。具体的には、製品を販売している国・地域における特許出願、今後10年15年の間のライセンスや権利行使の可能性や戦略などを考えるといいでしょう。

反対に、コアではない、付属的な発明の場合、よりコンパクトな、簡素化した知財戦略を用いるといいでしょう。

 

3.ビジネスの拠点はどこか?

 

特許出願は出願する国ごとに費用や時間がかかるので、戦略的に選ぶ必要があります。出願国を選ぶ際に、自社の既存ビジネスの拠点、将来の拠点、競合他社の既存ビジネスの拠点、将来の拠点、ライセンスの可能性がある国を考えるといいでしょう。また、中国など製品や類似品の生産拠点が決まっている場合、そのような生産拠点での出願も有効です。

 

4.今後どのようにビジネスが展開していくのか?

 

将来、収益化が見込める国はどこでしょう?5年後の将来、できれば10年後の将来を見据えて考えてみてください。

 

会社がスタートアップの場合、初期段階で出願できる国は決して多くないと思います。しかし、会社の特許戦略は、会社が成長するたびに変わっていくものです。特に、会社が急成長していく時期には、少なくとも1年に1回、知財戦略を見直すのがいいでしょう。

 

まとめ作成者:野口剛史

 

元記事著者:Stephen M. Beney and Joanna Ma. Bereskin & Parr LLP

http://www.bereskinparr.com/doc/going-global-some-practical-patent-considerations

 

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

再審査
野口 剛史

継続中の地方裁判がIPR実施判断に与える6つのポイント

特許審判不服審査会(PTAB)は、Apple Inc. v. Fintiv, Inc. IPR 2020-00019, Paper 11(2020年3月20日)を判例として指定しました。この判決は、PTABが35 U.S.C.第314条(a)に基づき、IPRと平行して継続している地方裁判がIPR開始判断に影響を与える6つのポイントを説明し、PTABが当事者間審査(IPR)の実施を拒否する裁量を行使するかについて言及しています。

Read More »
訴訟
野口 剛史

次の連邦巡回控訴判事は誰だ?

連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) の第9席はオバマ大統領が任命したEvan Wallach判事ですが、この度”senior”ステータスとなることが決まりました。正式な変更は、2021年5月31日に正式に行われるとのことです。”Senior”ステータスとは簡単に言うとその連邦判事がセミリタイヤするということなので、今回の決定によりCAFCの席が1つ空席になります。この空席を埋めるためジョー・バイデン大統領は、次のをCAFC判事を指名することになります。

Read More »
特許出願
野口 剛史

医療診断クレームをアメリカで権利化するためのヒント

アメリカで医療診断に関する発明を権利化することは、特許適格性 (patent subject matter eligibility) のハードルが高く、とてもむずかしいです。今回紹介するケースでも残念ながら権利化には至りませんでしたが、明細書に具体的な治療法を開示し、それをクレームすることで権利化できる可能性があったことを強調しています。

Read More »