国際化のためには?特許の面から見た考察

特許法は各国で異なります。事業を国際化するにあたり、特許の面でも国際化をしていくには戦略が必要です。どの国に出願するかの判断はコストと価値のバランスを考慮して行う必要があります。その際に役立つポイントを幾つか紹介します:

 

1.発明がすでに公開されているか?

 

発明がすでに公開されてしまっている場合、多くの国で特許出願ができなくなってしまいます。しかし、特定の国、例えばカナダやアメリカ、は公開から特許出願まで猶予期間を儲けている場合もあるので、そのような場合は、公開後でも1年以内ならば特許出願を行うことができます。しかし、他の国、例えば、ヨーロッパ、日本、中国などではそのような猶予期間はないので、発明が公開されてしまってからでは、特許を出願することはできません。

 

2.この発明はビジネスのコアか?

 

保護の範囲と保護を得るためにかかるコストをバランスするアプローチの1つとして、異なる製品や技術に対して個別の出願戦略を用いることです。重要な製品に用いられているコアな発明に対しては、手厚い、幅広い知財での保護を考える必要があります。具体的には、製品を販売している国・地域における特許出願、今後10年15年の間のライセンスや権利行使の可能性や戦略などを考えるといいでしょう。

反対に、コアではない、付属的な発明の場合、よりコンパクトな、簡素化した知財戦略を用いるといいでしょう。

 

3.ビジネスの拠点はどこか?

 

特許出願は出願する国ごとに費用や時間がかかるので、戦略的に選ぶ必要があります。出願国を選ぶ際に、自社の既存ビジネスの拠点、将来の拠点、競合他社の既存ビジネスの拠点、将来の拠点、ライセンスの可能性がある国を考えるといいでしょう。また、中国など製品や類似品の生産拠点が決まっている場合、そのような生産拠点での出願も有効です。

 

4.今後どのようにビジネスが展開していくのか?

 

将来、収益化が見込める国はどこでしょう?5年後の将来、できれば10年後の将来を見据えて考えてみてください。

 

会社がスタートアップの場合、初期段階で出願できる国は決して多くないと思います。しかし、会社の特許戦略は、会社が成長するたびに変わっていくものです。特に、会社が急成長していく時期には、少なくとも1年に1回、知財戦略を見直すのがいいでしょう。

 

まとめ作成者:野口剛史

 

元記事著者:Stephen M. Beney and Joanna Ma. Bereskin & Parr LLP

http://www.bereskinparr.com/doc/going-global-some-practical-patent-considerations

 

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

contract-signing
訴訟
野口 剛史

裁判地の選択に関わる条項はITCでは行使しないほうがいい

通常の契約では、forum selection clause(裁判地の選択に関わる条項)という契約に関わる法律的な問題が発生した場合の裁判地(Forum)を事前に決めておく場合があります。Forum selection clauseは、法律的な問題が起こったときに、当事者同士がお互いに都合のいい裁判地で訴訟を起こし、後になって手続きの面で対立することを防ぐ目的があります。しかし、今回注目する判決では、ITC調査において、そのような契約上の裁判地の選択に関わる条項は適用されない場合があることを示しました。

Read More »
商標
野口 剛史

知財Due Diligenceのポイント(商標編)

企業を買収する際にはDue Diligenceが行われます。買収する企業に特許、商標、企業機密などの知的財産がある場合、そのような知財に対してもDue Diligenceを行う必要があります。今回は、商標に注目して商標のDue Diligenceを行うときのポイントをいくつか紹介します。

Read More »